TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 564-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00008 Referencia: Cancelación notoriedad NUTRIKAN (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

VISTOS: El Oficio 3506, recibido el 27 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 83 literal d) y e) y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 0008; y, El Auto de 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Partes en el Proceso Interno Demandante: SOLLA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Hechos relevantes El 30 de diciembre de 1998, ALICORP S.A.A., solicitó el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa)? para amparar productos de la Clase 31 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) ?.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros. El 15 de octubre de 1999, mediante Resolución 21586 se concedió el registro de la marca solicitada. El 18 de septiembre de 2006, SOLLA S.A. presentó solicitud de cancelación por notoriedad en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) fundamentada en el registro previo de su marca NUTRECAN (denominativa)? registrada para amparar productos de la Clase 31* de la Clasificación Internacional de Niza).

El 29 de octubre de 2009, mediante Resolución 54910, la División de Signos Distintivos, reconoció la notoriedad de la marca NUTRECAN (denominativa) y canceló el registto de la marca NUTRIKAN (denominativa) registrada a nombre de ALICORP S.A.A. ALICORP $S.A.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 54910.

Expediente 98-077490. Alimentos para animales, frutas y legumbres frescas; animales vivos; malta; productos agrícolas, horticolas, forestales y granos (no comprendidos en otras clases); semilla; plantas y flores naturales. Certificado 142.637. Alimentos balanceados especial para perros. 2.7. 2.8. 2.9. El 22 de febrero de 2010, mediante Resolución 09817 la Directora de Signos Distintivos (e), al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 54910.

El 12 de agosto de 2011, mediante Resolución 42462 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 54910 y negó la cancelación por notoriedad de la marca NUTRIKAN (denominativa). SOLLA S.A., presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 42462. 2.10, El 19 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.2. 3.3. 3.4. 4.1.

Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 83 literal d) y e) y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Argumentos de la demanda de nulidad planteada por SOLLA S.A.. La Resolución 42462 no tomó en cuenta como prueba de la notoriedad de la marca NUTRECAN (denominativa) la gran cantidad de facturas de compraventa realizadas por la sociedad SOLLA S.A. a diferentes personas naturales y jurídicas, empresas, comercializadoras, etc. Las facturas presentadas no sólo comprenden un periodo anterior a la fecha en que se solicitó la marca NUTRIKAN (denominativa), sino un periodo posterior a dicha fecha.

La marca NUTRECAN (denominativa) goza de notoriedad en los sectores pertinentes. La SIC enunció que pese a que estaba demostrado un importante nivel de ventas de los productos alimenticios para animales marca NUTRICAN lo anterior no demostraba la extensión del conocimiento entre el público consumidor. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC Los elementos probatorios presentados por la actora, no fueron suficientes para demostrar la notoriedad de la marca, aun acreditando un importante nivel de ventas de los productos amparados por el signo, no se demostró la extensión de su conocimiento en el público consumidor. 4.2.

Las pruebas aportadas resultan impertinentes, toda vez, que hacen referencia a hechos posteriores al año 1998, en el cual fue presentada la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, 4.3. La SIC no vulneró derecho alguno al revocar la Resolución 54910. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, en concordancia con los artículos 83 literal d) y e) y 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaf.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o simitar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o intemacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 108.-.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancias identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del Pais Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una 4 Procede únicamente la interpretación del Articulo 235 de la Decisión 486, toda vez que, si bien la solicitud de registro de la marca que se solicita la cancelación por falta de uso, se solicitó bajo la vigencia de la Decisión 344, la solicitud de cancelación se presentó el 18 de septiembre de 2006, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que el trámite de la acción debe ser analizado bajo dicha normativa.

De oficio se interpretarán los artículos 170, 224, 230 de la Decisión 4867 para analizar la figura de la acción de cancelación por notoriedad y lo que se entiende por marca notoria. 7 marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” O Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (-) “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, (..) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

“Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 5 1.1. 1.2. 1.3.

Adicionalmente se interpretará el Artículo 84 de la Decisión 344, respecto de los requisitos que son necesarios para considerar una marca como notoriamente conocida, a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se intenta cancelar. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por notoriedad de una marca. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por notoriedad de una marca La sociedad SOLLA S.A. presentó acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa) con fundamento en la notoriedad de su marca NUTRECAN (denominativa) registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de lo cual se analizará este tema.

Se debe iniciar enunciando que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 235 de la Decisión 486, la cancelación por notoriedad de un signo procede si así lo dispone la legistación nacional. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el Artículo 170 de la Decisión 486. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

(.) Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. - “Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 1.4. 4.5. 1.6. 1.7. registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.

Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido En consideración a que en el proceso interno la compañía actora afirma que su marca NUTRECAN (denominativa) era notoria para productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza, y se concedió el registro de la marca NUTRIKAN (denominativa) para la misma clase, que es confundible con su marca, se deberá analizar en primer lugar la eventual confusión que puede existir entre los signos en conflicto.

Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.8. 1.7.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en contlicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 1.9.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.10. Adicionalmente, se deben comparar los signos denominativos NUTRIKAN y NUTRECAN, aplicando los siguientes criterios: 1.10.1.

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 1.10.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 1.10.3.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 1.10.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1.11.Por lo tanto, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos NUTRIKAN y NUTRECAN. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 1.12.De acuerdo con el Artículo 236 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. 1.13.A lo largo de la existencia de una marca, pueden existir transferencias, sean por contrato de cesión celebrado entre las partes, o en su defecto por transmisión por causa de muerte. 1.14.

En el caso en análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca NUTRECAN (denominativa) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca NUTRIKAN (denominativa). 9 ¿ Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación, haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro 1.15.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción, haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. 1.16.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos1'. 1.17. Si bien la Decisión 344 no contemplaba en concepto de marca notoria, el Artículo 224 de la Decisión 486 si lo hace, del cual se pueden desprender las siguientes características: 1,17.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 1.17.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 10 Proceso 23-1P-2013, 10 1.17.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Prueba 1.18. A diferencia de lo que ocurre con la acción de cancelación por falta de uso, en donde el titular de la marca es sobre quien recae la carga de la prueba, en la acción de cancelación por notoriedad, es el titular de la marca notoria, quien debe probar ante la autoridad que su marca era notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar, en el presente caso al 30 de diciembre de 1998, y de acuerdo a la legistación vigente, que en el caso en concreto es la Decisión 344. 1.19.

El Artículo 84 de la Decisión 344 enunciaba que: “Artículo 84.- Para determinar sí una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiiedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 1.20.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación por notoriedad, el titular de la marca NUTRECAN (denominativa) deberá incorporar los documentos necesarios que prueben que fue notoria a la fecha en que se solicitó el registro del signo NUTRIKAN (denominativa). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 11 / Cecilia isa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ro Zambrano- I¡STRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Herná ro Zambrano b / Brito SIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12