TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 109-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 1067/2014 Referencia: Signos involucrados: GGGG (mixta) y GG (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0109/2016, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1067/2014.

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. — Partes en el proceso interno Demandante: GUCCIO GUCCI S.P.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Tercero interesado: GUESS?, INC. Hechos relevantes El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC., (en adelante, GUESS) solicitó! ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAP'I), el registro de la marca GGGG (mixta) para amparar productos comprendidos en la Clase 3? de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” instituida por el Arreglo de Niza (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia. El 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. (en adelante, GUCCI) presentó oposición, argumentando ser titular de la marca GG? (mixta) para distinguir productos de la Clase 3* de la Clasificación Internacional de Niza. El 28 de mayo de 2013, mediante Resolución Administrativa 273/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó la oposición y concedió el registro de la marca GGGG (mixta) a nombre de la firma GUESS?, INC. El 21 de agosto de 2013 GUCCI interpuso recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 273/2013.

Expediente administrativo 157394. Jabones, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello. GG (mixta), registro 64945-C. Perfumes, agua de colonia, jabones de tocador perfumados, preparaciones para después de afeitarse, sales de baño, aceites de baño, lociones y cremas perfumadas para el cuerpo, anti- transpirantes. 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

El 19 de septiembre de 2013, mediante Resolución Administrativa DPVOP/REV-No. 259/2013 la Dirección de Propiedad Industrial, resolvió rechazar el recurso de revocatoria presentado. El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 259/2013. El 10 de febrero de 2014, mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 43/2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, rechazó el recurso interpuesto por GUCCI.

El 20 de febrero de 2014, GUCCI, formuló ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 43/2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI. 2.10.El 12 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. presentó la respectiva contestación a la demanda contenciosa administrativa planteada por GUCCIO GUCCI S.P.A. El 18 de enero de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia suspendió la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda contenciosa administrativa planteada por GUCCI La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, sin embargo, tal hecho, del que se adjuntó prueba, fue desconocido, lo cual constituye no solo una mala interpretación normativa sino vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de Paris, del cual Bolivia es parte.

La Autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada, no tomó en cuenta lo previsto en los Artículos 1 y 224 de la Decisión 486 "y se ha limitado a aplicar de manera cerrada lo señalado ” (sic) en ellos; no habiéndose considerado los derechos de GUCCI. La Autoridad administrativa “no puede hacer ninguna interpretación de la norma sino cumplirla” (sic), en el presente caso dicha autoridad se extralimitó “al omitir” (sic) solicitar al Tribunal Andino de Justicia que este proceda a la interpretación prejudicial que señala la normativa comunitaria. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3, Aparentemente, la normativa entra en contradicción, pues, “el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París ” (sic) resulta totalmente desfavorable para quien pretende el reconocimiento de dicha notoriedad.

Aplicar el derecho "es desfavorable y contradictorio por la restricción que señala el artículo 224 y las exigencias del artículo 228 de la misma Decisión" (sic). Que la Autoridad administrativa no admitió prueba alguna relacionada a la notoriedad de la marca opositora. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del SENAPI De la prueba documental aportada al proceso se desprende que ésta no cuenta con todas las legalizaciones correspondientes por autoridad nacional competente que den fe de los hechos enunciados, por lo que el titular de la marca registrada no demostró a través de prueba idónea, en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país de la Comunidad Andina, concluyéndose que no se cumplió con los parámetros determinados en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En cuanto a la afirmación respecto de que la autoridad se extralimitó al omitir solicitar ante la autoridad competente, es decir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del Artículo 1 de la Decisión 486, el Articulo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra la función de interpretar la normativa comunitaria.

En el caso nacional, se supedita la normativa comunitaria sobre la nacional, por lo que los argumentos de la demandante carecen de fundamento legal. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad industnal." 4 De oficio, se interpretará el Artículo 229 de la misma Decisión, toda vez que su interpretación es necesaria para enunciar el tema de la marca notoria extracomunitaria; asi como el Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, en virtud de que la controversia discutida ante el consultante versa sobre la confundibilidad del signo, no solo con marcas ordinarias, sino sobre todo con una marca respecto de la cual se alega su notoriedad'.

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro"; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, tolal o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese lercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ta dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, 5 ns.» 11 1.2 1.3 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacia del Ordenamiento Comunitario.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Marcas conformadas por letras.

La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial En su escrito de demanda, GUCCI manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.

En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto. El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la “Primacia del Ordenamiento Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Juridico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Paises Miembros, al igual que entre el derecho c) ño sea notoriamente conocido en el extranjero.” 1.4 1.5 1.6 1.7 comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero”.

La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria?.

En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: “El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros”*. En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia rafione materíae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél, Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva—por aplicación de sus caracteristicas “existenciales de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo1!, 10 ”u Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-1P- 2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-1P-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivado”, en: Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo 1, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la Sentencia dictada en el expediente N* 1-IP-96, Gaceta Oficial N” 257, de 14 de abril de 1997, Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-AJ-2001, p. 36, y 34-AI-01, p. 46, ya citados.

Ibid. 1.8 1.9 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial En virtud del Principio de Primacia del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.10 Las referidas características se cumplen en su integridad y se 1.11 materializan cuando el Articulo 41? (antes Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos especificos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Paises Miembros quedan limitados de motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario?3, 12 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - “Artículo 4.- Los Paises Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados. 8 1.12 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos países?*. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.13 En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Paises Miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo'5, 1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente 2.1. interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacia del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de los ordenamientos de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Paises Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, y la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contenciosa administrativa. 34 Asi, Sentencias emitidas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 23-1P-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6. 9 2.2. 2.3. 2.4. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor!S, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 16 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 10 2.5. b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontadosí”. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?8.

Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan!?. Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?", Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?! a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 21 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-1P- 2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6.

Ibid. Asi, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. tbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 11 2.6. 2.7. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria??.

Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles?3, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento?*. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan 23 24 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-1P- 2014, p. 12;

Proceso 14-1P-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 41: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben ulilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas" 12 insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor”, 2.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir?S, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables””. 2.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como la marca opositora, GG (mixta), registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas. 3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión”; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

ES Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. E En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 2 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 28 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 13 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 4.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:?* a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas anteriormente descritas para el cotejo de signos denominativos%, En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Marcas conformadas por Jetras En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro (4) letras “G” entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales O carentes de distintividad en su conjunto.

El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras*”. 29 am Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1- IP-2005 de 9 de marzo de 2008, p. 7; y del Proceso 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-1IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7. 14 4.3, 44. 4.5. 4.6. 4.7. Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, MÉáA para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, ¡7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor*?. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos.

En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor”. Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.

Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capitulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web: https: /Awww.iponz. govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-quidelines/curren/absolute-grounds- distinctiveness/ftjumpto-8 _002e-letters-and-numerals7.

Ibid, 15 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. La marca notoriamente conocida y su prueba. jrregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.

A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca 16 5.6. 5.7. prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella**.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición35, Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486, En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado*, Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca?”. 35 y Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en to que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p. 17. 17 5.8. 5.9.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486: a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido**. 5.10.

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es 39 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35- IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21. Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-1P-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-1P-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15. 18 5.11. reconocido como tal en cualquiera de los Paises Miembros.

El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias: *0 a) Enel régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero*!. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.

Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 486%; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículo 137, 172 y 225 de la Decisión 486. 5.12.

De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI S.P.A., al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca GGGG (mixta) por parte de GUESS?, INC. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el 40 41 42 tbid.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; (.J Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-1P-2015, pp. 16 y ss.; 30-1P-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados 19 Tribunal consultante al resolver el proceso interno 1067/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. mM Cecilia Lisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán R (e) fano ENTE Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20