TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 57-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06939-2012-0-1801-JR-CA-02 Referencia: Patente: SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 6939-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, recibido el 2 de febrero de 2016, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú solicita interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06939-2012-0-1801- JR-CA-02; y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) Hechos relevantes El 8 de marzo de 2006, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD.
(en adelante, ORICA) reivindicando prioridad extranjera de la Solicitud 60/659.407 presentada el 9 de marzo de 2005 en Estados Unidos de América solicitó la patente de invención titulada: "SISTEMA DE VOLADURA ELECTRÓNICA”!. El 16 de diciembre de 2006 se publicó el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”. El 13 de marzo de 2007, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. (en adelante, FAMESA), formuló oposición argumentando que la solicitud no cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo.
El 7 de noviembre de 2008, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 17-2008 en el que enunció que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 15 a 19 no cumplen con el requisito de claridad. El 6 de mayo de 2009, ORICA dio respuesta al Informe Técnico LPC 17- 2008 adjuntando un pliego de 14 reivindicaciones.
El 10 de junio de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 17-2008/A en el cual analizó el pliego de reivindicaciones presentado el 6 de mayo de 2009, en el cual enunció que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 16 y 17 no cumplen con el requisito de claridad. El 4 de agosto de 2009, mediante Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, declaró infundada la oposición formulada por FAMESA y denegó de oficio la patente solicitada, al considerar que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 16 y 17 no son claras.
El 28 de agosto de 2009, ORICA interpuso recurso de apelación. Expediente interno 267-2006/01N. 2.9. El 13 de mayo de 2010, ORICA amplió su recurso de apelación, argumentando que se limitó su derecho a la defensa, al no habérsele notificado en forma oportuna el Informe Técnico LPC 17/2008/A, impidiendo que pueda pronunciarse sobre el mismo. 2.10.El 22 de junio de 2012, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 44-2012, concluyendo que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de claridad y las reivindicaciones 16 y 17 no cumplen con el requisito de claridad. 2.11.El 6 de julio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1154- 2012/TPI-INDECOPI, decidió confirmar la Resolución 43-2009/CIN- INDECOPI de 4 de agosto de 2009. 2.12.El 12 de octubre de 2012, ORICA presentó demanda contencioso administrativa ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en contra de la Resolución 1154-2012/TPI-INDECOPI. 2.13.El 19 de noviembre de 2012 el INDECOPI contestó a la demanda planteada en su contra. 2.14.El 24 de julio de 2015, mediante Resolución signada como Sentencia número Dieciséis, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima decidió declarar infundada la demanda. 2.15.El 12 de agosto de 2015, ORICA presentó recurso de apelación en contra de la Resolución signada como Sentencia número Dieciséis. 2.16.
El 18 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, mediante Auto signado como Resolución número Cinco, decidió suspender el proceso y solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 16, 30, 45 y 46 de la Decisión 486. 3.
Argumentos de la demanda planteada por ORICA 3.1. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías basó su Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, LPC 17-2008/A, el cual no les fue notificado oportunamente. 3.2. La Decisión 486 claramente establece que cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen denominado práctica informe técnico, la invención no es patentable o no cumple con alguno 3 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. de los requisitos, debe notificar al solicitante para que, en un plazo de 60 días, ejerza su derecho a la defensa.
La Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías notificó a ORICA con la Resolución 43-2009/CIN-INDECOPI, que denegó la patente solicitada, sin permitirle previamente ejercer su derecho a la defensa en contra del Informe Técnico LPC 17-2008/A. De igual manera, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución 1154- 2012/TPI-INDECOPI, denegó las reivindicaciones 1 a 17 sobre la base del Informe Técnico LPC 44-2012 que nunca fue notificado.
Contrariamente a lo que sostiene la autoridad, las reivindicaciones 16 y 17 son claras y las reivindicaciones 1 a 15 son novedosas. La memoria descriptiva de la solicitud de patente, está dirigida a una persona de habilidad en la técnica y dicha persona no tendría ninguna dificultad en entender la intención de las características de las reivindicaciones 16 y 17.
Es convencional que los detonadores incluyan un circuito de disparo que provoque el encendido de una carga base asociada por alguna forma de descarga eléctrica a través de la carga base, por ejemplo, mediante el paso de corriente eléctrica a través de un alambre fusible que está en contacto con la carga base. Como las reivindicaciones independientes son diferentes a la técnica anterior, las reivindicaciones dependientes son novedosas, por lo que la patente solicitada es apropiadamente diferente al documento DA, la cual presenta nivel inventivo respecto a dicho documento y presenta aplicación industrial en el área de la química.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI El Artículo 45 de la Decisión 486 regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patente, señala que, de no ser cumplidos, dará lugar a una primera y obligatoria notificación por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a efectos de que el solicitante subsane las omisiones incurridas en un plazo de 60 días, prorrogable por una sola vez.
Es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En el caso en análisis la autoridad no se encontraba obligada a notificar una segunda ni sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o 4 y ÉS 4.4. 4.5. 5.1. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad, pese a lo cual se notificó con el segundo Informe Técnico.
Si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada, o si pese a la absolución subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina competente denegará la patente. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad, podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca si es que el solicitante insiste en presentar cada vez que la autoridad tenga un nuevo informe técnico desfavorable a la solicitud de patente.
Argumentos de la sentencia de primera instancia del Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo De la revisión del expediente, no se desprende copia de la sentencia. Argumentos del Recurso de Apelación planteado por ORICA El tercero experto no es parte del procedimiento administrativo y por tanto no puede suponerse que entre éste y el solicitante se produzca un conflicto trilateral, con réplicas y/o dúplicas.
Tanto en el supuesto del Artículo 45 como el del Artículo 46 de la Decisión 486, existe la obligación de notificar todas y cada una de estas actuaciones procesales al administrado, para que pueda ejercer su derecho de defensa con relación a ellas. La autoridad administrativa violó el derecho al debido procedimiento y a la defensa de ORICA en primera instancia al dictar la Resolución 43- 2009/CIN-INDECOPI denegando la patente solicitada sin permitirle refutar el Informe Técnico LPC 17-2008/A. La segunda instancia administrativa también lo hizo al dictar la Resolución 1154-2012/TPI-INDECOPI que denegó las reivindicaciones 1 a 17 por la patente sustentando su fallo en el Informe Técnico LPC 44- 2012 que nunca fue notificado a ORICA.
La claridad no es un requisito de patentabilidad sino un deber o condición. El solicitante debe divulgar su invención de manera suficientemente clara es lo que especifica la Decisión 486. El examinador objetó las reivindicaciones 16 y 17 por falta de claridad, objeción que con respecto considera fuera de lugar. 6.7. Reproduce los argumentos enunciados en la demanda contencioso administrativa previamente citados.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos articulos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. 2 “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
(..) “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (..) “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.
Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. ( ) “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para fa concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; €) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera. 6 De oficio se interpretarán los artículos 16 y 19 de la Decisión 486*, para analizar los requisitos de novedad y aplicación industrial de una patente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos. De la obligación de notificar los informes técnicos emitidos por examinadores externos. Preguntas del consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de novedad.
Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al de novedad. 1.2. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decisión 486. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.” “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en ta solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40" (Ea) “Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. 7 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial? De la novedad de la invención: El Articulo 16 de la Decisión 486 enuncia que: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos O procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria, Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento?, Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido”: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el Ibidem. Proceso N* 21-1P-2000. Proceso 157-1P-2014. Proceso 07-1P-2004. G 1.8. pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.
(. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1057, de 21 de abril de 2004). El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (li) Combinaciones en un documento anterior; (ii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos, (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo CABANELLAS, Guillermo.
"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 9 Y 1.9. 1.10. “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4* edición, 2001)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N” 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-ILO)!".
A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas!!: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva.
En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explicitamente a otro Proceso 13-1P-2004.
Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicia! de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 1 Proceso 12-IP-1998. 10 documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la matería puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.
Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.
Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción especifica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. 11 Asi, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”*?. Del nivel inventivo 1.11. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.12.
Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.*? 1.13.
Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 1.14. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”.
Como se deduce, algo que 1% Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www comunidadandina.org/public/patentes pdf. 1%.
Proceso N* 12-IP-98, 14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs, 686 y 1089. 12 resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio!?5, 1.15. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica?S, 1.16.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. 15 16 Proceso 153-1P-2015.
Ibidem. 13 SS Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Metodo para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. 14 y Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto, el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Sí consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? 15 Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
(7 1.17. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en 1.18. 1.19. la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo1*: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia.
De la susceptibilidad de aplicación industrial Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en tas Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www _comunidadandina org/publicipatentes paf. 18 Proceso 407-IP-2015. 16 y > 1.20. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta?*.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica”. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión Dentro del proceso interno, en el Informe Técnico LPC 44-2012 que sirvió de elemento para que se denegara la solicitud de patente, se llegó a la conclusión de que las reivindicaciones 16 y 17 no eran claras, por lo que se abordará este tema y además el requisito de concisión ligado al de claridad.
Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486.
Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática?!, Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente.
La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 19 20 21 Proceso 46-IP-2012. Ibidem. Revisar Proceso 243-1P-2013. 17 d 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada".23 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )”, en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.24 22 23 24 y Revisar Proceso 165-1P-2013.
ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 18 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección?”, La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, caracteristicas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable?, En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia””.
De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo?, Según la normativa andina, Artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El Artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su 25 26 p3] Revisar Proceso 10-1P-2014.
Revisar Proceso 243-1P-2013. Revisar Proceso 9-1P-2014. Revisar Proceso 257-1P-2013. 19 S 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”?. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación*.
Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, ta descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término'91. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas*2.
Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad, Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de 29 30 n Revisar Proceso 47-1P-2014, Revisar Proceso 190-1P-2015 Guia de Procedimientos y estrategias para la solicilud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.
Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. Revisar Proceso 104-1P-2013, Revisar Proceso 243-1P-2013, ya citado. 20 2.19. 2.20. 3.1. Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.
La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. De la notificación de los informes técnicos.
De la obligación de notificar los informes técnicos de emitidos por examinadores externos Dentro del proceso interno el tema controvertido es la falta de notificación del Informe Técnico LPC 44-2012 a la compañía solicitante ORICA, la cual argumenta que la falta de conocimiento del documento, acarreó que no haya podido pronunciarse respecto a los argumentos determinados por el técnico respecto de su patente.
Por esto se analizará este tema. 21 SO 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los diciámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente”.
El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente**, En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes””.
Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa? 35 37 Proceso 169-IP-2013. Ibidem. Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA, Ibidem.
Ibidem. 22 3.7. 3.8. 3.9. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último**, Este Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes, Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios. 3.10.
Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes*!. 39 40 41 Revisar Proceso 80-IP-2015.
Revisar Proceso 53-IP-2014. Revisar Proceso 28-IP-2015 23 > 3.11.El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico*?, 3.12.Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el Artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, cientifico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”, 3.13, En consecuencia, en el caso en análisis se debe verificar que se cumplió 4. con que cada vez que la Oficina de Patentes pida informes a expertos externos, estos hayan sido trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos.
Preguntas del consultante ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de novedad contemplado en el Articulo 16 de la Decisión 486? Tal como se desarrolla en el punto 1 de esta interpretación, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que ta difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 42 43 Revisar Proceso 239-1P-2013.
Proceso 127-1P-2013. 24 ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de claridad contemplado en el Artículo 30 de la Decisión 486? En el punto número 2 de esta interpretación se desarrolla el tema de la claridad de las reivindicaciones que en específico se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Por su parte, el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. ¿Cómo debe interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirven de sustento a las decisiones de la oficina nacional competente? Conforme se desarrolló en el punto 3, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores informes técnicos reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habria identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que han sido solicitados con propósitos eminentemente dilatorios.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 06939-2012-0-1801-JR-CA- 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de 25 Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatupel Tribunal. DO Cecilia LluiéaAyllórrCiúnteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Sá Hernán To_Zarhbrano TRE P ENTE 7 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26