TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 592-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 09996-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos FERRAND / F CRISTAL FERRAND Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 9996-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ recibido el 5 de noviembre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 inciso b), 165, 166 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 09996-2013-0-1801-JR-CA-26; y, El auto de 9 de septiembre de 2016 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES DEL CARMEN S.A.C. ve 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. OSCAR FERRAND PROEBSTER. Hechos Relevantes: El 15 de noviembre de 2007, OSCAR FERRAND PROEBSTER (en adelante OSCAR FERRAND,, solicitó el registro como marca del signo mixto FERRAND para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza: "utensilios, recipientes, envases y artículos en general para el uso en el hogar e industria (que no sean de metales preciosos ni chapados) comprendidos en el rubro de mensajería para cocinas, dormitorios, lavanderías, patios, baños y aseos en general entre otros, tales como: tarros, frascos, cantimploras, loncheras, fiambreras, tapers, copas, vasos, tazas, platos, jarras con o sin tapa, portavasos posavasos, portaviandas, porta cubiertos ( ) ” (Expediente administrativo 335516-2007DSD).
F FERRAND El 26 de junio de 2008, INVERSIONES DEL CARMEN S.A.C. (en adelante INVERSIONES DEL CARMEN), formuló oposición sobre la base de su marca mixta F CRISTAL FERRAND, para amparar los siguientes productos de la Clase 21 de la Nomenclatura Oficial: “utensilios, recipientes, envases y artículos en general para el uso en el hogar e industria ( )” (Certificado 5293). 1 CRISTAL FERBAND Mediante proveído de 27 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la oposición al solicitante por el plazo de 30 días hábiles.
El 21 de julio de 2008, INVERSIONES DEL CARMEN agregó que: i) el signo solicitado es idéntico a su nombre comercial CRISTALERÍA FERRAND, que ha sido usado desde hace varios años, ii) su marca F 158] CRSITAL FERRAND es notoria; iii) en el presente caso existen indicios razonables para pensar que el registro se solicitó de mala fe; y iv) es titular de los nombres de dominio “ferrand.com.pe y ferrand.pe”. 2.5.
El 15 de agosto de 2008, OSCAR FERRAND PROEBSTER (en adelante OSCAR FERRAND), absolvió el traslado de la oposición solicitando como medio de defensa la cancelación por no uso de la marca opositora. 2.6. El 25 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 481-2009/CSD-INDECOP!, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta, declaró improcedente la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.
Afirmó que, de conformidad con el principio de preclusión, no se tendrán en cuenta los argumentos presentados con posterioridad al término para presentar oposición. 2.7. El 23 de marzo de 2009, INVERSIONES DEL CARMEN interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. 2.8. El 30 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos mediante la Resolución 3036-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración. Sostuvo que no se tomarán en cuenta los argumentos esgrimidos por fuera de la etapa procesal pertinente. 2.9.
El 19 de noviembre de 2009, INVERSIONES EL CARMEN interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.10.El 13 de septiembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2078- 2010/TPIINDECOPI, declaró nulo el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, devolvió los actuados a la primera instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta todas las cuestiones relativas a la procedencia de la cancelación de una marca notoriamente conocida. 2.11.El 11 de junio de 2012, la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución 1965-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración. 2.12.El 10 de julio de 2012 INVERSIONES EL CARMEN interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.13.
El 2 de septiembre de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 2945-2013-TPI- INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. ds
2.14. INVERSIONES DEL CARMEN presentó demanda de impugnación a la resolución administrativa contra el INDECOP!I, cuya pretensión principal es que se declare la nulidad de la Resolución 2945-2013-TPI- INDECOP!. 2.15.El 24 de junio de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, declaró fundada la demanda. 2.16.El 9 de julio de 2015, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.17.El 10 de julio de 2015, OSCAR FERRAND presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.18.El 5 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Oficio 9996-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la Demanda presentados por INVERSIONES DEL CARMEN: 3.1. Señaló que la marca mixta F CRISTAL FERRAND es notoriamente conocida en relación con los productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Argumentó que las marcas notorias no son susceptibles de cancelación por falta de uso. 3.3. Agregó que se ha demostrado el uso de la marca F CRISTAL FERRAND con variaciones no sustanciales, por lo que corresponde declarar fundada la demanda, y, por lo tanto, declarar infundada la cancelación por falta de uso. 4.
Argumentos de la Contestación presentados por INDECOP!I: 4.1. Indicó que la marca usada en el mercado tiene variaciones significativas en relación con la marca registrada. En consecuencia, la distinta ubicación física de sus elementos, la diferente estructura, los logos distintos, el tipo de letra diferente y en general un conjunto de elementos visuales y gráficos sumamente disimiles, permiten a simple vista deshacer la endeble posición de la demandante. 4.2. 5.1. 5.2. 6.1.
Sostuvo que INVERSIONES EL CARMEN no invocó notoriedad alguna como fundamento de la oposición al registro, sino como fundamento para que la marca mixta F CRISTAL FERRAND no fuera cancelada por no uso, Por parte de OSCAR FERRAND: Indicó que el asunto de la imposibilidad de cancelar una marca notoria no era la materia controvertida, ya que no fue un argumento expuesto por INVERSIONES DEL CARMEN al momento de contestar el traslado de la acción de cancelación. Manifiesta que la notoriedad se advirtió en el recurso de reconsideración, etapa en la cual procesalmente no podía ser argumentado.
Sentencia de Primera Instancia: El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 24 de junio de 2015, declaró fundada la demanda argumentando que: “( ) vemos que en la marca registrada se advierte que el elemento relevante es el denominativo (constituido por las denominaciones F CRISTAL FERRAND, con lo cual cabe evaluar qué tan relevantes son sus elementos constitutivos ( ) en tal sentido apreciamos que la letra F será entendida por los consumidores como la inicial de la palabra FERRAND, mientras que la palabra CRISTAL es genérica en relación a los productos que distingue ( ) en consecuencia la palabra de mayor distintividad es FERRAND; por tanto para los consumidores esta es la que determina el origen empresarial de los productos identificados, (.) de lo anterior se aprecia que todos los signos usados mantienen el vocablo más relevante y esencial de la marca registrada, que es el termino FERRAND( ) en cuanto al riesgo de confusión( ) se advierte que hay identidad entre los productos que distingue la marca registrada, ( ) que en ambos signos el elemento denominativo es el relevante, ( ) que en atención a lo anterior, los signos suscitan ideas impresiones grafico-fonéticas, que existe identidad de los productos; se concluye de la interrelación de todos estos factores mencionados, que existe riesgo de confusión entre la marca previamente registrada y la marca solicitada ( ) por lo que el signo solicitado F FERRAND Y LOGOTIPO incurre en causal de prohibición de registro,( ) hay que señalar que las diferencias aludidas por los codemandados pertenecen al elemento grafico de la marca registrada y del signo utilizado; sin embargo deben tener presente la dimensión característica de la marca registrada a efectos de establecer si el signo usado es una variación sustancial de ella.
En este sentido habiendo establecido que el elemento denominativo es relevante de dicha marca registrada, se tiene que las diferencias graficas aludidas no uu 8.1. forman parte de elemento sustancial de la marca registrada o del signo utilizado ( ) respecto a los fonotipos o denominaciones diferentes, cabe reiterar que la única diferencia en cuanto a las denominaciones, en el caso de la marca notoria, seria las palabras CRISTALERIAS y CRISTAL, las cuales son muy similares y genéricas, por lo cual, no resulta una diferencia importante( ) en consecuencia al haberse acreditado el uso de la marca CRISTAL FERRAND para distinguir productos de la clase 21, se concluye que se debió mantener vigente el registro de dicha marca, ( ) por consiguiente, corresponde amparar la demanda, declarándola fundada en todos sus extremos”.
Recurso de Apelación presentado por el INDECOP!: Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Recurso de Apelación presentado por OSCAR FERRAND: Manifestó que el artículo 166 permite cancelar el uso de una marca que se use de un modo diferente al signo registrado, que fue lo que sucedió en el caso particular. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 165, 166 y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se realizará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 136 literal b) puesto que el asunto a resolver no tiene que ver con la protección del nombre comercial. De oficio, se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que éste establece la irregistrabilidad por incurrir en riesgo de confusión o asociación con una marca anteriormente registrada! Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa. SM Z La Corte Consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie respecto: ES Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen productos de la misma clase de la Nomenclatura Oficial. - Sí las variaciones de la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya su cancelación. - Medios probatorios idóneos para acreditar la notoriedad de la marca.” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Cancelación por mo uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada.
La marca usada de una manera diferente en el mercado. Viabilidad de la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
(-.-) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” 1.1. 1.2.
1.3. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación por no uso como medio de defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada. La marca usada de una manera diferente en el mercado Como en el proceso interno se discute la procedencia de la cancelación por no uso del signo mixto opositor F CRISTAL FERRAND, ya que se afirma que fue usado de una manera diferente en el mercado, se abordará el tema propuesto.
El artículo 165 de la Decisión 486 prevé que la cancelación por no uso podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición sustentado en una marca no usada. El trámite de dicha oposición se adelantará teniendo en cuenta lo siguiente: 1.2.1. Momento de la solicitud: La cancelación por no uso como defensa se debe solicitar en el traslado de la oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 148 de la Decisión 486.2 1.2.2.
Procedimiento: como la normativa comunitaria no consagra un procedimiento especial para dicho trámite, se aplicarán las normas procesales plasmadas en el artículo 170 de la misma normativa?*. En consecuencia, recibida la solicitud se notificará al titular de la marca opositora para que, dentro de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 1.2.3.
Resolución: En un mismo acto administrativo se resolverá la solicitud de cancelación y, si esta no prospera, todos los demás puntos en los que se basó la oposición. Los parámetros para que opere la cancelación por no uso son los siguientes: 1.3.1. Oportunidad: La solicitud de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestación. Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a Partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca (segundo párrafo del artículo 165 de la Decisión 486). 1.3.2.
Falta de uso: Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Paises Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. 1.3.3. El uso real y efectivo de la marca como parámetro de la cancelación: El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma de conformidad con las previsiones del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo.
El artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros, Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma, Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercializaciónS.
En consecuencia con el fin de establecer si la marca mixta F CRISTAL FERRAND es usada real y efectivamente en el mercado o si por el contrario no lo ha sido, se debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en la precitada disposición, empezando por determinar si los productos que ampara la misma marca son de consumo masivo y de uso permanente, o de uso masivo y estacional, o suntuarios y de alto valor económico, para seguidamente analizar de acuerdo con los pruebas obrantes en el proceso, los factores relativos a la cantidad y el periodo de comercialización, lo cual permitirá concluir sí está probado o no el uso real y efectivo, teniendo en cuenta además lo siguiente: 1.3.3.1 Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera ininterrumpida durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor permanentemente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades*.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-Ip-2014) 1.3.4 unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 1332 Bienes de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. La Corte consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaria plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 1.3.3.3.
Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían su uso.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrian vender más o menos vehículos de este tipo. La marca usada de una manera diferente en el mercado: El párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. La Corte Consultante solicitó al Tribunal que se pronuncie en relación con los siguiente: A 4 Si las variaciones de la marca registrada, constituyen alteración en el carácter distintivo de la marca, al punto que no se acredite el uso de la misma y se concluya su cancelación. Para determinar si la variación del signo mixto utilizado es sustancial, es decir, aquella que impida demostrar su uso en el mercado, se deberá determinar cuál es el elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.
Por ejemplo, si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serian irrelevantes para el análisis del uso en el mercado, y si por el contrario el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.3.4.1 Si el elemento relevante es el gráfico.
Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.” Si es el trazado, las variaciones en este aspecto no probarian el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, no podría probarse el uso en el mercado.
Esto debe ser evaluado con gran cuidado por el Juez Consultante. 1.3.4.2 Si el elemento relevante es el denominativo. se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.34.2.1 Variación en la sílaba tónica: una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. 13422 Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. 7 El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo..
El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 1.3.4.2.3 13424 1.3.4.2.4.1 1.3.4.2.4.2 1.3.4.2.4.3 Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. Si la parte denominativa es compuesta.
Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado. Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.3.4.2.4.4 Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. 1.3.4.2.4.5 Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. 1.3.4.2.4.6 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra LA p á pe 2.1. 2.2. situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.
Viabilidad de la cancelación por no uso de una marca notoriamente conocida Teniendo en cuenta que en el proceso interno se alega la presunta condición de una marca notoriamente conocida respecto de uno de los signos en conflicto el Tribunal desarrollará el tema reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?, La figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, y por lo tanto en el contexto de un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, el Tribunal considera: 2.1.1.
La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal. 2.1.2. Aunque una marca notoria cayera en desuso por múltiples razones, podría mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores. 2.1.3.
La normativa comunitaria protege a la marca notoria más allá de los principios de uso real y efectivo de la marca, del registral, del territorialidad y especialidad, siempre y cuando se configuren algunos de los siguientes riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En consecuencia, se deberán analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.
En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, se deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que El Ver la Interpretación Prejudicial 105-1P-2013 del 16 de octubre de 2013. 14 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
Ahora bien, la figura de la cancelación de la marca por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro marcario y realizar el derecho preferente. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser cuidadosamente analizado, ya que en muchos escenarios el derecho preferente seria inoperante por configurarse alguno de los cuatro riesgos en el mercado.
Para lograr un examen como el planteado, se deberá determinar el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente establecer, bajo la hipótesis de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar, bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.
En efecto, se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.
Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores, Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la oficina de registro marcario debería negar la solicitud.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria tolera conductas parasitarias, de afectación del desarrollo empresarial, o de provocación de error en el público consumidor. Por lo tanto, no sería procedente que se permitiera el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria, de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal 2.1.8. 2.1.9. nivel, ya que en este caso estaría en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien podría relacionar de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de otros competidores, con quienes no habría lealtad si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos?.
Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial.
En efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 de la Decisión 486), entre otras.
En relación con este tema, la Corte Consultante solicitó que el Tribunal se refiriera sobre lo siguiente: Medios probatorios idóneos para acreditar la notoriedad de la marca. 2.1.10. Para probar la notoriedad de una marca se pueden utilizar todos los medios de prueba que sean admitidos por la normativa procesal nacional, teniendo en cuenta la lista no taxativa de los parámetros de prueba plasmados en el articulo 228 de la Decisión 486.10 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 125-1P-2007 de 2 de octubre de 2007 Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) e) ») el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 3.1. 3.2. 3.3.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión. Riesgo de asociación. Las reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'', del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico'? o semejante! a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además 1 12 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; 3) los aspectos del comercio internacional, o, k) — la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias O insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. t 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquiririo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser: 3.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 3.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 3.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o 3.8. 4.1. servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos**: 3.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 3.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 3.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta La Corte Consultante solicitó que el Tribunal se refiera al siguiente asunto: Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 19 4.2. 4.3. que distinguen productos de la misma clase de Nomenclatura Oficial Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND, y con el ánimo de abordar el asunto pedido por el consultante, es necesario, de no prosperar la cancelación por no uso presentada, que se proceda a comparar los signos en conflicto teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas? de comparación: 4.3.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro!*, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 45 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84- 1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 4.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 4.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 4.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 4.3.3.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.3.35.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?”: 4.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 4.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de LU Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Ó Proceso 250-1P-2015. la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.
En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 4.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 4.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 4.4.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 4.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, de no prosperar la cancelación por no uso planteada, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos FERRAND y F CRISTAL FERRAND, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad del acto demandado en cuyo proceso se solicita esta interpretación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09996-2013-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 137 0] La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. n) Cecilia Lisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná Pr lavó Garciy/8rito RESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 592-1P-2015 |