TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso: 621-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00115 Referencia: Signo AC1-2 (denominativo) Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3807, recibido el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N” 2008-00115; y El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CADBURY ADAMS USA LLC. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: COLOMBINA S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Hechos Relevantes: El 11 de enero de 2006, CADBURY ADAMS USA LLC. (en adelante CADBURY), solicitó el registro del signo ACI-2 (denominativo), para distinguir los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: confitería, especialmente goma de mascar.

(Expediente Administrativo 06-1966). Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, COLOMBINA S.A (en adelante COLOMBINA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado carece de distintividad por ser un término descriptivo, usualmente utilizado para referirse a una de las características que presentan los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 28 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 36664, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. COLOMBINA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 26 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 004962, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado.

El 9 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 37130, resolvió revocar el acto administrativo impugnado, declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado. El 12 de marzo de 2008, CADBURY interpuso demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.

El 17 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 3807 solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentados por CADBURY: Señaló que el signo solicitado tiene aptitud distintiva para diferenciar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el signo ACI-2 no es descriptivo sino evocativo de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que genera la idea de dos veces ácido. El público consumidor se genera dicha idea indirecta, producto de la pronunciación del signo. 3.3. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Manifestó que debido a su estructura y al primer impacto visual que genera, la marca ACI-2 resulta ser una expresión de fantasía. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: En resumen sostiene que el signo ACI-2 no reúne los requisitos de registrabilidad y que el signo ACI-2 no goza de distintividad, pues describe una de las cualidades de los productos amparados por la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Participación del Tercero Interesado COLOMBINA: Indicó que el signo ACI-2 no es distintivo, ya que es descriptivo de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentó que no se trata de una marca evocativa, pues ésta no indica de forma indirecta cualidades del producto. Sostuvo que la expresión ACI-2 no demanda mayor esfuerzo por parte del consumidor para que entender el concepto que involucra al signo. Señaló que es evidente que el signo ACI-2 refiere a la palabra “ácidos”, y no a la expresión “dos veces ácido”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del articulo 135 literales b) y e) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos.

El análisis fonético para determinar la descriptividad. Los signos evocativos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad; (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. € ) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

1.7. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos Como en el proceso interno se discute si el signo ACI-2 es descriptivo para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?.

La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ¡i) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios.

Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas de uso común (literal c), entre otros.

Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 14-1P-2009 del 1 de abril de 2009; 178-1P-2014 del 20 de febrero de 2015; y 246-1P-2014 del 27 de mayo de 2015. 4 1.8. 1.9. precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

En línea de principio, los elementos descriptivos carecen de distintividad y en consecuencia, no procede su registro de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.10. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de 1.11. determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.

De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerado débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. 1.12.Es importante resaltar que los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.13.Ahora bien, en el caso particular deben analizarse todos los aspectos necesarios, es decir, no sólo el aspecto ortográfico sino también el fonético para determinar si el signo es descriptivo o no para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.14.

En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras, números y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo, la palabra Cbra en estricto sentido no se encuentra en el diccionario, pero si la pronunciamos lo haríamos igual que el animal Cebra. 1.15.Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético, en principio, es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. 1.16.En este sentido, para determinar si el signo denominativo ACI-2 es descriptivo en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase.

Si esto es así, estariamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 1.17.En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el 2.2. 2.3. proceso interno, se deberá determinar si el signo denominativo ACI-2 es descriptivo, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. Los signos evocativos Como en el proceso interno también se discute si el signo ACI-2 es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia reiterando la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia, Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.

En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95; Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro dei Proceso 112- 1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 6 2.4. 2.5. 2.6. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

En consecuencia, considerando los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se deberá establecer si el signo ACI-2 tiene carácter de evocativo, para posteriormente analizar la legalidad del acto objeto de la demanda de nulidad presentada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00115, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ( Cecilia Lui AM Y Pi Y Ayllón Quinteros | MAGISTRADA | GISTRADA Hugo Ram MAGISTRADO Apac De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

VIP Cecilia Luisa Ayllón Úuinteros us PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena | PROCESO 621-IP-2015 |