TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2016 Proceso: 83-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2012-00273 Referencia: Marcas JCC (denominativa) y TCC (denominativas y mixtas) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 456, recibido el Y de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00273.
El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: Transportadora Comercial Colombia S.A. 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: Paremos S.A. Hechos relevantes El 26 de abril de 2010, Paremos S.A. solicitó el registro de la marca JCC (denominativa), para distinguir “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos", productos comprendidos en la clase 12 de la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas”, instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.
El 18 de junio de 2010, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 617. Dentro del plazo legal, Transportadora Comercial Colombia S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad: a) TCC (denominativa), registrada mediante certificado 183154, para distinguir "seguros y finanzas”, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; b) TCC (denominativa), registrada mediante certificado 183155, de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; c) TCC (mixta), registrada mediante certificado 7115, para amparar actividades “relacionadas con los servicios de la Clase 39 del Art. 2 del D. 755/72", d) TCC (mixta), registrada mediante certificado 249960, para distinguir “servicios de acondicionamiento y embalaje de productos; servicios de transportes aéreos, aeronaúticos y terrestres; servicios de depósito y almacenaje; servicios de asistencia en caso de avería de vehículos; servicios de transporte de automóviles; servicios de transporte en barcos o buques; servicios de camionaje; servicios Expediente administrativo: 10 48856. de transporte de mercancías; servicios de fletes; servicios de transporte de muebles; servicios de organización de viajes; servicios de reparto de paquetes; servicios de reparto de mercancias; servicios de transporte valores”, servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza;
TCC (mixta), registrada mediante certificado 250008; para amparar “servicios de distribución de correo, servicios de transmisión de despachos; servicios de telecomunicaciones; transmisión IP (protocolo de internet); servicio de ATM (MTA-modo de transmisión de asincrono);, servicios de retorno de llamadas internacionales; provisión de acceso a una o varias redes de información global; servicios de provisión de servicios de internet; servicios de intranet (inclusive acceso móvil); servicios de escogencia de red (web casting) y de frentes de almacenamiento de red (web store front); servicios de videoconferencias; servicios de multimedia en red; servicios de red especializados; servicios virtuales; todo otro servicio prestado a través de correo electrónico la prestación de servicios generales de comunicaciones y manejo de información; la asesoría y realización de estudios; diseños; planeación; montaje; supervisión e interventoría de proyectos relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones o afines de dicho campo, medición cuantitativa de las audiencias de los medios de radio y televisión y medición cuantitativa de los diferentes medios escritos; estudios de la cultura y comunicación dentro de las empresas e instituciones”, de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza;
SUN ' A ES TCC (mixta), registrada mediante certificado 252823, para identificar “servicios de localización en mercancías y de vagones de mercancias por computador; servicios de transcripción de comunicaciones; servicios de correo publicitario, servicios de distribución de muestras; servicios de difusión de anuncios publicitarios y de material publicitario tales como folletos prospectos impresos, agencias de importación y exportación; agencias de informaciones comerciales, investigaciones y búsqueda de 3 9) mercados; estudio de mercados; difusión y distribución de muestras; peritaje de negocios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios análisis de producción de costos; ventas de subasta pública; relaciones públicas; servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es la explotación y dirección de empresas comerciales y dirección de negocios y las funciones comerciales de dichas empresas, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios y por todos los medios de difusión y relación con toda clase de mercancías y servicios; servicios por radio y televisión o medios electrónicos en relación con el transporte de mercancías; los servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos; los servicios de agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo; y la distribución de muestras. servicios prestados por personas y organizaciones cuya finalidad principal es la explotación de empresas industriales, comerciales y el reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad”, de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, TCC (mixta), registrada mediante certificado 331898, para distinguir “telecomunicaciones”, servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
TCC > MENSAJERIA 2.4. Confusión respecto de sus marcas TCC (denominativas y mixtas), previamente registrada para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5. Dentro del término oportuno, Jieh Chueng Industrial Co. Ltd. presentó oposición con fundamento en la similitud existente entre la marca solicitada y las marcas JCC, previamente registradas en Taiwan e 4 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Indonesia para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El 23 de febrero de 2011, mediante Resolución 9726, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundadas las oposiciones presentadas por Transportadora Comercial Colombia S.A. y Jieh Chueng Industrial Co.
Ltd. y concedió el registro solicitado. Transportadora Comercial Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 9726. El 20 de junio de 2011, mediante Resolución 32818, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 9726.
El 27 de marzo de 2012, mediante Resolución 22083, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 9726. 2.10.£l 3 de agosto de 2012, Transportadora Comercial Colombia S.A. 2.11 3.1. interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 9726, 32818 y 22083..El 23 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda Transportadora Comercial Colombia S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos: Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro JCC (denominativa) y la marca TCC (denominativas y mixtas), es posible concluir que la marca JCC (denominativa) no es suficientemente distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1.
Las dos marcas confrontadas comparten dos de los tres elementos que componen cada una, logrando así una intensa similitud en este campo, lo que hará caso imposible al consumidor promedio diferenciar una de otra, consumidor que no repara en nimiedades, sobre todo teniendo en cuenta que la letra del inicio tiene una escritura muy parecida, es decir, es muy difícil que el consumidor desprevenido logre diferenciarlas.
Las dos marcas en conflicto comparen una raíz similar y un mismo final (CC), por lo que su articulación es idéntica, emitiendo así un mismo sonido, dental al final y gutural al inicio. El segundo supuesto del Artículo 226 de la Decisión 486 dispone una protección para las marcas notoriamente conocidas que alcanza la totalidad de productos y servicios, a condición de que exista riesgo de confusión o asociación con el titular del signo o sus productos, servicios, establecimientos o actividades; un daño comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La marca JCC (denominativa) constituye una clara imitación de las marcas notoriamente conocidas TCC (denominativas y mixtas), causando confusión entre los dos signos y, por ende, constituyendo un aprovechamiento del prestigio de la marca TCC (denominativas y mixtas).
Argumentos de la contestación a la demanda La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente: a) Efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas JCC (denominativa) y TCC (denominativas y mixtas) no arroja confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido, son percibidos de diferente manera.
Así, tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto, lo cual evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. b) Al efectuarse la comparación entre signos, cuando se trata de signos que contengan elementos de uso general y repetitivo, es claro que deberá prescindirse de estos al momento de la comparación, ya que su uso individual no es monopolizable, ni se puede esperar un tratamiento especial.
En el caso concreto, la marca concedida JCC (denominativa) y la marca de la sociedad demandante comparten dos letras, partícula incorporada en un número importante de registros previamente concedidos por la SIC 6 4.2. d) en favor de diferentes titulares, por lo que no es susceptible de apropiación individual, en consecuencia, cualquier comparación deberá centrarse en el término radical no común entre los signos. El signo demandando JCC (denominativo) y las marcas TCC (denominativas y mixta), a pesar de tener en común las letras CC, no presentan similitud alguna que pueda generar algún tipo de confusión en el consumidor, dado que, en el presente caso, la denominación JCC (denominativa) confiere al signo una estructura visual y fonética única, generando distintividad y permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación. El producto distinguido está asociado a aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos, mientras que el producto asociado a TCC está registrado para 10 (diez) tipos de servicios, los cuales se caracterizan por el transporte de elementos y mensajería. En el presente caso, la expresión JCC es ortográfica y visualmente distinta, y la imagen que la acompaña no resulta relevante para no permitir su uso en el mercado, no encontrando lugar para la confusión de esta, por cuanto la pronunciación de la letra “J” es completamente distinta a la de la letra “T”, lo cual genera desde el comienzo una diferenciación entre las marcas en disputa y brindaria al consumidor el primer indicio de un origen del producto distinto.
No se encontró, en el expediente remitido, copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de Paremos S.A., tercero interesado en el proceso interno. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no radica en la determinación de la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino en la extrínseca. En consecuencia, únicamente procede la interpretación de los Articulos 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
De oficio se interpretará el Articulo 136 literal a) de la Decisión 486% al tratarse de un tema de irregistrabilidad por confusión de signos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
“Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” 8 Pon 1.1. 1.2. 1.3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida y su prueba. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo JCC (denominativo), solicitado por Paremos S.A., y las marcas TCC (denominativas y mixtas), registradas a favor de Transportadora Comercial Colombia S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor!.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. 9 1.4. b) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados$. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obviaf, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan”.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6. tbid. En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12. 10 1.5. 1.6. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!?.
Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles!!. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios 30 1 tbíd. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12;
Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26 11 1.7. 1.8. 1.9. contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz??.
Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor!3, Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'*.
De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables?5.
De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 12 15 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHM! — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobiemo alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 12 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Comparación entre signos denominativos y mixtos El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca JCC (denominativa), solicitada por Paremos S.A., y las marcas TCC (mixtas), registradas a favor de Transportadora Comercial Colombia $.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.
Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual.
Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso'*.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?*. 18 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-1P-2013, p. 12; y el Proceso 178-1P-2015, p. 10.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar le comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir 13 2.5. 3.1. 3.2. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos anteriormente señaladas??.
En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos JCC (denominativo) y TCC (mixtos). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida y su prueba. En el presente caso, Transportadora Comercial Colombia S.A. alegó el carácter notorio de sus marcas TCC (denominativas y mixtas). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.
A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 19 pacíficamente en el ámbito comerciaf.
Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.
Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-1P- 2015, pp. 10-11. 14 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos: a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente?; b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros?!; c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de 21 Al respecto, el Artículo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia: “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Artículo 229 de la Decisión 486: “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
( J”. 15 que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella??. En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamente conocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso obligatorio.
De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios: a) Principio de especialidad: La protección conferida al signo notoriamente conocido rompe el principio de especialidad. En consecuencia, en todo cotejo que involucre un signo notoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión, asociación, dilución y parasitismo, independientemente de la clase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocido y de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto (Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486). b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signo notoriamente conocido comporta una excepción al principio de territorialidad.
Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio al signo que no sea reconocido como tal en el País Miembro donde se solicita la protección, bastando al efecto que lo sea en cualquiera de los Países Miembros (Artículos 224 de la Decisión c) Principio registral: La protección del signo notoriamente conocido rompe el principio registral que rige la protección de las marcas ordinarias.
En efecto, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229 literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni de su solicitud a registro en país alguno. da) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signo notoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca.
En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará? el registro de un signo notoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-1P-2015, 3.7. 486). 2 p. 15. 2 Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 436-1P-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20. 16 productos oO servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a “la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228. 3.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?*, Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado?*, a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del 24 25 Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-1P-2015, p. 15.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresanial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; tos aspectos del comercio intemacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 17 d) 3.9. 3.10. 3.11. producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca?, En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario?”. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca TCC (denominativa y mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo JCC (denominativo), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia. La conexión competitiva.
Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC alega que el producto distinguido por el signo solicitado está asociado a aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismo, mientras que las marcas registradas TCC 27 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-1P-2015, p. 17.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en el Proceso 35-1P-2008, pp. 15-16, y en el Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21. 18 4.2. 4.3. 4.4. (denominativas y mixtas) están registradas para 10 (diez) tipos de servicios, los cuales se caracterizan por el transporte de elementos y mensajería, motivo por el cual no existiría conexión competitiva entre los referidos productos y servicios.
Ante todo, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 4862, Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”, Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus 28 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán Ja similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente,” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 19 b) d) caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los 20 productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos, De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (e.g.. candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (e.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (e.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Los grandes distribuidores (e.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si este criterio se combina con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 4.5. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase 12 que pretende distinguir el signo solicitado JCC (denominativo), y los servicios que distinguen las marcas opositoras TCC (denominativas y mixtas).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00273, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 21 6 Ñ Cecilia Le yHóñ Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22