TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 142-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00216 Referencia: Marca involucrada: RACLETTE (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1160, recibido el 6 de abril de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00216, y, El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno Demandante: ALPINA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (ALPINA). 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. Hechos relevantes El 20 de abril de 1994, ACOPIO DE LECHE LIMITADA solicitó el registro de la marca RACLETTE (mixta)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 29? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 382, no se presentaron observaciones por parte de terceros. El 26 de agosto de 1994, mediante Resolución 36027, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado RACLETTE (mixta) para proteger productos comprendidos en la Clase 29% de la Clasificación Internacional de Niza a favor de ACOPIO DE LECHE LIMITADA, hoy DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A., (en adelante DOÑA LECHE).

El 15 de junio de 2012, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., (en adelante ALPINA) interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 36027 de 26 de agosto de 1994, argumentando la falta de distintividad del signo. El 20 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344.

Expediente interno 2012-00216. Leche, derivados de la leche, productos lácteos, quesos, mantequilla, crema de mantequilla, cuajo, suero de leche. Certificado 162219. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Argumentos de la demanda formulada por ALPINA: El RACLETTE (acepción masculina) es un queso suizo, creado y producido en el Cantón de Valais a base de leche cruda de vaca, que por lo general se presenta en grandes piezas circulares, y se caracteriza por su corteza firme de un particular color anaranjado.

En el año 2003, el queso RACLETTE obtuvo en Suiza la denominación de origen controlada AOC (Appellation dórigine controlée), con la cual se limita los productos de este tipo de queso al territorio suizo del Cantón de Valais. La denominación AOC RACLETTE solamente puede ser empleada por productores que cumplan con los requisitos territoriales y de modo de fabricación establecidos en su reglamento.

La RACLETTE, (acepción femenina) es un plato típico suizo, concretamente del Cantón de Valais, que ha traspaso fronteras, convirtiendose en un plato popular en el mundo entero, incluido Colombia. DOÑA LECHE, usa la marca RACLETTE (mixta) con un elemento gráfico diferente al que solicitó para registro. Que, al ser una empresa líder en la producción de lácteos en Colombia, empleó en el mercado la palabra RACLETTE para describir las características y el destino de uno de sus quesos maduros, haciendo referencia clara al plato típico suizo denominado RACLETTE.

El 29 de marzo de 2012, DOÑA LECHE envió una carta a ALPINA exigiendo el cese del uso de la expresión RACLETTE en conexión con productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particular que fue cumplido dentro del término concedido. En consecuencia, ALPINA tiene interés legítimo en anular la Resolución 36027 en virtud de la cual se concedió el registro de la marca RACLETTE (mixta), ya que su titular no puede hacer uso de una expresión que es genérica y descriptiva, y, por lo tanto, necesaria para su actividad comercial, porque fue registrada como marca por la SIC, otorgándole a su titular el derecho a uso exclusivo.

La resolución cuya nulidad se solicita, viola los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los artículos equivalentes en la legislación marcaria comunitaria actual, se contempla en los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.10. RACLETTE es un término genérico puesto que designa al queso maduro que en efecto identifica en el mercado. 3.11.RACLETTE además es un término descriptivo, porque indica una caracteristica fundamental de dicho queso, que es su aptitud para usarse en el plato típico que la palabra designa, y con ella, su destino. 3.12.

Cuando existe identidad entre el signo y el producto o servicio que él identifica, al punto que no es posible diferenciar al uno del otro, el signo carece de distintividad intrinseca. 3.13.Las acepciones de la palabra RACLETTE, así como ella misma, son anteriores a la presentación de la solicitud y concesión del registro de la marca RACLETTE (mixta) que nos ocupa, lo que era razón suficiente para que la SIC negara su registro. 3.14.

El conocimiento y popularización de la palabra RACLETTE entre los consumidores colombianos ha llegado al punto en que hoy en día, ha adquirido una tercera acepción la de un electrodoméstico: la parrilla eléctrica en donde se elabora el plato del mismo nombre. 3.15. Al conceder el registro de la marca RACLETTE (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se coartó la posibilidad de ALPINA de competir libremente con DOÑA LECHE en el mercado de lácteos, concretamente en el segmento de quesos maduros, porque le impidió Usar una expresión que ser genérica y descriptiva, es necesaria para ofrecer y promocionar en el mercado algunos de sus productos. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Que la marca RACLETTE (mixta) otorgada mediante trámite pertinente, en su oportunidad se ajustó a los requisitos pertinentes que dieron lugar al registro. 4.2. Que ALPINA en su momento no ejerció su derecho de oposición, ni interpuso las acciones pertinentes dentro del término establecido para tal fin. 4.3.

Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 4.4. La resolución 36027 de 26 de agosto de 1994, se encuentra debidamente ejecutoriada y no fue impugnada, ni concurrió persona jurídica alguna a efectos de que fuera anulada. 4.5. Que, no se configuran las causales de nulidad contempladas en el Artículo 223 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.6.

B. pan = 1.2. 1.3. 2.1. Que la resolución 36027 de 26 de agosto de 1994, fue debidamente motivada y por lo tanto cumple con el requisito de legalidad. NORMAS A SER INTERPRETADAS El tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 82 de la referida Decisión. El Tribunal, de oficio interpretará el artículo 113 de la misma normativa por ser pertinente y aplicable al caso, toda vez que trata lo relativo a la nulidad marcaria.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 344. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad Se analizará este tema en razón de que el actor solicitó la nulidad del signo RACLETTE por carecer de distintividad.

El requisito contemplado en el Artículo 81 de la Decisión 344 se refiere a que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas ALPINA afirmó que el signo solicitado está compuesto por una palabra genérica y descriptiva. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas, genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, que individualmente 5 SS 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse,” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras descriptivas, se debe tener en cuenta, que éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 2.8. 2.9.

La denominación genérica determina el género de! objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 2.10.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o 2.11. servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

Si bien, la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 2.12.Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 2.13.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o particulas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, 7 SS ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando”. Por lo tanto, se debe determinar en primer lugar si el signo RACLETTE (mixto) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Acción de Nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 344

3.1. DOÑA LECHE argumentó que la acción de nulidad ya caducó. Por lo anterior, es necesario abordar el régimen de nulidad en el marco de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la acción mencionada. El régimen de la acción de nulidad al amparo de la Decisión 313 se resumen en el siguiente cuadro: — Artículo 113 de la Decisión 344 Hace referencia a Clases de nulidad | una sola clase de nulidad La parte interesada.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad De oficio por la autoridad nacional. No establece término de prescripción. Establece: "Las Prescripción de la | acciones de nulidad acción que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” La norma señala tres Causales de causales: nulidad “a) El registro se haya concedido en 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el crilerio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. 8 á 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos O documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no diferencia entre nulidad relativa y absoluta. Además de lo anterior, no establece término de prescripción y, por lo tanto, todas las acciones que se iniciaron bajo su amparo son imprescriptibles. El propio Artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 344, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.

Sobre el tema, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción”.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad", se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular 9 3.6. 3.7. 3.8. o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso si, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior, convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 3.6.1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 3.6.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3.6.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.

De conformidad con los puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece: (..) “( ) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” 10 3.9.

Sobre el procedimiento de la acción de nulidad y su prescripción el Tribunal, en la misma línea de todo lo anteriormente anotado, precisó lo siguiente: "El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. "La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos intemos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

"La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: e "Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. e "Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. e "El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna, pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. e "La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atríbuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”: debiéndose destacar que, si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. 11 e "El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00216, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Del Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA eda Merchán AGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 5 Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-1P-2000. 12 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13