TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 110-IP-2016 Asunto InterpretaciOn Prejudicial Consultante Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante 082/2015-CA Referencia Marca involucrada PIL CALCIFEM (mixta) y supuesto Derecho de Autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI + Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 08/2016 del 29 de febrero de 2016, recibido via courrier el 7 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la InterpretaciOn Prejudicial de los Literales a), f) y h) del Articulo 136 y de los Articulos 137 y 146 de la Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 082/2015-CA; y, i El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente Interpretacion Prejudicial. 1 A.
ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno: Demandante COMPAGNIE GERVAIS DANONE Demandado Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia Tercero Interesado: GLORIA S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 6 de mayo de 2013, GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) solicito al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante, el SENAPI) el registro de Ia marca PIL CALCIFEM (mixta)1 para distinguir productos de la Clase 29 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.2 2.2.
El 3 de septiembre de 2013, COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante, DANONE) formula oposici6n contra el registro del signo solicitado, al considerar que dicho signo vulnera sus derechos de autor (patrimoniales) respecto de la imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI +3; asimismo, alegO que mediante Ia solicitud de registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal en su perjuicio. 2.3.
Mediante ResoluciOn Administrativa 631/2013 del 17 de diciembre de 2013, Ia Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI declar6 improbada la oposicion y concedi6 el registro del signo solicitado a favor de GLORIA. 2.4. El 11 de febrero de 2014, DANONE presento recurso de revocatoria contra Ia Resolucion Administrativa 631/2013. 2.5. Mediante Resolucion Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014 del 13 de marzo de 2014, Ia Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI resolvio Expediente administrativo SM-2413-2013.
Cabe senalar que de la documentacion obrante en el expediente no se advierte la reproduccion del signo solicitado. 2 Clase 29: came, pescado, came de ave y came de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras y compotas; huevos; leche y productos lacteos; bebidas lacteas; yogurt saborizado con frutas naturales; bebidas en base a lacteos saborizados con frutas naturales; crema de leche; leche en polvo; leche semidescremada; aceites y grasas comestibles. 3 De Ia documentacion obrante en el expediente no se aprecia la reproducci6n de la obra sobre la cual DANONE reivindica derechos de autor. 2 rechazando el recurso de revocatoria y, en consecuencia, confirmo la ResoluciOn Administrativa 631/2013. 2.6.
El 28 de marzo de 2014, DANONE presentO recurso jerarquico contra Ia Resolucion Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014. 2.7. Por ResoluciOn Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014 del 1 de agosto de 2014, Ia Direccion Ejecutiva del SENAPI resolvio el recurso jerarquico confirmando lo decidido en la Resolucion Administrativa DPI/OP/REV-No. 057/2014, senalando lo siguiente: a) DANONE no logr6 demostrar mediante prueba idonea y admisible en derecho que el objeto del signo solicitado es la perpetraciOn de actos de competencia desleal, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicion establecida en el Articulo 137 de la Decision 486. b) No se demostr6 Ia titularidad de alguna obra de derechos de autor aplicada a los signos distintivos DENSIA y CALCI +; ademas, de Ia revision de la base de datos y libros de registro del SENAPI se advirtio que no existe una solicitud o registro de DENSIA y CALCI +, por lo que el signo solicitado no se encuentra inmerso en Ia prohibician prevista en el Literal f) del Articulo 136 de Ia Decisi6n 486. 2.8.
El 13 de abril de 2015, DANONE interpuso demanda contenciosa administrativa contra Ia Resolucion Administrativa DPI/OPO/J-No. 252/2014. 2.9. El 17 de junio de 2015, Ia Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia admiti6 a tramite la demanda interpuesta por DANONE y dispuso notificar al SENAPI y a GLORIA, esta Ultima en su calidad de tercero interesado. 2.10.
El 25 de enero de 2016, Ia Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicit6 Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) 6Es posible formular oposiciOn a una solicitud de registro de marca basandose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un producto que se acusa de ser imitado? (ii) tCual es el alcance de la expresion legitimo interes comprendida en el Articulo 146 de la Decision 486?,Dicho legitimo interes es demostrable 3 solo a traves de una marca registrada o solicitud de registro previa? 6De no ser asi, aclarar si es posible su demostraci6n tambien por otros medios de prueba? (iii) Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Articulo 136 de la Decision 486, hes posible atribuirse un derecho de autor sobre una imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o solicitud de registro?,Puede constituir un derecho tutelable previa verificacion por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoria? (iv),Que se entiende por competencia desleal en el marco de la norma andina? 6Para su configuracion es necesaria la concurrencia de partes contrapuestas con previos registros de marca o es posible su configuracion at:in sin la presencia de tal elemento? (v) Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial forman parte de la propiedad intelectual, hes posible asumir que las imagenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo registro pueden ser considerado por la via del derecho de autor? (vi),Cuales son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusi6n en el registro de marcas? (vii) Por efecto del Articulo 137 de Ia Decisi6n 486, 6Ia entidad publica competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una persona por formular oposici6n sin contar con un registro previo? (viii),Para evitar Ia confusion debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? 3.
Argumentos de la demanda de DANONE: 3.1. Este caso no tiene fundamento en una marca registrada o solicitada previamente, se basa en el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +, que han sido imitados por GLORIA para identificar exactamente el mismo tipo de productos (yogures), y en Ia comisi6n de actos de competencia desleal por parte de GLORIA en contra de DANONE, al generar confusi6n en el pUblico consumidor. 3.2.
Los derechos de autor de DANONE sobre las etiquetas, envoltorios y sus elementos publicitarios como obras protegidas de ante aplicado tienen protecci6n sin necesidad de registro. 3.3. El desarrollo de Ia imagen de los productos DENSIA y CALCI + implico Ia contratacion una agencia de publicidad especializada en Barcelona, Espana, 4 cuyo costo elevado ha sido asumido por DANONE al igual que los costos relacionados con el lanzamiento, la publicidad y el posicionamiento de los referidos productos. 3.4.
DANONE ostenta los derechos de explotacion de Ia obra, como lo demuestra con la copia del contrato con la agencia de publicidad previamente indicada, el mismo que ha sido desestimado por SENAPI. 3.5. El SENAPI tiene una importante cantidad de medios probatorios de los que se desprende cuando menos un indicio razonable de que Ia solicitud de registro de Ia marca PIL CALCIFEM (mixta) se ha realizado para perpetrar un acto de competencia desleal contra DANONE, pues muchas de las pruebas muestran a todo color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor el producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y CALCI + de DANONE. 4.
Argumentos de la contestacion del SENAPI: 4.1. DANONE bas6 su oposicion en el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas y otros, el mismo que no consta en ningun registro, solamente alego que este derecho nace con la obra, sin presentar prueba idonea que forme conviccion de su existencia. 4.2.
Los elementos sobre los cuales DANONE pretende protecciOn no son derechos de autor sino que deben estar protegidos por el derecho de marcas, en tanto se encuentran referidos en los Literales b) y f) del Articulo 134 de Ia DecisiOn 486. Por ello, las resoluciones emitidas por el SENAPI han determinado que Ia proteccion como derecho de autor para los elementos senalados por DANONE no corresponde. 4.3.
Las pruebas aportadas por DANONE no cumplen con las formalidades previstas en Ia ley (falta de legalizacion y traduccion al idioma castellano), por lo que no correspondia tomar en cuenta las mismas; en ese sentido, DANONE no ha demostrado objetivamente en ninguna etapa del proceso su titularidad sobre los elementos supuestamente creados por esta y plagiados por GLORIA. 4.4.
No existe evidencia de que los productos de DANONE estén en el comercio en Bolivia, por lo que no se podria establecer competencia desleal si no existe competencia en el mercado. 4.5. Conforme a los hechos expuestos previamente, DANONE no ha demostrado que existen indicios razonables que permitan inferir que Ia marca PIL CALCIFEM (mixta) fue solicitada para perpetrar un acto de competencia desleal. 5 6 5.
Argumentos de Ia contestacien de GLORIA: No consta en el expediente que GLORIA haya contestado la demanda. 6. Argumentos de replica de DANONE: Reitera los argumentos serialados en Ia demanda. 7. Argumentos de cluplica del SENAPI: Reitera los argumentos expuestos en la contestaci6n de la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Code consultante solicita la interpretaciOn prejudicial de los Literales a), f) y h) del Articulo 136 y de los Articulos 137 y 146 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina4, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: 4 DecisiOn 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una mama anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn;
( ) t) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este; ( ) h) constituyan una reproducciOn, imitacion, traduccion, transliteraciOn o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la diluciOn de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro." "Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interes, podra presentar, por una sola vez, oposici6n fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposici6n. Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales. No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan on marcas que hubieren coexistido con la solicitada." 6 (i) 6Es posible formular oposicion a una solicitud de registro de marca basandose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un producto que se acusa de ser imitado? (ii) 6Cual es el alcance de la expresion legitimo interes comprendida en el Articulo 146 de la Decision 486? 6Dicho legitimo interes es demostrable solo a traves de una marca registrada o solicitud de registro previa? 6De no ser asi, aclarar si es posible su demostracion tambien por otros medios de prueba? (iii) Considerando lo dispuesto en los Literales a), f) y h) del Articulo 136 de la Decision 486, hes posible atribuirse un derecho de autor sobre una imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o solicitud de registro?,Puede constituir un derecho tutelable previa verificacion por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoria? (iv) 6Que se entiende por competencia desleal en el marco de la norma andina?,Para su configuracion es necesaria la concurrencia de partes contrapuestas con previos registros de marca o es posible su configuraci6n at:in sin la presencia de tal elemento? (v) Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial forman parte de la propiedad intelectual, hes posible asumir que las imagenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo registro pueden ser considerado por la via del derecho de autor? (vi) 6Cuales son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusion en el registro de marcas? (vii) Por efecto del Articulo 137 de la Decision 486, 6Ia entidad pitblica competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una persona por formular oposicion sin contar con un registro previo? (viii) eyara evitar Ia confusion debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? 2.
No procede la interpretacion de los Literales a) y h) del Articulo 136, por no ser materia de controversia el riesgo de confusion del signo solicitado con una marca previamente registrada o solicitada a registro, ni constituye sustento de Ia oposici6n una marca notoriamente conocida. Procede interpretar el Literal f) del Articulo 136 y los Articulos 137 y 146, toda vez que se discute si el registro del signo solicitado contraviene los derechos 7 6 de autor cuya titularidad alega Ia empresa opositora y si con Ia solicitud de registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal. 4.
De oficio, procede interpretar el Articulo 258 de Ia Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina5, pues el mismo define los actos de competencia desleal vinculados con Ia propiedad industrial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. El legitimo interes en la oposici6n a un registro de marca. La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero. Actos de competencia desleal vinculados a Ia propiedad industrial.
Actos de competencia desleal en Ia obtenci6n de un registro de marca. Actos de confusi6n y actos de aprovechamiento indebido de la reputaci6n ajena. El trade dress. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. El legitimo interes en Ia oposicion a un registro de marca 1.1. En el presente caso, se advierte que DANONE formula oposicion al registro de Ia marca PIL CALCIFEM (mixta), sobre la base de los derechos patrimoniales de los derechos de autor6 que ostentaria sobre Ia imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI +.
En consecuencia, resulta pertinente analizar lo estipulado on el Articulo 146 de Ia Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina: "Articulo 146.- Dentro del plaza de treinta dias siguientes a la fecha de la publicaci6n, quien tenga legitimo interes, podra presentar, por una sola vez, oposici6n fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional cornpetente otorgara, por una sola vez un plaza adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposici6n. 5 DecisiOn 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina."Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos." El Articulo 13 de la Decision 351 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena enuncia cuales son los derechos patrimoniales, a haves de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la reproducciOn, connunicaciOn pUblica, distribucion pOblica, la importaciOn y la traducciOn de su obra sin su autorizacion. 8 6 Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales.
No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada." 1.2. Segun Ia norma transcrita, quien se considere con legitimo interes podra presentar oposici6n contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta dias siguientes a su publicacion. 1.3.
La norma comunitaria al usar el termino "oposicion fundamentada" se esta refiriendo a una oposicion que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su leg itimo interes en Ia presentacion de la oposiciOn. Tan importante resulta este tema, que el Articulo 146 en su segundo parrafo concede a la parte interesada Ia posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta dias para presentar tales pruebas.7 1.4.
Este Tribunal ha sefialado en reiteradas oportunidades que el legitimo interes corresponde ser calificado como tal por Ia oficina nacional competente. Sin embargo, resulta importante manifestar que cualquier persona podra invocar legitimo interes para oponerse at registro de un signo como marca cuando este se encuentre dentro de uno de los supuestos de irregistrabilidad absoluta, detallados en el Articulo 135 de la Decision 486 de Ia Comisi6n de la Comunidad Andina; asimismo, los terceros que consideren que el registro de un signo como marca vulneraria indebidamente sus derechos, podran oponerse at registro del signo solicitado en virtud a lo dispuesto por el Articulo 136 de la DecisiOn 486, en el cual se detallan los supuestos de irregistrabilidad relativa que podrian motivar Ia denegatoria de la solicitud de un signo como marca. 1.5.
De este modo, el legitimo interes at que se refiere Ia normativa andina debera ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendran legitimo interes para oponerse: (i) cualquier persona cuando la oposicion se fundamente en alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad; y, (ii) un tercero que pueda ver afectado indebidamente sus derechos por el registro de un signo como marca, en cuyo caso la oposici6n formulada se fundamenta en una causal de irregistrabilidad relativa. 7 De modo referencial, ver Proceso 171-IP-2015 del 4 de febrero de 2016, p 10. 9 2.
La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero 2.1. En su oposici6n, DANONE alego ser titular de los derechos patrimoniales de los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSI y CALCI +, los mismos que estarian siendo imitados por GLORIA en el signo solicitado; por tanto, es pertinente analizar el Literal f) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina: 'Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de este;
(-.)" 2.2. Encontramos que esta prohibicion de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados. 2.3.
El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artisticas y cientificas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepciOn sensorial y puedan ser objeto de reproduccion por cualquier medio apto para tal finalidad.8 2.4. Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artistica, literaria o cientifica y que esta regulado y es objeto de proteccion por los diferentes ordenamientos juridicos estatales y, tambien, por el ordenamiento comunitario andino, como es el caso de Ia Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.9 2.5.
La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protecci6n a Ia obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creacion intelectual.1° 8 De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. 9 Ibidem.
Ibidem. 10 10 2.6. El registro de los Derechos de Autor en Ia normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.11 2.7. Resulta pertinente advertir que el Derecho de Autor es independiente aunque compatible con los derechos de Propiedad Industrial.
Es decir, los derechos de Propiedad Industrial son tambien independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a Ia vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultaneamente por el Derecho de Autor y el de Propiedad Industrial.12 2.8. Una obra puede ser protegida tambien como marca, o un signo distintivo tambien como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa13, o que constituya una marca. 2.9.
Esa independencia posible y simultanea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposici6n legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el caso de la normativa andina— de suerte que cads uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotacion, pero, en sus respectivos ambitos.14 2.10.
En Ultimo caso, la prevalencia podria surgir de las caracteristicas del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diserio industrial por un tercero.15 2.11.
De lo expuesto, results concluyente que lo que Ia Decision 486 prohibe en el Literal f) del Articulo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinian el derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de Autor correspondiente a un tercero en razOn de ser iqualmente el producto de su creaci6n intelectual, en cuyo caso tendria que mediar el consentimiento de este.16 11 De modo referencial, ver Proceso 44-IP-2013 del 16 de julio de 2013, p. 20-21. 12 De modo referencial, ver Proceso 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21. 13 Ibidem. 14 Ibidem. 15 Ibidem.
Ibidem. 16 11 6 2.12. Es menester advertir que solo sera objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el Derecho de Autor, dada la caracteristica de "originalidad" que han de tener, ya que no se protegen obras genericas ni banales. Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la proteccion de obras genericas o banales no procedera aquella proteccion.17 2.13.
Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estara sometido a que el Derecho de Autor base de Ia oposicion sea capaz de crear riesgo de confusion en el pUblico consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que si este no fuera el caso, podra ser objeto de protecci6n por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podra ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputaci6n y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de prod ucir riesgo de confusi6n con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.18 2.14. Por lo tanto, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal f) del Articulo 136 de Ia Decision 486, la autoridad competente debera determinar si la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI + constituyen obras susceptibles de ser protegidas por Derechos de Autor y si DANONE ostenta titularidad sobre las mismas; finalmente, de ser el caso, se debera establecer si el signo solicitado ocasionaria en el pOblico consumidor un riesgo de confusion con dichas obras. 17 Ibidem. 18 De modo referencial, ver Procesos 41-IP-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-IP-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.
Es pertinente agregar que en el Proceso 32-IP-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal sefialo lo siguiente: "Si el derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier genet.° o del mismo genero, segan lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusion en el pablico, pareceria entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibicion marcaria es que el use de ese titulo (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusion del pablico entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello tambien seria coherente con el sentido de la protecciOn marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relaciOn con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios identicos o similares, siempre que no se genere confusiOn.
Es mas —extremando el rigor en el analisis—, reconocer un derecho absoluto sobre el titulo de una obra para impedir su registro como mama sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusiOn entre la obra y el producto o servicio, seria tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del titulo de una obra." 12 3.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal en la obtencion de un registro de marca. Actos de confusion y actos de aprovechamiento indebido de la reputacion ajena. El trade dress 3.1. En el proceso, DANONE ha referido que Ia solicitud de registro de la marca PIL CALCIFEM (mixta) se habria realizado para perpetrar un acto de competencia desleal en su perjuicio, pues sus pruebas demuestran a todo color la semejanza de la imagen general que despierta en el consumidor el producto PIL CALCIFEM de GLORIA respecto de los productos DENSIA y CALCI+ de DANONE. 3.2.
Al respecto, los Articulos 258 y 259 de Ia Decisi6n 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a Ia Propiedad Industrial. 3.3. El Articulo 258 de Ia referida norma establece lo siguiente: "Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos." 3.4.
De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales actos se consideran desleales. Sera desleal todo acto vinculado a Ia propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a los usos y practicas honestos.19 3.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actua con Ia intencion de causar dano o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.2° 3.6.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.21 3.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: 19 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 20 Ibidem. 21 JAECKEL KOVAKS, Jorge.
Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 13 6 "( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los dernas empresarios, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero ademas, y esta faceta de la restricchin a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protecciOn efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las practicas indebidas (publicidad engallosa, por ejemplo). '22 3.8.
Para que un acto sea calificado como competencia desleal, Ia doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:23 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y Ia victima estén en una verdadera situacion de rivalidad competitiva, ejerciendo Ia actividad comercial en la misma o analoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un dario, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 3.9.
La Iegislacion andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la proteccion a los competidores, al public° consumidor y al interes general, en relacion con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.24 Actos de competencia desleal en Ia obtencion de un registro de marca 3.10.
Respecto de Ia prohibicion establecida en el Articulo 137 de la Decision 486 de Ia Comunidad Andina: "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional cornpetente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro". 3.11.
La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, GACHARNA, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogota, 1982, p. 47. De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. Ibidem. 14 6 para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.25 3.12.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando Ia solicitud por si misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si Ia solicitud de registro permite Ia realizacion de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas facticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtencion de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando Ia solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de multiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no esta completo o consolidado sin Ia solicitud de un determinado registro de marca.26 Actos de confusion 3.13.
Los actos de competencia desleal por confusion son los más emblematicos en relacion con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusion en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar Idaho a otro competidor, estaremos en frente de Ia causal anotada.27 3.14. Tales actos gozan de las siguientes caracteristicas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:28 a) No se trata de establecer un analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relacion con un competidor determinado, generan confusi6n en el public° consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusiOn por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusion respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, 25 De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24. 26 Ibidem. 27 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 16. 28 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 10. 15 6 darse en forma de artificios, enganos, aseveraciones, envio de informacion, imitacion, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilizaciOn de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condicion necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleal. 3.15.
El analisis debe partir de "indicios razonables" que permitan Ilegar a Ia conclusion de que el solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisi6n del que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicito con el animo de cometer un acto de competencia desleal. 29 Actos de aprovechamiento indebido de Ia reputaci6n ajena 3.16.
Sin duda alguna, aprovecharse ilicitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrian generar grandes problemas de competencia, ruptura de Ia transparencia en el mercado y error en el pilblico consumidor.3° 3.17.A proposito de la marca notoriamente conocida que merece una protecciOn reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 3.18.
La mencionada conducta desleal no solo esta dirigida a aprovecharse de Ia notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de Ia fama y prestigio de la organizaci6n empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la yenta de un producto o en Ia presentacion de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.31 3.19.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situacion, es en Ciltimas 29 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16-17. 30 31 Ibidem. 16 permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosion sistematica de la ubicacion de un empresario en el mercado.32 3.20.
Para establecer Ia posible conducta desleal en el marco del Articulo 137 de Ia Decisi6n 486, debe determinar lo siguiente:33 a) Posible practica deshonesta: solicitud de registro de marca. b) Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de Ia reputaci6n ajena.
Para esto se debe probar Ia existencia de Ia reputacion ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podria sancionar Ia conducta como desleal. 3.21. En este caso es muy importante tener en cuenta que la accion de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistematico de la posici6n empresarial.34 El trade dress 3.22.
Tomando en consideracion que DANONE alega confusion entre el signo solicitado y Ia imagen y apariencia de sus productos DENSI y CALCI +, es importante hacer referencia a lo relacionado a Ia apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en Ia doctrina como el "trade dress", figura que por cierto no esta como tal contemplada en la Decision 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con Ia competencia desleal. 3.23.
Este Tribunal constata que si bien Ia tematica de la apariencia del producto o servicio, tambien conocido como "vestido de producto" o trade dress no se encuentra regulada de manera expresa en Ia Decision 486 (asi como en ninguna legislacion internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha ternatica debe ser valorada vista su vinculaciOn con la disciplina juridica de la represion de Ia competencia desleal, de conformidad con Ia doctrina mayoritaria y Ia posiciOn de las oficinas nacionales competentes de los [Daises miembros.35 32 Ibidem. 33 Ibidem. 34 Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 14. 35 17 I 6 3.24. En efecto, Ia Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la RepCiblica de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante Ia figura de la marca comercial tridimensional, el disefio industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engano, de confusion y de imitacion.
La SIC determine que el trade dress se puede proteger en Colombia a traves de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusion por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.36 3.25.
Por otro lado, respecto de Ia presentacion o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la RepOblica del Per6, ha senalado que "los actos de competencia desleal no involucran solo a marcas registradas, sino tambi6n a la forma de presentaci6n de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)".37 3.26.
Este Tribunal vincula Ia figura de Ia apariencia de producto o "vestido de producto" al ambito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, debera utilizarse para reconocer el derecho respecto de un disefio de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podra concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentacion de un producto en el mercado) en el ambito de Ia competencia desleal, si este disefio no posee distintividad, por ser uno de forma usual.38 3.27.
De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre Ia forma o presentacion de un producto, que este posea una forma nueva, ya sea mediante la alteracion de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geometricas que lo conviertan en tipico y caracteristico, o bien, si fuera una forma comOn de envase, figuren en el elementos tales como grabados, estampados, vifietas y relieves, que imprima y de el rasgo distintivo. 36 lbidem, pp. 14-15. 37 Criterio recogido de la Resolucion 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaida en el expediente 112398-2000. 38 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 16. 18 3.28.
El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamano, diseno, etc. 0 inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectonicos, el menu o la disposicion de elementos en el local.39 3.29. Por lo tanto, el trade dress consiste en Ia suma de los elementos decorativos y de presentaci6n que identifican un producto o establecimiento y que por su presentacian generan una percepci6n distintiva en Ia mente del consumidor.4° 3.30.
En el caso de los productos se tomara en cuenta Ia apariencia visual integral, referente al tamano, forma, combinaciOn de colores, textura, formato de letras, graficos, modalidades de oferta, empaques, incluye proteccion del caracter distintivo de Ia interface y el disefio de elementos de una pagina web.41 3.31. La proteccion de las iniciativas empresariales no solo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino tambien la apariencia integral del negocio, a haves del reconocimiento y proteccion del trade dress, instituto de genesis jurisprudencial que timidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represi6n de la competencia deslea1.42 3.32.
En Ia jurisprudencia de Estados Unidos de America, nutrida de la incesante casuistica de los litigios ante las Cortes, asi como la labor de registro de los signos distintivos por parte de Ia United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado metodos de evaluacion de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad factica o juridica, que lo distingue de otras figuras del Derecho Industrial, lo cual nos evoca Ia necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.43 3.33.
Los 'Daises de America Latina han optado por extender el ambito del Derecho de Marcas a traves de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relacion significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demas agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciaci6n). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que este ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represion de Ia competencia 39 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo.
Nuevas marcas: ollgo nuevo bajo el sol?. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Alio IV, N° 5, Lima, 2009, p. 328. 40 De modo referencia!, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 18. 41 Ibidem. 42 Ibidem. 43 Ibidem. 19 desleal. En efecto, resulta Otil aprovechar Ia flexibilidad brindada por las normas de represion de la competencia desleal.44 3.34.
En la Decision 486, el derecho de la represion de Ia competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.45 3.35. Por un lado, en el Regimen ComOn sobre Propiedad Industrial de Ia Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Articulo 137 de Ia DecisiOn 486).
Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra su use y registro no autorizado, sin perjuicio de las demas disposiciones de Ia Decision 486 que fuesen aplicables y de las normas para Ia proteccion contra Ia competencia desleal del pais miembro (Articulo 225 de Ia Decision 486). Ademas, los Articulos 258 y 259 de Ia Decision 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, asi como el Articulo 262 de Ia misma normativa el de Ia competencia desleal en el ambito de los secretos empresariales.
Finalmente, los Articulos 267, 268 y 269 de la Decision 486 regulan las acciones por competencia desleal.46 3.36. En el derecho de la represiOn de Ia competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los Derechos de Propiedad Intelectual de terceros. En efecto, Ia normativa andina reconoce la importancia de Ia protecci6n de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciaciOn.47 3.37.
Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar" que consiste en que un concurrente en el mercado puede licitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado "derecho a imitar" no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los limites que el ordenamiento juridico establece.48 3.38.
Existen dos limites al derecho de imitacion: primero, el deber de respetar Ia propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invencion, derechos sobre disefios y otros); y, segundo, un deber de diferenciacion del empresario en observancia 44 De modo referencia!, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 18-19. 45 Ibidem, p. 19. 46 Ibidem. 47 Ibidem.
Ibidem. 48 20 6 de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusion, imitacion sistematica o explotacion indebida de Ia reputacion ajena.49 3.39. En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideraci6n las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal. 4.
Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindara respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitary a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridic° de Ia Comunidad Andina, asi como tampoco calificara los hechos materia del proceso. 4.1. zEs posible formular oposicion a una solicitud de registro de marca basandose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un producto que se acusa de ser imitado? En relacion a la pregunta formulada, se debera tomar en cuenta lo senalado en el Apartado 1 de la Secci6n D de la presente Interpretacion Prejudicial.
Para proteger un Derecho de Autor, quien invoque el mismo debera probar su titularidad sobre Ia obra, la misma que debe ostentar las caracteristicas previstas por Ia normativa de Derecho de Autor, como la originalidad, a fin de acceder a dicha protecci6n. 4.2. 4Cual es el alcance de la expresion legitimo inter6s comprendida en el Articulo 146 de la Decisi6n 486? zdicho legitimo interes es demostrable solo a &ayes de una marca registrada o solicitud de registro previa; de no ser asi, aclarar si es posible su demostracion tambien por otros medios de prueba? En relacion a la pregunta formulada, se debera tomar en cuenta el analisis realizado en el Apartado 1 de la SecciOn D de la presente Interpretacion Prejudicial. 4.3.
Considerando lo dispuesto en los Literales a), 0 y h) del Articulo 136 de la Decision 486, zes posible atribuirse un derecho de autor sobre una imagen y apariencia de productos sin base en un registro previo o 49 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 19-20. 21 4 solicitud de registro? zpuede constituir un derecho tutelable previa verificacion por cualquier otro medio de prueba respecto de su autoria? Resulta pertinente reiterar que las causales de irregistrabilidad contempladas en los Literales a) y h) del Articulo 136 de Ia Decisi6n 486 no tienen relacion con el Derecho de Autor, de acuerdo a lo sefialado en el Apartado 2 de la Secci6n D de Ia presente InterpretaciOn Prejudicial.
El Articulo 52 de la DecisiOn 351 de Ia ComisiOn del Acuerdo de Cartagena, establece que Ia proteccion que se otorga a los Derechos de Autor no se encuentra subordinada a ningim tipo de formalidad; asimismo, el Articulo 53 de la referida norma, establece que el registro es declarativo y no constitutivo de derechos. De acuerdo a lo estipulado por Ia normativa andina, es posible que el titular de derechos de autor sobre una obra (creaci6n intelectual original de naturaleza cientifica, artistica o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma) solicite Ia protecci6n de tales derechos pese a no encontrarse inscritos en el registro correspondiente o en tramite de registro; no obstante, la autoridad competente debera analizar si los elementos sobre los que se solicita la protecci6n son susceptibles de ser protegidos a traves de Derechos de Autor y, de ser el caso, verificar que la persona que solicita la proteccion ostente su titularidad, para lo cual debera analizar los medios de prueba aportados para probar esto. 4.4. eQue se entiende por competencia desleal en el marco de la norma andina? zpara su configuracion es necesaria la concurrencia de partes contrapuestas con previos registros de marca o es posible su configuracion aim sin la presencia de tal elemento? En relacion a la primera pregunta, se debera tomar en cuenta el analisis realizado en el Apartado 3 de Ia Seccion D de Ia presente Interpretacion Prejudicial.
Sobre la segunda pregunta, se recalca que lo que se busca con Ia prohibicion de registro establecida en el Articulo 137 de la Decision 486 es evitar que se configuren actos de competencia desleal que sean contrarios a los usos y practicas honestos realizados en el ambito empresarial, no existiendo una lista taxativa de que actos pueden constituir los mismos.
Acorde con lo indicado, no es necesaria la existencia previa de un registro de marca para alegar la configuracion de actos de competencia desleal. Por ejemplo, la configuracion de la comisiOn de supuestos actos de competencia desleal podra plantearse sobre la base de Ia titularidad de nombres 22 comerciales, derechos de autor, trade dress, etc., figuras que no requieren de su inscripci6n en el registro correspondiente para acceder a su proteccion. 4.5.
Considerado que tanto el derecho de autor como la propiedad industrial forman parte de la propiedad intelectual, zes posible asumir que las imagenes y apariencias de los productos que no acrediten un previo registro pueden ser considerado por la via del derecho de autor? Es posible que las imagenes o apariencias de los productos puedan constituir elementos susceptibles de ser obras protegidas por Derechos de Autor5° y que estas no se encuentren inscritas; no obstante, como ha sido senalado previamente, corresponde a la autoridad competente determinar ello, a efectos de concederles proteccion, sin que constituya un impedimento su no inscripci6n en el registro correspondiente. 4.6. zCuales son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusion en el registro de marcas? Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusi6n serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y tambien entre los productos o servicios distinguidos por ellos, (ii) o identidad entre los signos y similitud o vinculaciOn entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre los signos y tambien similitud o vinculacion entre los productos y servicios. 4.7.
Por efecto del Articulo 137 de la Decision 486, zla entidad pablica competente puede denegar una solicitud de registro de marca de una persona por formular oposicion sin contar con un registro previo? De conformidad con lo desarrollado en los Apartados 2 y 3 de la Seccion D de Ia presente InterpretaciOn Prejudicial, esto si es posible. Se reitera que a efectos de formular oposici6n no es necesaria la existencia de un registro previo, salvo en el caso de las marcas, dado que el Articulo 154 de la Decision 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina51 establece el principio "registral" respecto de las mismas.
Sobre la base de dicho principio 50 51 En el contexto de la presente Interpretacion Prejudicial, debe entenderse como "obra" a toda creaci6n intelectual original de naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conforme lo establece el Articulo 3 de la Decision 351 de la Comisi6n del Acuerdo de Cartagena.
DecisiOn 486 de Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina."Articulo 154. - El derecho al use exclusivo de una marca se adquinra por el registro de In misma ante la respectiva oficina nacional competente." 23 basic° se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
No obstante, una oposicion podra sustentarse tambien en nombres comerciales o Derechos de Autor, entre otros, cuyos derechos nacen con el uso del signo y creaciOn de la obra, respectivamente. En estos casos, el registro de los mismos es facultativo; por tanto, a efectos de solicitar proteccion sobre los referidos elementos de propiedad intelectual, debera acreditarse la existencia del nombre comercial o Derecho de Autor y la titularidad del mismo por parte de quien solicita tal proteccion. 4.8. zPara evitar la confusion debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? Primero debemos recordar que la marca es una herramienta que contribuye a que el pUblico consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, generando de esta manera vincula entre el producto y/o servicio, su calidad, asi como su origen empresarial.
En ese contexto, es preciso considerar que en el supuesto que se genere riesgo de confusion entre dos signos distintivos o entre un signo distintivo y otro derecho protegido por la Decision 486, no solo debe prevalecer el interes o derecho del titular de la marca registrada o del titular de esos otros derechos referidos sino, por sobre todo, el derecho del public° consumidor —quien resulta por lo general ser la parte más debil en una relacion contractual— a fin de que este no se yea inducido a error con la presencia de dos signos similares en el mercado y destinados a amparar productos o servicios identicos o vinculados.
Asi, a fin de salvaguardar el interes general del pCiblico consumidor, Ia normativa comunitaria andina ha consagrado en el Articulo 136 que no podran acceder a registro como marca aquellos signos que sean identicos o se asemejen a Derechos de Propiedad Industrial o Derechos de Autor de terceros, que tengan relacion con productos o servicios identicos o vinculados con los cuales el uso del signo sea susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n.
Tal premisa normativa faculta a la Autoridad competente a evaluar cada caso en concreto, teniendo como finalidad primordial cautelar el interes general de los consumidores. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por Ia Corte consultante al resolver el proceso interno 082/2015-CA, Ia que debera adoptarla al 24 emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo Wrath del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Aylloh Quinteros MAGISTRADA Hernán e • Zambrano AGISTRADO Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaciOn Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernan omero Zambrano G no SECRE ARIO ) 25 Notifiquese a Ia Corte consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a Ia Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26