ho TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 129-1P-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2013-00101 Referencia: Marcas involucradas RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y SERVIRED (denominativas) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0897 del 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00101; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2.1. 2.2. Demandante Demandado Terceros interesados: Hechos relevantes: Proceso 129-1P-2016: GLOBAL INVESTMENT — 8 TRADING MANAGEMENT INC.: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. AMERICAN EXPRESS MARKETING 8 DEVELOPMENT CORP. SERVIBANCA S.A. LUZ ÁNGELA LUCICH ANGARITA BANCO DE BOGOTÁ El 30 de diciembre de 2010, INVERLUNA Y CIA S. EN C.A. (en adelante, INVERLUNA) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta)! para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.? AMERICAN EXPRESS MARKETING 8 DEVELOPMENT CORP.
(en adelante, AMERICAN EXPRESS), formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: * MARCA CLASE CERTIFICADO SERVE 9 414895 ú serve 9 419348 Expediente administrativo 10-165022. Clase 38: telecomunicaciones. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición ni se detallan los productos o servicios que distinguen las marcas sustento de la oposición. 2 Proceso 129-1P-2016 MARCA CLASE CERTIFICADO SERVE 36 414899 SÍ $ Serve 36 419349 SERVE 38 414900 SERVE NETWORK 9 414888 SERVE NETWORK 36 414891 SERVE NETWORK 38 414886 3 Sí 38 428614 serve NETWORK 2.3.
SERVIBANCA S.A. (en adelante, SERVIBANCA), formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas:* MARCA CLASE CERTIFICADO $ sermianca 36 165623 SERVIBANCA 22 319013 (servibanea 16 391149 ¡Opos 4 servihanca 35 391148 pS AA $ serdbanea 36 391150
2.4. LUZ ÁNGELA LUCICH ANGARITA (en adelante, LUZ LUCICH), formuló oposición contra el registro del signo solicitado?, basándose en la solicitud de registro de la marca SERVI (denominativa) presentada con anterioridad para distinguir productos de las Clases 9 y 16 de la Clasificación Internacional de NizaÍ, así como en el nombre y enseña 4 De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición ni se detallan los productos o servicios que distinguen las marcas sustento de la oposición. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la oposición. > Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación, fotografías; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, 3 2.5.
Proceso 129-1P-2016 comercial RED SERVI, depositado con Certificado 20171, para distinguir actividades de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.” Por Resolución 53294 del 29 de septiembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por AMERICAN EXPRESS, SERVIBANCA y LUZ LUCICH; en consecuencia, concedió el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) a favor de INVERLUNA, considerando lo siguiente: a) El signo solicitado y las marcas SERVE y SERVE NETWORK resultan fonética y ortográficamente diferentes.
Si bien una de las expresiones del signo solicitado reproduce parcialmente la expresión SERVE de las marcas registradas, no puede establecerse que exista una semejanza relevante que pueda inducir a confusión al consumidor. Ideológicamente, los referidos signos evocan la idea de “servicio” de manera diferente, por lo que el consumidor retendrá cada signo sin que exista riesgo de confusión o asociación en el mercado. b) El signo solicitado y las marcas SERVIBANCA y CAJEROS ASISTIDOS son fonética y ortográficamente diferentes.
Si bien el signo solicitado reproduce el término SERVI, correspondiente a las primeras dos sílabas de la expresión SERVIBANCA, no existe una semejanza relevante que pueda inducir a error al consumidor, siendo que dicha partícula es evocativa de “servicio”. Ideológicamente, se evidencia que los signos en conflicto tienen un diferente significado para el consumidor, por lo que este retendrá cada signo sin que exista riesgo de confusión o asociación en el mercado. c) El signo solicitado evoca la idea de un “servicio en red” y las marcas SERVIBANCA y CAJEROS ASISTIDOS evocan la idea de prestar un “servicio de banca (bancario)”.
El signo solicitado es un conjunto que no debe ser fraccionado para llevar a cabo la comparación. Los signos en conflicto no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o de asociación, dado que no es posible la desmembración de sus denominaciones para poder compararlos. d) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registtada RED SERVI (denominativa) no guardan conexión competitiva?; en consecuencia, Es pertinente señalar que del expediente no se verifican los productos que pretendia distinguir la marca solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Clase 39: Actividades de transporte; embalaje y almacenaje de mercancias; organización de viajes. Del contenido de la Resolución 53294 se advierte que la marca RED SERVI (denominativa), de LUZ LUCICH, habría sido registrada únicamente para distinguir productos de la Clase 16 de la 4 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 129-1P-2016 los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Asimismo, no se ha probado el uso del nombre comercial RED SERVI. e) No necesita referirse a la conexión competitiva entre las marcas registradas señaladas en los anteriores literales, ya que los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión. El signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad estipuladas en los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
SERVIBANCA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 53294.? Por Resolución 69843 del 30 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 53294. Mediante Resolución 20431 del 30 de marzo de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 53294.
El 5 de marzo de 2013, GLOBAL INVESTMENT 8 TRADING MANAGEMENT INC. (en adelante, GLOBAL) demandó la nulidad de las Resoluciones 53294, 69843 y 20431, a fin de que se declare nulo el registro de la marca SERVIRED SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), inscrita con Certificado 447.773, 2.10. El 9 de mayo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad y dispuso notificar a la SIC y a AMERICAN EXPRESS, SERVIBANCA, LUZ LUCICH, INVERLUNA y BANCO DE BOGOTÁ, estos últimos como terceros interesados. 2.11.
El 1 de agosto de 2013, la SIC contestó la demanda. 2.12. Posteriormente*”, INVERLUNA presentó escrito de contestación a la demanda. 10 Clasificación Internacional de Niza, en tanto que solo respecto de tales productos se evalúa la conexión competitiva. De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de este recurso.
De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de presentación del escrito de contestación. 5 4 Proceso 129-1P-2016 2.13. Mediante Auto del 12 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. 3.6. lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de GLOBAL: Mediante Resolución 26301 del 21 de agosto de 2002, la SIC concedió el registro de la marca SERVIRED (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del BANCO DE BOGOTÁ, asignándosele el Certificado 275.832. Asimismo, mediante Resolución 27072 del 28 de agosto de 2002, la SIC concedió el registro de la misma marca para distinguir servicios de la Clase 35 de la clasificación en comentario, asignándosele el Certificado 269.405.
Con posterioridad al registro de las marcas señaladas en el párrafo anterior, INVERLUNA solicitó registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue objeto de oposiciones, las cuales fueron declaradas infundadas, mediante Resolución 53294 del 29 de septiembre de 2011.
El 18 de septiembre de 2012, GLOBAL solicitó a la SIC la cancelación por no uso de las marcas SERVIRED (denominativas) del BANCO DE BOGOTÁ, solicitudes que se encuentran en trámite. Adicionalmente, el 19 de septiembre de 2012, GLOBAL solicitó el registro de las marcas objeto de cancelación, respecto de las cuales reivindicará el derecho preferente que derive de la resolución a su favor de la cancelación. El 29 de noviembre de 2012, INVERLUNA formuló oposición a la solicitud de registro de la marca SERVIRED (denominativa) que GLOBAL tramita para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que dicha marca es confundible con su marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) de la Clase 38 de la clasificación mencionada, en tanto que SERVIRED es una transliteración de la marca REDSERVI y los servicios a los que se refieren los signos se encuentran vinculados competitivamente, siendo que la coexistencia de tales signos en el mercado generará confusión en el público consumidor.
INVERLUNA confiesa que su marca es confundible con el signo que GLOBAL ha solicitado a registro. Siguiendo esta línea, se advierte que los servicios que distingue ¡NVERLUNA también serían conexos competitivamente con los servicios que pretende distinguir SERVIRED (denominativa) en la Clase 35 de la Ciasificación Internacional de Niza. Por lo señalado, los actos demandados habrían sido emitidos en contravención del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que permitieron el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS 6 3.7, 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Proceso 129-1P-2016 PAGOS (mixta) a favor de INVERLUNA mientras se encontraba vigente la marca SERVIRED (denominativa) a favor del BANCO DE BOGOTÁ. La SIC al momento de evaluar el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) debió haber advertido de oficio la existencia de las marcas SERVIRED (denominativas), en las Clases 35 y 36, y realizar el examen de registrabilidad teniendo como antecedentes a tales marcas; por tanto, la SIC quebrantó su obligación, violando, como consecuencia, el Articulo 150 de la Decisión 486.
Argumentos de la contestación de la SIC: El simple dicho de INVERLUNA respecto de la confundibilidad de su marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) con SERVIRED (denominativa) en nada compromete el estudio y posterior decisión de la SIC, autoridad competente. Tanto así que la SIC mediante Resolución 28744 decidió declarar infundada la oposición presentada por INVERLUNA.
No obstante, precisa que la Resolución 28744 aún no ha cobrado ejecutoriedad, por encontrarse pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por INVERLUNA y BIGGINSS INVESTING CORP. No ha incurrido en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 que alega GLOBAL, habiéndose concedido válidamente las resoluciones que se impugnan.
Los actos administrativos de los que se deriva la inconformidad de GLOBAL obedecieron a un análisis serio e imparcial de registrabilidad. Desde el aspecto visual, no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, pues pese a compartir sílabas, estas se encuentran ubicadas en posiciones totalmente diferentes y están compuestas por un diferente número de palabras, siendo su extensión dispar, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.
Asimismo, presentan diferencias ortográficas y fonéticas. No existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, descartándose así cualquier riesgo de confusión. Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC no tenía la obligación de incluir las marcas SERVIRED (denominativas) en su estudio de registrabilidad de la marca solicitada por INVERLUNA.
Es improcedente la acción para controvertir la legalidad de los actos demandados en virtud del Artículo 150 de la Decisión 486. El Articulo 172 de la Decisión 486 no contempla una regla especial de caducidad en los eventos en que se pretenda la nulidad de un registro marcario alegando como fundamento una infracción al Artículo 150 de la misma norma.
GLOBAL debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento 7 5.1. 5.2. 5.3, Proceso 129-1P-2016 dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto con el que se agotó la vía gubernativa para discutir la legalidad de los actos administrativos con fundamento en lo establecido en el mencionado Artículo 150.
Argumentos de la contestación de INVERLUNA: La nulidad interpuesta es inviable, pues no se cumplen los requisitos previstos por el Artículo 137 de la Decisión 486 para obtener la nulidad de un acto administrativo. Aun obviándose lo anterior, GLOBAL no está legitimada para ejercer la acción pues no es titular de algún derecho que se vea lesionado con la concesión de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta).
Apenas tiene una expectativa de obtener la titularidad de la marca SERVIRED (denominativa) y si la obtuviera el registro sería posterior al de su marca, por lo que no tendría derecho de solicitar la nulidad de un signo registrado con anterioridad al suyo. Como lo establece el Artículo 146 de la Decisión 486, solo tiene legitimidad para oponerse o atacar el registro de una marca quien previamente ha solicitado u obtenido el registro de un signo similar y que consecuentemente se vea afectado con el nuevo registro.
Así, no existe ninguna violación al Literal a) del Artículo 136 ni al Artículo 150 de la decisión referida. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina??. Procede la interpretación solicitada, por ser materia controvertida lo regulado en los artículos antes citados.
“ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 8 Proceso 129-1P-2016 De oficio, procede interpretar el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*?, toda vez que se discute sobre la validez de un registro de marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Nulidad de registro de una marca. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre una marca mixta y una denominativa. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el proceso interno, GLOBAL ha manifestado que al evaluar el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) la SIC omitió advertir de oficio la existencia de las marcas SERVIRED (denominativas), registradas con anterioridad; en ese sentido, corresponde analizar lo establecido en el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo _172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 9 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 129-1P-2016 sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración, las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.* El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. ** La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. * La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. ** 35 16 De mado referencial, ver Proceso 242-1P-2013 de fecha 20 de febrero de 2014, p.20-22.
Ibídem. ibídem, Ibidem 10 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 129-1P-2016 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
No obstante, la oficina tiene la obligación de llevar a cabo el referido examen con aquellos signos que considere relevantes para tal efecto, mas no respecto de aquellos que, a su criterio, considere que son incapaces de producir riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. Nulidad de registro de una marca GLOBAL solicitó la nulidad de ta marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta), alegando que la misma fue supuestamente concedida en contravención de lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Por su parte, INVERLUNA refutó tal argumento manifestando que el Artículo 146 de la Decisión 486 establece que solo tiene legitimidad para oponerse o atacar el registro de una marca quien previamente ha solicitado u obtenido el registro de un signo similar y que consecuentemente se vea afectado con el nuevo registro, lo cual no ocurre con GLOBAL.
En consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando éste hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Cabe agregar que en este caso, además, se advierte que existen cuestionamientos con relación al trámite interno que habría seguido GLOBAL a efectos de interponer la presente acción de nulidad. Al respecto, es importante recalcar que este Tribunal no es competente para 11 2.4. 3.1. Proceso 129-1P-2016 interpretar el sentido de las normas internas de cada pals miembro; en ese sentido, se limitará a interpretar la norma comunitaria que resulte relevante para resolver el caso concreto, debiendo la Corte consultante verificar el cumplimiento de la legislación interna que corresponda para la procedencia o no de la acción. Considerando lo expuesto, de ser pertinente, se deberá analizar si el registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) incurre en la causal de nulidad relativa contemplada en el Literal a) del Artículo 136, conforme a lo dispuesto por el Artículo 172 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que cualquier persona puede ejercer dicha acción. Además, debe tenerse presente que la figura de oposición, regulada en el Artículo 146 de la decisión antes señalada, constituye la forma de objetar el acceso de un signo distintivo a su registro; es decir, se da en la etapa pre registral; mientras tanto, la acción de nulidad, abordada en este Apartado, constituye la manera de cuestionar el registro de una marca; es decir, se da en la etapa post registral.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y la marca SERVIRED (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 12 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 129-1P-2016 riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.” a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:** a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. 17 wa Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-1P-2015 y 668-1P-2015 del 25 de julio de 2016.
Ibídem. 13 3.6. 3.7. 4.1. Proceso 129-1P-2016 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 19 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre una marca mixta y una denominativa Como la controversia radica en una supuesta confusión entre la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) y la marca SERVIRED (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Ibidem. 14 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 129-1P-2016 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.? De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.?2? Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:?* a) Sial realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría 20 21 2 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 12-1P-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 648-1P-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. ibidem. 15 b) Proceso 129-1P-2016 lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.7.
Como el elemento denominativo de la marca cuya nulidad se solicita es compuesto*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: a) b) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 25 26 2 Ibidem. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-1P-2015 y 668-1P-2015 del 25 de julio de 2016. 16 4.8. 5.2. Proceso 129-1P-2016 c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto En la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos O servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas RED SERVI SUS PAGOS, SUS GIROS (mixta) y SERVIRED (denominativa). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Conexión competitiva entre servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación internacional de Niza. Tomando en cuenta que se discute la validez del registro de la marca RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (mixta) que distingue servicios de la Clase 38, toda vez que, conforme se alega en el proceso, al conceder dicho registro se habría omitido evaluar en el examen de registrabilidad respectivo a las marcas SERVIRED (denominativas) que distinguen servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar dicho tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe 17 5.3. 5.4. Proceso 129-1P-2016 similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?? Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. 28 29 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151 - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 18 b) d) Proceso 129-1P-2016 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.
La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental.
Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías O subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse 19 Proceso 129-1P-2016 conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00101, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y Cecilia Luisa Ayitóñ Quinteros MAGISTRADA no_ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 20 Proceso 129-1P-2016 omero.Zamifrano Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21