SS TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre de 2016 Proceso: 235-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13993 Referencia: Signos involucrados: RODITEX (denominativo) y RODHIA (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1038-TCA de 24 de febrero del 2015, recibido por este Tribunal, el 15 de mayo del 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin resolver el Proceso Interno 17811-2013-13993; y. El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. — ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno Demandante: RHODHIA S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA; Y 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.
2.6. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Tercero Interesado: LUIS CALERO MENÉNDEZ Hechos - El 7 de julio de 1993, el señor Luis Calero Menéndez, presentó solicitud de registro de la marca RODITEX (denominativa)?, para proteger los productos de la Clase 27? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad RHODIA S.A. el 8 de septiembre de 1993 presentó oposición al registro de la marca solicitada, por ser confundible con la marca de su titularidad RODHIA (denominativa), para distinguir productos de las Clases 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 24 de agosto de 1994, el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 939737, se rechazó la observación presentada y se concedió el registro de la marca RODITEX (denominativa). El 17 de enero de 1995, la sociedad RHODIA S.A., presentó Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución 939737 de 24 de agosto de 1994.
El 22 de junio de 1995, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó a la demanda presentada por la sociedad RHODIA S.A, Mediante providencia de 19 de febrero del 201 5, el Tribunal! Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa La sociedad RHODIA S.A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: * Expediente: 33864/92 ? Clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos: topices murales que no sean de meteríales textiles, 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.
La marca solicitada es similar a la marca registrada al punto de generar confusión entre el público consumidor con la marca registrada (RHODIA- RODITEX). El análisis de confundibilidad se debe realizar entre RHODI con ROD!. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Ministerio de Industrias y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Entre las marcas en conflicto no existen semejanzas capaces de producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.
Existe legalidad del acto administrativo. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del Tercero Interesado Luis Calero Menéndez, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y por estar ajustado a derecho.
Existe falta de derecho del actor para proponer la demanda, pues el trámite de oposición al registro de una marca fue reemplazado en las Decisiones 311, 313 y 344 por la figura de las observaciones. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 81 y 83 de la Decisión Andina 344.
No procede la interpretación del Artículo 81 de la norma mencionada, puesto que, no está en discusión lo que puede constituir una marca. En virtud de que la solicitud de registro como marca del signo RODITEX (denominativo) fue presentada el 7 de julio de 1993, mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 hasta el 13 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo tanto no procede la interpretación de la Decisión 344 Comisión de la Comunidad Andina.
Se interpreta el Artículo 73 Literal a) de la Decisión 3133 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de la controversia en el proceso interno y teniendo en cuenta que es el equivalente del Artículo 83 de la Decisión 344. De oficio se interpreta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344* por ser aplicable a la controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre marcas denominativas. Conexión competitiva entre productos de las Clases 27 y 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo En virtud de que, la solicitud de registro como marca del signo RODITEX (denominativo) correspondiente al Expediente 33864/92 fue presentada 7 de julio de 1993 mientras estuvo vigente (14 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 1993) la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para el efecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2013, en el marco del proceso 119-1P-2013: “( ) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. 3 "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 8) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 4 Decisión 344: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán fas normas contenidas en la presente Decisión. 1.2.
En los distintos pronunciamientos se ha garantizado la seguridad jurídica, diferenciado los aspectos de carácter sustancial (generadora de derechos) de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas adjetivas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Respecto a la aplicación de la retroactividad a la fecha de registro, cuando el asunto es de registrabilidad. En virtud de las diversas modificaciones a las normas comunitarias Andinas sobre todo en materia de Propiedad Industrial, este Tribunal ha establecido en múltiples ocasiones, criterios para abordar estos temas, manifestando: “( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.5 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.3. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.
A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Se ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a Tas disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los $ Entre otros: Proceso 28-1P-95, caso "CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 332, del 30 de marzo de 1998)”.
Proceso 39-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 965, de 8 de agosto de 2003. 1.4. 2.1. 2.2. efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.S Por lo antes expuesto y en virtud de que la solicitud para registro como marca del signo RODITEX (denominativo) se efectuó mientras estaba vigente la Decisión 313, es pertinente proceder con la interpretación de las normas contenidas en la norma citada.
Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno el señor Luis Calero Menéndez, presentó la solicitud para el registro como marca del signo RODITEX (denominativo).
Según RHODIA S.A. el signo es confundible con su marca RODHIA (denominativa), por lo tanto es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: * Proceso 46-1P-2005.
Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005. 2.3. 2.4, 2.5. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.? Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 7 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: “LOCKHEED MARTIN". La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 2.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 2.5.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: B Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR” a > 2.8. 2.9. 3.1, 3.2. 2.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo RODITEX (denominativo) y RODHIA (denominativa).
Comparación entre marcas denominativas En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por nombre: “RODITEX” y “RODHIA”. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 10 3.3. 3.4. 3.5.
Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 10 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. ? Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10 10 Proceso 378-1P-2015, p 11.
"Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 11 3.6. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “RODITEX” (denominativo) y “RODHIA" (denominativo). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 27 y 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el presente caso, el tercero interesado presentó solicitud de registro de la marca RODITEX (denominativa) para proteger productos de la clase 27 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos: tapices murales que no sean de materiales textiles”, por su parte, la sociedad RHODIA $.
A. presentó su oposición al registro de la referida marca, por considerarla confundible con la marca de su titularidad RODHIA (denominativa), para distinguir productos protegidos en las clases 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, v.gr.: Hilos para uso textil12, Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesal3.
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrererta?*, 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.15 4.3.
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por tas 5 Clase 23 de la Clasificación Intemacional de Niza. 3 Clase 24 de la Clasificación intemacional de Niza. 4 Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 15 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151 - Para clasificar fos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán ta Clasificación intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior_no determinarán la similitud ni la disimililud de los productos o servicios indicados expresamente. * (Subrayado agregado) 12 marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 16 4.4.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?” Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines*8, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.!? 18 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. *7 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 1 Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 19 Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 13 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro,?0 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?!, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.5.
Conforme los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la 22 Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 2 En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Pauf Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decír, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https.//b00ks. le.com ec/books?id=I08/68bW3eoCépg=PA2478dg=microeconomia+efecto+sustiluc fonghl=058sa=X8ved=0ahUKEwWQOmbyUus3MARXIHR4KHR«ZAXCOBAEINTACHv=onepagesdq=microeconomía 20efecto%2l di ¡Sf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016) 14 concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.22 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-13993, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
IB DI A S Hernán» 3 ust: Gar JR SIDEN SECRETARIO 2 Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.