PROCESO: 246-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 246-IP-2015 Asunto: Interpretacian Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2011-00016 Signos RIOCLARO (mixto) / CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA (denominativo);

RIO CLARO 70 - 15 (denominativo); CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS (mixto). Magistrado Ponente: Dra. Martha Rueda Merchan VISTOS El Oficio 1557, recibido por este Tribunal el 25 de m-yo de 2015, mediante el cual la Seccian Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 Iiterales a) y b), 154 y 191 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N° 2011-00016; y, El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente interpretacion prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAMA S.C.A. Demandada: LA NACION — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: CEMENTOS ARGOS S.A. (antes CEMENTOS RIOCLARO S.A.). 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 11 de marzo de 1986, la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., solicitO el registro como marca del signo mixto RIOCLARO,1 para amparar los siguientes productos de la Clase 19 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza: "materiales de construcciOn, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberias de gres o de cemento; productos para la construcciOn de carreteras; asfalto y pez".

Dicho registro fue conferido mediante certificado No. 129.945 de 04 de octubre de 1990. RIOCLARO 2.2. El 5 de enero de 2006, el precitado registro fue transferido a favor de Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., fruto del proceso de fusi6n Ilevado acabo entre esta Ultima, la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. y otras compargas. 2.3. El 10 de septiembre de 2008, la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., solicitO el registro como marca del signo mixto RIOCLARO,2 para amparar los siguientes productos de Ia Clase 19 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza: "materiales de construcciOn no metalicos tubos rigidos no metalicos para la construcciOn; toda clase de cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y beton; construcciones transportables no metalicas; monumentos no metalicos". 2 "Cuadro y logotipo este en color blanco y negro", fl. 79.

"Caracterizada por tetras destacadas CR con un diseno especial y la palabra RIOCLARO puesta en la parte inferior de las letras CR. ( ) presenta el logotipo en un cuadro con colores de fondo curuba y verde manzana, con esquinas recortadas y las tetras en color azul oscuro", fl. 79. 2 RIOCLARO 2.4. La sociedad GALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A., formul6 oposicion sobre Ia base de su nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA y sus marcas denominativas RIO CLARO 70 — 15 (Clase 1, certificado No. 169477), denominativa CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA (Clase 19, certificado No. 169479), y mixta GALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS (Clase 1, certificado No. 175823). lin ©,©11©; elarc-c) A ON NMI abEllivADQS CALCAREOS 2.5.

El 30 de noviembre de 2009, Ia Division de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolucion 61608 declaro infundada Ia oposiciOn y concedi6 el registro solicitado. 2.6. La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A., presento recurso de reposiciOn y en subsidio de apelacion contra el anterior acto administrativo. 2.7.

El 29 de enero de 2010, Ia Division de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolucion 05225 resolvio el recurso de reposicion, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelacion. 2.8. El 27 de abril de 2010, Ia Superintendencia Delegada para Ia Propiedad Industrial, mediante Resolucion 21755 resolvio el recurso de apelacion, confirmando Ia decisi6n impugnada. 1 14 3 2.9.

La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A., presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos ad min istrativos. 2.10. El 25 de mayo de 2015, Ia Seccion Primera del Consejo de Estado, mediante Oficio 1557 solicito InterpretaciOn Prejudicial al Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. 3.

Argumentos de Ia Demanda presentados por CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A.: 3.1. Adujo que aproximadamente desde el 8 de mayo de 1981 viene usando de manera publica y continua el signo distintivo RIOCLARO como parte preponderante de su nombre comercial. 3.2. Igualmente, que el deposit° de su nombre comercial le fue concedido por Ia Division de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, mediante ResoluciOn No. 32965 de 10 de agosto de 2010, bajo el Certificado No. 8581. 3.3.

De otra parte, que el objeto social de Ia sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A., se circunscribe a Ia explotacion y comercializacion de productos comprendidos en las Clases 1, 6, 19 y 31 de la ClasificaciOn Internacional de Niza. 3.4. Serial6 tambien que desde Ia epoca en que CEMENTOS RIOCLARO S.A. (hoy CEMENTOS ARGOS S.A.), inaugur6 su planta o fabrica (1986), Ia sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A., comunic6 de manera verbal y escrita a Ia precitada compania el hecho de la confusi6n que existia frente al signo distintivo RIOCLARO, sin obtener ningOn tipo de respuesta. 3.5.

Agrego que debido a lo anterior y al hecho de Ia concesiOn de registros de marcas a favor de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., ha tenido que interponer acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho. 3.6. Arguye que en el caso sub examine Ia autoridad nacional incurri6 en una falsa motivaciOn, porque no solamente omitio valorar debidamente el material probatorio que acredita el latente riesgo de confusion entre los signos en conflicto, sino que tambien, erradamente, centro su analisis exclusivamente en el cotejo de un signo mixto frente a uno denominativo, cuando dentro de Ia oposicion que se formula salts a la vista la afectacion de signos mixtos y de un nombre comercial.

Resalta que por lo tanto, el aludido examen debi6 efectuarse de manera '1 4 separada por cada uno de los signos en disputa, sin omitir realizarse de manera conjunta y sucesiva. 3.7. Que el elemento preponderante de los signos en conflicto es la denominaciOn RIO CLARO, lo cual es evidente segun lo aduce y que ademas son semejantes desde el punto de vista de los productos que identifican contrario a lo que piensa la autoridad nacional por lo que existe conexiOn competitiva. 3.8.

Igualmente que el proceder de Ia autoridad nacional vulnera derechos adquiridos de la demandante, y que mal obra Ia misma autoridad al precisar que entre los signos en conflicto se presenta alguna coexistencia de marcas o Ia existencia de un derecho previo de CEMENTOS ARGOS S.A.

4. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 4.1. SegOn lo informa el expediente a folio 96, Ia Seccion Primera del Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberse presentado por fuera del termino de fijaciOn en lista. 5. Participacion del Tercero Interesado CEMENTOS ARGOS S.A.: 5.1.

Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, grafico, fonetico y conceptual. 5.2. De otra parte seriala que si bien Ia demandante presento acci6n de tutela para proteger su nombre comercial, Ia misma fue resuelta desfavorablemente porque se encontro que quien primero utilizo el nombre comercial RIOCLARO fue la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA., quien posteriormente cedio sus derechos a CEMENTOS RIOCLARO S.A. Ademas, porque Ia accion de tutela fue impetrada mucho tiempo despues de Ia ocurrencia de los hechos, lo cual demuestra la aceptaciOn tacita de Ia coexistencia de marcas segun lo aduce. 5.3.

En igual sentido expresa que Ia referida acci6n de nulidad fue resuelta en su contra por no encontrar que se hubiese vulnerado Ia normativa comunitaria que regia para Ia epoca de los hechos y que Ia sociedad demandante carece de legitimacion en Ia causa por cuanto no acredit6 que a la fecha en que Ia sociedad CEMENTOS ARGOS solicito el registro, tuviese derechos de nombre comercial y de marcas oponibles al registro controvertido. 5 5.4.

Agrega que el mero deposito no acredita haber tenido Ia titularidad del derecho al uso exclusivo de Ia denominacion RIO CLARO, ni del nombre depositado CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, lo cual constituye una mera presuncion y que el primer uso del nombre comercial RIOCLARO correspondio a Ia sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA. 5.5.

Que Ia sociedad demandante cambi6 de nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA por el de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A. (23 de diciembre de 2008) segOn consta en el certificado de existencia y representaci6n legal de Ia compaiiia, y que se infiere que desde dicha fecha ces6 cualquier derecho sobre dicho nombre comercial. 5.6.

Que las marcas sustento de Ia oposicion fueron registradas con posterioridad al signo mixto RIOCLARO (Certificado No. 129.945). Adernas, que el unico registro que tenia con Ia denominaciOn RIOCLARO fue cancelado por el Consejo de Estado. Hace hincapie en que Ia oposicion se fundamento en marcas mixtas compuestas y que de ninguna manera singularizan el termino RIOCLARO. 5.7.

Igualmente aduce que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen conexi6n competitiva y que Ia sociedad demandante habilmente esta realizando un analisis fraccionado de los signos en conflicto. 5.8. Finalmente, que en caso de que sus argumentos no fueran tenidos en cuenta, se debe considerar que los signos en conflicto han coexistido pacificamente en el mercado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitO Ia interpretaci6n prejudicial de los articulos 136 literales a) y b), 154 y 191 de Ia Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina, de los cuales se interpretaran por ser procedentes los articulos 136 literales a) y b) y 191. El articulo 154 no se lo interpretara porque no es directamente aplicable para resolver el caso bajo estudio.

De oficio, se interpretaran los articulos 150, 190, 192 y 193 de Ia misma normativa porque establecen el ambito de proteccion de un nombre comercial 3. 3 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina.( ) Articulo 136 6 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. Proteccion del nombre comercial. Modificaci6n del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Comparaci6n entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. La conexion competitiva.

"No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-4 a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro 0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la mama pueda causar un riesgo de confusiOn o de asociaciOn; b) sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser e/ caso, a un Mtulo o ensena, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociaciOn;

( ) Articulo 150 "Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre estas y sobre la concesi6n o denegatoria del registro de la marca mediante resoluci6n." ( ) Articulo 190 "Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econornica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacion social, razon social u otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir." Articulo 191 "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".

Articulo 192 "El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo identico o similar, cuando ello pudiere causar confusi6n o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio econ6mico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". (-..) Articulo 193 "Conforme a la legislaciOn interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depOsito tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los terminos previstos en el articulo 191".

( 6. 7. Coexistencia de hecho de marcas. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autOnomo e integral. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Proteccion del nombre comercial. Modificacion del nombre comercial manteniendo los elementos esenciales 1.1. La sociedad demandante argumentO que aproximadamente desde el 8 de mayo de 1981, viene usando de manera publica y continua el signo distintivo RIOCLARO como parte preponderante de su nombre comercial.

Indica que tiene depositado su nombre comercial desde el 10 de agosto de 2010. 1.2. La sociedad tercera interesada sostuvo que el mero deposit° no acredita la titularidad de la denominacion RIO CLARO, ni del nombre comercial CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA. Manifest6 que la sociedad demandante desde el 23 de diciembre de 2008, cambia el nombre comercial depositado por el de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPANIA S.C.A. 1.3.

El articulo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el titulo X de esta Decisi6n, se encargan de regular la proteccion del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demas signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Juridic° Comunitario Andino. 1.4.

Es asi como la primera de las disposiciones citadas, establece: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) Sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o enseria, siempre que dadas las circunstancias, su use pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion".

( )". (negrillas fuera de texto) 1.5. Previo a referirse el Tribunal a la proteccion que el Ordenamiento Juridic° Comunitario otorga al nombre comercial, habra de reiterar los 8 41- rasgos que lo caracterizan, lo cual ha precisado a lo largo de multiples interpretaciones a partir de la nocion que sobre el mismo trae el articulo 190 de la misma Decisi6n 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: "Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econamica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes caracteristicas: 1.6.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado4. 1.6.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 1.6.3.

El nombre comercial es independiente de la razon social de la persona juridica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razon social y un nombre comercial identico a esta, o tener una razon social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. 1.6.4. El nombre comercial puede ser multiple, mientras que Ia razon o denominacion social es Unica; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero solo una razon social.

Presupuestos para la protecci6n del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 1.7. El sistema de protecciOn del nombre comercial se encuentra regulado en los articulos 191 a 193 de la Decision 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan: 4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la ensefia comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisi6n 486. 9 "Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

"Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo identico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un clan° economico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante Ia oficina nacional competente. El registro o deposito tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los terminos previstos en el articulo 191" -(negrillas fuera de texto)-. 1.8.

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial Onicamente se adquiere por el uso como explicitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que Ia proteccion juridica del mismo consagrada en este Ordenamiento esta inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez asi lo precisa el articulo 191 arriba citado. 1.8.1.

Por lo mismo, el deposit° del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como asi lo deja en claro por su parte el articulo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello solo tiene caracter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a traves del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre Ia exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de proteccion del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripcion o deposit°, sino exclusivamente con su primer uso. La fund& de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relacion con el pOblico 10 consumidor y, por otro, una herramienta para que Ia Oficina de Registro de Marcas haga su analisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo analisis de registrabilidad debera tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 1.8.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales5 y constante, que su uso sea permanente6. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo identico o similar, podra oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusi6n o de asociacion en el pOblico consumidor. 1.8.2.2.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo identico o similar, podra impedir dicho uso si este puede causar riesgo de confusion o de asociacion. El uso real, sustancial y constante podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y Ia cantidad de la comercializacion de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en yenta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese 5 6 Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaria ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningun derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relacion con el public° consumidor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la InterpretaciOn Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 11 signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicaciOn empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.8.3.

Aspectos a tener en cuenta en relacion con la prueba del uso sustancial en el mercado Para resolver el caso particular, se debera tener en cuenta lo siguiente: Un nombre comercial registrado de una manera y usado de una manera sustancialmente distinta, no generaria ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real, sustancial y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningOn derecho sobre el primero. Lo anterior por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendria relacion con el public° consumidor.7 En consecuencia, un nombre comercial usado con modificaciones no sustanciales no implicaria Ia perdida su uso continuo.

Por lo tanto, su proteccion seria desde su primer uso. Como los mercados y las sociedades evolucionan, los signos distintivos tambien. Es muy corm:in que, para adaptarse a las nuevas y diferentes circunstancias, los empresarios modifiquen de forma no sustancial sus signos distintivos, es decir, de forma tal que no resulten afectados los elementos relevantes o esenciales de estos.

En efecto, se debera determinar cuales son los elementos relevantes o sustanciales del nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA. Si hay variacion de dichos elementos habria un cambio sustancial, lo que implicaria el cese de protecciOn del nombre comercial. Como es un signo compuesto, debera atender los siguientes parametros: 1.8.3.1.

Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordaci6n en el pOblico consumidor. 1.8.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia extension de Ia palabra. Las palabras más 7 La funcion de un sistema de registro de nombres comerciales es por un lado informative en relacion con el pOblico consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro de marcas haga su analisis de registrabilidad de oficio e integral. 12 cortas por lo general tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 1.8.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 1.8.3.4. Analizar si Ia palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, Ia palabra debit no tendria relevancia en el conjunto., 1.8.3.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comiln. Las palabras genericas, descriptivas o de uso corm:in se debe excluir del cotejo de marcas. 1.8.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforms una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusion. Riesgo de asociacion. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 2.1. Como en el proceso interno se discute que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial denominativo CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, con sus marcas denominativas RIO CLARO 70 — 15 y CALES DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA, y con su marca mixta CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS, el Tribunal habra de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en los literales a) y b) del articulo 136 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina8, del siguiente tenor literal: 8 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 13 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion; sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rOtulo o enseria, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de asociacion;

( )". 2.2. El Ordenamiento Juridic° Comunitario protege Ia fund& distintiva del signo marcario, a traves del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Regimen de Propiedad Industrial codificado en Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusiOn o de asociacion en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos identicos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposici6n que se analiza. 2.3.

De ahi que la norma prohiba el acceso al registro de algUn signo identico° o semejantel° a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusion o de asociacion en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que ademas aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al public° consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusi6n o de asociacion en la seleccion de los productos o servicios identificados con Ia marca. 2.4.

En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que este adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 2.5. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 9 10 Los signos identicos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 14 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econ6mica. 2.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretacion, se debera establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pUblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusiOn se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracion, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 2.6.3.

Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. 2.7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusion y/o de asociacion en el public° consumidor, debe corresponder al resultado de un analisis integral conforme lo requiera cada caso particular segOn sus propias especificidades, edemas de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos "RIO CLARO" (mixto) / "CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA" (denominativo), RIO CLARO 70 — 15 (denominativo) y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS (mixto), y comparando los signos en conflicto con sujeci6n a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 2.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas generales para el cotejo entre signos distintivosil: 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretacion Prejudicial del 19 de 15 2.8.1.

La comparaciOn debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 2.8.2. En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.

No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hare en momentos diferentes. 2.8.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusion o de asociacion. 2.8.4. Al efectuar la comparacion en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir como el producto o servicio es percibido por el pUblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusiOn o de asociaci6n.

De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en relacion con la categoria de bienes o productos. 3. Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 3.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusion entre los signos mixtos RIOCLARO y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro grafico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 3.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, tambien puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que por su tamailo, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e InterpretaciOn Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 16 3.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cual es el elemento predominante de los signos mixtos, se debera tener en cuenta las siguientes reglas12 para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusion, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento grafico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparaciOn entre signos figurativos, en relacion con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en Ia mente de quien Ia observa.

En el cotejo de dos signos figurativos debera atender a la distinci6n de los elementos mencionados, pues la confusion bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que Ia parte conceptual o ideologica suele prevalecer. 3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: 3.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una fund& diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 3.3.3.2. Se debe tener en cuenta Ia silaba tonica de los signos a comparar, ya que si ocupa Ia misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 3.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 17 3.3.3.4.

Se debe determinar el elemento que impacts de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado. 3.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento comUn preponderante o relevante en ambos signos. 3.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parametros13: 13 3.4.1.

Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordaci6n en el pilblico consumidor. 3.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extension de la palabra. Las palabras más codas, por lo general, tienen mayor impacto en Ia mente del consumidor. 3.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 3.4.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso corm:in. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comOn se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial del 24 de Julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretacion Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 18 debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.4.6.1.

Si Ia palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 3.4.6.2. Si Ia palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 3.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situaci6n que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se debera realizar el cotejo entre los si9nos mixtos RIOCLARO y CALES RIO CLARO DERIVADOS CALCAREOS, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusion y/o de asociacion entre los mismos, con el fin de proveer sobre Ia legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretaciOn, ademas de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretacion sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habran de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuacion en esta providencia. 4.

Comparacion entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos 4.1. Como la controversia tambien informa sobre Ia supuesta confusion del signo mixto RIOCLARO y los denominativos CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA y RIO CLARO 70 - 15, se abordara el tema planteado. 4.2. Cuando se haya determinado cual es el elemento caracteristico y predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas14 para el cotejo entre los mismos: 4.2.1.

Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusi6n, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 14 A Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: InterpretaciOn Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 19 4.2.2.

Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acapite precedente. 4.3. Por lo tanto, se debera aplicar los mencionados parametros, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre el signo mixto RIOCLARO y los denominativos CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LIMITADA y RIO CLARO 70 — 15, cuyo analisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos. 5.

La conexion competitiva 5.1. El signo RIOCLARO (mixto) se solicito para amparar productos de la Clase 19 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza y RIO CLARO 70 -15 (denominativa) y CALES RIO CLARO DERIVADOS CLACAREOS (mixta) para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificacion Internacional de Niza se abordara el tema propuesto. 5.2.

Se debera proceder a analizar la conexion competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema15, pues al efecto ha sefialado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 5.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas identicas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexion competitiva y la proteccion de los signos notoriamente conocidos16. 5.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de Ia especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculacion o relacion 15 16 Se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretacion Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al use exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relacion con la ClasificaciOn Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parametro inicial para evitar el riesgo de confusiOn, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones identicas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios tambien identicas o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretaci6n prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 20 competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el pUblico consumidor. 5.5. Para el efecto, se debera analizar Ia naturaleza o use de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de Ia Clasificacion Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicacion de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (parrafo segundo del articulo 151 de la Decisi6n 48617). 5.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexion competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 17 5.6.1. La inclusion de productos diferentes en una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. En esta hipotesis se esta frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o identicas, Ia vinculaciOn o relaciOn entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume tambien Ia conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le correspondera al titular de Ia marca a la cual se le atribuya dicha presuncion. 5.6.2.

Canales de comercializacion. Para determinar Ia conexion competitiva se deben analizar los canales de comercializacion de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercializacion en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en la conexion competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habria mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequelios sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambien una aparente similitud o relacion. 5.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, television y prensa), la incidencia de conexion competitiva seria mayor.

Por el contrario, si la difusion se da mediante comunicaciOn directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexion Articulo 151 Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 21 competitiva seria menor.

Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, tambien podriamos encontrar una incidencia mayor de conexion competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este analisis, pues se requiere de Ia concurrencia de otros para el efecto. A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal.

En este sentido, un producto que es el complemento util de una oferta principal constituye un indicio a favor de Ia similitud. 5.6.4. Mismo genero de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo genero habra mayor incidencia de conexion competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir.

En efecto, para analizar Ia conexion competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como Ia intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o Ia complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 5.6.5.

El grado de sustitucion (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar Ia conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o Ia complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideraci6n que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestiOn resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustituci6n se presenta claramente cuando un ligero incremento en el st_ 22 precio de un producto origina una mayor demanda en el otro18.

Para apreciar la conexion competitiva, o sustituciOn, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.7. Conforme los criterios sefialados, se debera determinar la existencia de conexiOn competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar Ia conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer Ia conexiOn competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer la conexiOn competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Onicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este Ultimo supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para la consecuci6n del proposito de establecer la conexiOn competitiva19. 6. Coexistencia de hecho de marcas 6.1. Como quiera que el Tercero Interesado argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacificamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de la coexistencia de hecho de marcas o coexistencia pacifica de signos. 6.2.

El fenomeno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser identicos o similares e identificar productos tambien identicos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusion entre ellos. 18 19 En lo que concierne a la sustituciOn de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo senalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA.

MICROECONOMIA". [VersiOn espariola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverte S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto mas barato en tOrminos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:<https://books.google.com.ecibooks?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&d_g=microeconomia +efecto+sustitucion&h1=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhX1HR4K HRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&cFmicroeconomie/020efecto°/020sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que Ia coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 6.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar Ia registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusi6n entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusi6n para los consumidores. 6.5.

La coexistencia pacifica de los signos por varios anos, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusion o asociacion en el publico consumidor, podria tomarse como indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado). 6.6. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total conviccion de que el pUblico consumidor no incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciacion en el public() consumidor y en las personas que participan en los canales de distribuciOn, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) 6.7.

En conclusiOn, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 6.7.1. Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusion y/o asociacion. 6.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica. 6.7.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepcion del public° consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo 24 masivo y permanente, que en relaciOn con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el analisis en relacion con productos basicos que en productos suntuarios. 6.7.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusi6n o asociacion en el public° consumidor. 6.8. En consecuencia, se debera establecer si los signos en conflicto coexisten pacificamente en el mercado de conformidad con los parametros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los dernas elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusion o de asociaci6n. 7.

El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autonomo e integral 7.1. Como la demandante argumento que la Superintendencia de Industria y Comercio no present6 una adecuada motivacion en los actos demandados, el Tribunal se referira al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en multiples asuntos20. 7.2.

El articulo 150 de la DecisiOn 486 preve que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (articulo 148), debera realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes caracteristicas: 7.2.1. 20 Es autonomo: sus decisiones son independientes, tanto en relacion con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relacion con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la informacion recaudada para el procedimiento en cuestion, independiente del analisis efectuado ya sobre signos identicos o similares. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

InterpretaciOn Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; InterpretaciOn Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. InterpretaciOn Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 25 Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligacion al hacer el analisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo tramite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el limite de sus actuaciones esta dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los !Daises a traves de las acciones judiciales correspondientes para conocer de Ia legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su funcion emitan. 7.2.2.

Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los articulos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. 7.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolucion que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolucion respectiva, que en Oltimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razon del analisis efectuado. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada la presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00016, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad can lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 Wrath tercero de su Estatuto. 26 La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hama Kumar° Za AG 11 fib Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secret `io. Hernan ambrano SIDENTE Gusta arc rito SE CRETARIO Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 246-IP-2015 27