(EIN Í Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre de 2016 Proceso: 494-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00030 Referencia: Signos mixtos NUESTRO DIARIO Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 3148 de 25 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00030, y, El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MULTITECH S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA ES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 494-1P-2015 Tercero Interesado: EL PAÍS S.A. Hechos Relevantes: El 26 de noviembre de 2003, EL PAÍS S.A. (en adelante, EL PAÍS), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo NUESTRO DIARIO (mixto) para identificar los siguientes productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: "periódicos, revistas, suplementos y toda clase de artículos de papel, cartón, papelería, toda clase de articulos impresos, fotografías; adhesivos para papelería; y material de instrucción o de enseñanza” (Expediente administrativo 03 104147).
Diario La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y dentro del término legal CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. (en adelante EL TIEMPO), presentó oposición argumentando que el signo solicitado se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
El 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 27345, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. EL TIEMPO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 27345 de 29 de octubre de 2004. El 11 de febrero de 2005, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 002719, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(Y Proceso 494-1P-2015 2.6. El 18 de octubre de 2006, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 26892, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.7. El 11 de mayo de 2006, EL PAÍS solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro del signo NUESTRO DIARIO (mixto), para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional Niza: “telecomunicaciones” (Expediente administrativo 06 044636).
MUESTRO Diario 2.8. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se presentaran oposiciones. 2.9. El 11 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 33741, concedió el registro solicitado. 2.10. MULTITECH S.A. (en adelante, MULTITECH), presentó demanda de nulidad contra los cuatro actos administrativos determinados anteriormente. 2.11.
El 5 de octubre de 2009, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda de nulidad y dispuso notificar a la SIC y a EL PAÍS, como tercero interesado. 2.12.El 19 de julio de 2010, la SIC y EL PAÍS contestaron la demanda. 3. Argumentos de la Demanda presentados por MULTITECH: 3.1.
MULTITECH sostuvo que edita en Guatemala el periódico denominado NUESTRO DIARIO, que fue expedido por primera vez en enero de 1998. 3.2. De igual manera manifestó que MULTITECH es titular de la marca y el nombre comercial NUESTRO DIARIO en diversos Paises Miembros de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929 (en adelante, Convención de Washington), entre los cuales se encuentran Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y México.
La marca y el nombre comercial mencionados identifican productos y servicios de las Clases 16 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 494-1P-2015 Arguyó que los actos administrativos acusados vulneran el artículo 8 de la Convención de Washington, pues el signo solicitado reproduce en su totalidad su marca NUESTRO DIARIO.
Expresó que los signos en conflicto son confundibles; utilizan los mismos elementos como el tipo de letra, ubicación, disposición de las expresiones dentro de la gráfica, tamaño o volumen de la parte denominativa, y las dimensiones de las letras, particularmente la letra Agregó que en Guatemala NUESTRO DIARIO es el periódico de mayor circulación y goza de alto reconocimiento.
Adujo que la solicitud de registro se presentó de mala fe. El PAÍS conocia perfectamente la existencia internacional del periódico NUESTRO DIARIO. Esto se demuestra porque: (i) asistió a conferencias y seminarios; (ii) la fuerte publicidad que se ha desplegado, entre la que se encuentra la plasmada en internet a través del sitio www.nuestrodiario.com; y (iii) los contactos directos entre MULTITECH y EL PAÍS S.A. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Sostuvo que la demandante no presentó oposición a la solicitud de registro del signo NUESTRO DIARIO.
Por lo tanto, no acreditó su interés real en el mercado, de conformidad con los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la demandante no propuso los respectivos recursos en la vía gubernativa y que no demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Convención de Washington.
Manifestó que la marca mixta NUESTRO DIARIO cumple con los requisitos del artículo 134 de Decisión 486 y, por tanto, es registrable. No está incursa en causales de irregistrabilidad. Además, agregó que los derechos de propiedad industrial se regulan por el principio de territorialidad. Participación del Tercero Interesado EL PAÍS:. Sostuvo que MULTITECH no aportó pruebas pertinentes que demuestren el uso de un nombre comercial en los paises que manifiesta en la demanda. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.1.
Proceso 494-IP-2015 Indicó que no se probó la notoriedad de la marca mixta NUESTRO DIARIO. Manifestó que en la República de Colombia no se han comercializado o prestado productos o servicios de las Clases 16, 35 y 38, identificados con la marca NUESTRO DIARIO de la sociedad MULTITECH S.A. Adujo que no se actuó de mala fe, ya que el signo solicitado proviene de un anterior lema comercial: “el diario de nuestra gente”.
Expresó que no tuvo conocimiento previo de la marca NUESTRO DIARIO. El hecho de que se haya participado en congresos no es un hecho concluyente de mala fe. El derecho de cada marca se circunscribe al territorio de cada pais. Solicitud de interpretación La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, cuya Corporación conoce del proceso de nulidad promovido en el presente asunto, decidió suspenderlo y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal con el fin de resolverlo conforme lo dispuso en auto del 22 de septiembre de 2014, la cual se remitió a este Tribunal mediante oficio del 25 de septiembre de 2015.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. Sin embargo, el Tribunal se referirá expresamente a su párrafo segundo y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h) pues se está resolviendo una causal de nulidad relativa, 224, 228 y 229 de la misma normativa? cuyas normas regulan la protección de la marca notoriamente conocida.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transtiteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(-..) Proceso 494-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
(-.-) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, las siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) fa existencia de aclividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) fos aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; SS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1.
Proceso 494-1P-2015 La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Los signos notorios en países extracomunitarios. Interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de. la Comisión de la Comunidad Andina especialmente su párrafo segundo. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino Como en el proceso interno se controvierte la aplicación de la Convención de Washington, se abordará el tema planteado.
Respecto de las materias transferidas para la regulación de la Comunidad Andina, la normativa subregional goza de prevalencia en relación con los ordenamientos jurídicos de los Paises Miembros y las normas de derecho internacional. En consecuencia, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que, en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren abordados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de esta última. De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de propiedad industrial es la comunitaria andina.
Esto quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Los signos notorios en países extracomunitarios Como en el proceso interno se argumenta que la marca y el nombre comercial NUESTRO DIARIO gozan de alto reconocimiento en Guatemala, cuya situación se aduce conocida y aprovechada de mala fe por EL PAÍS al registrar la marca mixta NUESTRO DIARIO en Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?.
Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011 Sobre la marca notoria en paises extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 494-1P-2015 Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 2.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 2.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2.4.1.2.
Las personas que participan en los canales de distribución «o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2.4.1.3. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 2.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 2.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4.
Proceso 494-1P-2015 En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe e! principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar 2.6. Proceso 494-1P-2015 cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486%.
Esto implica que para que un signo notorio sea protegido, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos. 2.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de! producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*, 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 10 Proceso 494-1P-2015 podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido*, Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 2.7.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno 2.8. 2.9. Prueba de la notoriedad “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 6 Ibidem.
Pág. 247. de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 11 S Proceso 494-1P-2015 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional: o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” 2.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.
La marca notoria en países extracomunitarios 2.11.De una lectura armónica de los articulos 224 y 136 literal h), se desprenden las siguientes consecuencias: 2.11.1. 2.11.2. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Paises Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario.
No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 2.12.No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: 2.12.1.
La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que establece: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que 12 Proceso 494-41P-2015 fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” El artículo 137 de la Decisión 486 prevé la nulidad del registro de marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
En relación con las marcas notorias extracomunitarias, los actos de competencia desleal podrían darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades: (i) de competencia desleal por confusión; y (ii) competencia desleal por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Para calificar lo anterior, se debe partir de Indicios razonables” que hagan pensar que la solicitud de registro se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el acto de confusión o aprovechamiento injusto de la reputación ajena. 2.13.
En concordancia con todo lo expuesto, se deberá determinar si la marca mixta NUESTRO DIARIO era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto NUESTRO DIARIO, para posteriormente establecer si se configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 2.14.Si los signos no eran notorios en la Comunidad Andina, se deberá establecer si lo eran en países extracomunitarios, para poder determinar si eran protegibles de conformidad con lo establecido en los puntos 2.12. y siguientes de la presente providencia. 3.
Interpretación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especialmente su párrafo segundo 3.1. Establece la citada norma: "Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, A Pm Por “indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por via de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 0 y 2 13 q30 dd E as 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 494-IP-2015 Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca".
Regula esta disposición la nulidad del registro de marcas, la cual puede ser absoluta o relativa según la clase de prohibición que se hubiere trasgredido al concederse un registro de marca, cuya competencia para declararla le corresponde al Juez Nacional de acuerdo con las competencias atribuidas a las autoridades judiciales de cada País para conocer de esta clase de procesos de nulidad, y desde luego con base en las pruebas que permitan demostrar la irregularidad constitutiva de una u otra clase de nulidad.
La nulidad absoluta se puede configurar por haberse concedido el registro en contravención de alguna de las prohibiciones taxativamente determinadas en el articulo 135 de la misma Decisión 486 de 2000 o por haberse concedido con desconocimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 ibídem, como asi lo establece la norma en análisis.
Por su parte, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la misma disposición, la nulidad relativa puede configurarse frente a la contravención de alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 136 ibídem, al concederse el registro de una marca. Igualmente esta clase de nulidad puede configurarse cuando el registro de una marca se hubiere obtenido o producido como consecuencia de algún acto de mala fe del solicitante, en cuyo caso deben obrar en el proceso al menos indicios razonables de los cuales el Juez pueda inferir válidamente que el registro se obtuvo de mala fe.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00030, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 14 Proceso 494-1P-2015 La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ), ¿ LA O Y Cecilia LUISA E aleros MAGISTRADA Load Herng//Romero Zambrano ' Hugo Ramiro TRADO MAGISTRADO pac De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernán ro Zambrano “Gusta are RESIDENTE SECRETARIO > Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 494-IP-2015 15