TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso 210-IP-2016 Asunto Interpretacion Prejudicial Consultante Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00177 Referencia Marcas involucradas NH (denominativa) y BH HOTELES (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 1788 del 06 de mayo de 2016, recibido via correo electronic° el 10 de mayo del mismo ario, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia solicita Ia Interpretacion Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00177; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES GMH S.A. 1 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la Reptblica de Colombia Terceros Interesados: NH HOTELES S.A. BH HOTELES INC. 2. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de enero de 2009, NH HOTELES S.A. (en adelante, NH HOTELES) solicito a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC) de la RepCiblica de Colombia el registro de Ia marca NH (denominative)' para distinguir servicios de la Clase 43 de Ia Clasificacion Internacional de Niza.2
2.2. BH HOTELES INC. (en adelante, BH HOTELES) presento oposicion contra Ia solicitud de registro del signo solicitado, con fundamento en la titularidad que ostenta sobre Ia marca BH HOTELES (mixta), anteriormente registrada con Certificado 357499 para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza. 3 2.3. Por ResoluciOn 12885 del 08 de marzo de 2010, la DirecciOn de Signos Distintivos (antes Division de Signos Distintivos) de la SIC declaro infundada Ia oposici6n y concedio el registro del signo solicitado NH (denominativo) a favor de NH HOTELES, considerando lo siguiente: a) Los signos en conflicto incorporan una letra distinta en su inicio, lo cual genera diferencias visuales y en su pronunciaci6n; asimismo, si bien estos incluyen la letra H, cada uno contiene elementos adicionales que apreciados en su conjunto y sucesivamente les confieren una estructura Unica y distintiva que permite su diferenciacion sin generar riesgo de confusi6n o de asociaci6n. b) No es necesario referirse a Ia conexiOn competitiva de los servicios que aluden los signos confrontados, toda vez que estos signos cuentan con elementos diferenciadores que desvirtUan Ia existencia Expediente administrativo 09-8763. 2 Clase 43: servicios de restauraci6n (alimentaciOn); hospedaje temporal. 3 En la documentacion que obra en el expediente no constan los servicios que distingue la marca BH HOTELES (mixta). 2 de riesgo de confusion.
Siendo asi, el consumidor promedio no tendra dudas acerca del origen empresarial de los servicios que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacifica en el mercado. c) Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comunidad Andina.
2.4. BH HOTELES interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion 12885. 2.5. Por Resolucion 26677 del 26 de mayo de 2010, Ia Dirección de Signos Distintivos de Ia SIC, resolvi6 el recurso de reposicion confirmando lo decidido en la ResoluciOn 12885 y concediO el recurso de apelacion interpuesto por BH HOTELES. 2.6.
Mediante Resolucion 41175 de agosto de 20104, el Superintendente Delegado para Ia Propiedad Industrial de la SIC resolvi6 el recurso de apelacion confirmando lo decidido en la Resolucion 12885. 2.7. El 7 de mayo de 2011, INVERSIONES GMH S.A. (en adelante, INVERSIONES GMH) interpuso acci6n de nulidad contra las Resoluciones 12885, 26677, 41125 y 64947.5 2.8.
El 27 de julio de 2012, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia admitiO la demanda, desestimando tramitar la pretension contra la Resolucion 64947 por tratarse de una marca y una actuaciOn administrativa diferente. Asimismo, orden6 notificar a la SIC, NH HOTELES y a BH HOTELES, estos dos Oltimos como terceros interesados. 2.9.
El 25 de junio de 2015, la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia RepOblica de Colombia decidi6 suspender el proceso y solicitar interpretaciOn prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de Ia demanda de INVERSIONES GMH: 3.1. Se ha transgredido la disposicion contenida en el Literal b) del Articulo 135 de la Decision 486, debido a que el signo solicitado carece de distintividad por ser muy parecido a la marca registrada. 4 Conforme a la documentacion que obra en el expediente, no se verifica el dia en que se emiti6 esta resoluciOn, toda vez que es ilegible. 5 En la documentaci6n que obra en el expediente no consta por clue razon INVERSIONES GMH concurre al proceso en calidad de demandante. 3 3.2.
La semejanza fonetica, visual y ortografica entre los signos confrontados inducira al consumidor a usar el servicio proporcionado por NH HOTELES en Ia creencia que esta usando los servicios de BH HOTELES (riesgo directo); asimismo, Ia semejanza senalada hara que les atribuyan un origen empresarial comCin, en Ia falsa creencia que la marca NH deviene de una familia de marcas de BH (riesgo indirecto). 3.3.
Se ha transgredido lo dispuesto en el Literal a) del Articulo 136 de Ia Decisi6n 486, toda vez que se otorg6 el signo solicitado sin considerar Ia conexiOn competitiva de los servicios que aluden los signos en conflicto, lo cual, aunado al presunto riesgo de confusiOn entre tales signos dificultaria o impediria que el consumidor los distinga. 3.4.
Los servicios de los signos cotejados tienen caracteristicas comunes y comparten canales de comercializaciOn y de publicidad, en tanto estan en una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. Tambien pueden utilizarse de manera complementaria y, en razon a su finalidad, ser intercambiables. 3.5. El signo solicitado es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, asI como su valor comercial y publicitario, favoreciendo Ia competencia desleal por parte de Ia sociedad NH HOTELES contra BH HOTELES. 3.6.
Los signos guardan una estrecha relacion, ya que ambos estan compuestos por dos letras en minOscula, cuyos sonidos son similares y Ia letra que conforms la parte final de los signos es la misma. 4. Argumentos de Ia contestaci6n de Ia SIC:6 4.1. Las resoluciones impugnadas fueron emitidas conforme a ley. 4.2. Los signos en conflicto no son susceptibles de crear riesgo de confusion o asociacion, pues cada uno esta conformado por estructuras morfolOgicas y secuencias vocalicas y silabicas que son totalmente diferentes, y que los hacen facilmente diferenciables por el consumidor, lo que genera que visualmente no exista riesgo de confusi6n. 4.3.
En Ia marca registrada la pronunciacion de la consonante inicial es "BE", mientras la consonante inicial en el signo solicitado sera pronunciada como "ENE"; ello, aunado a Ia palabra HOTELES en la marca registrada, denota más la identidad entre los signos en conflicto. 6 La SIC refiere que se ha acusado la vulneracion del Literal b) del Articulo 136 de la Decisi6n 486.
No obstante, de la lectura de la demanda no se advierte que INVERSIONES GMH haya argumentado la existencia de confusion entre el signo solicitado y algOn nombre comercial ni que la oposici6n se haya sustentado en un nombre comercial. Por tanto, no seran considerados en el presente analisis los argumentos relacionados con nombres comerciales, por no ser relevantes. 4 0 4.4.
En el campo fonetico se hace mucho más evidente y predominante la capacidad distintiva de la marca NH (denominativa) pues no comparte su estructura de palabras con Ia marca registrada, haciendo que su pronunciaci6n sea totalmente diferente. 5. Argumentos de contestaci6n de NH HOTELES: 5.1. Se encuentra conforme con los argumentos expuestos por Ia SIC en las resoluciones impugnadas. 5.2.
Las marcas en conflicto coexisten desde hace varios anos en Colombia, entre otros 'Daises, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. 5.3. Habiendose determinado que los signos en conflicto son diferentes, no era necesario entrar a analizar el segundo supuesto establecido en el Literal a) del Articulo 136 de Ia Decision 486 referido a los servicios de los signos en conflicto. 5.4.
No se puede afirmar que la marca registrada NH sea susceptible de causar un aprovechamiento injusto del supuesto y no demostrado prestigio de Ia marca registrada BH, cuando si de prestigio se trata cuenta con más de 150 hoteles identificados bajo las letras NH. 6. Argumentos de contestaci6n de BH HOTELES: No consta en el expediente que BH HOTELES haya contestado Ia demanda.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretacion prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisi6n 486 de Ia Comision de la Comunidad Andina.7 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: (.4 b) carezcan de distintividad;
( )" "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; 5 2.
No procede la interpretacion prejudicial del Literal b) del Articulo 135 de Ia norma antes citada, por no ser materia de controversia Ia falta de distintividad intrinseca del signo solicitado. 3. Por tanto, procede interpretar el Literal a) del Articulo 136, por ser materia de controversia el riesgo de confusion del signo solicitado con una marca previamente registrada. 4.
De oficio, procede la interpretaci6n del Literal h) del Articulo 136 y de los Articulos 137 y 258 de la Decision 4868, pues se ha alegado que el signo solicitado seria susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, asi como el valor comercial y publicitario de esta, favoreciendo la competencia desleal por parte de la sociedad NH HOTELES contra BH HOTELES.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparacion entre una marca denominativa y una marca mixta con elemento denominativo compuesto.
Conexi6n competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificacion Internacional de Niza. Familia de marcas. Coexistencia de hecho de marcas. La marca notoriamente conocida, su protecciOn y prueba. Actos de competencia desleal vinculados a Ia propiedad industrial. Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputacion ajena en Ia obtenciOn de un registro de marca D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada NH (denominativa) y Ia marca BH HOTELES (mixta) son confundibles o no, 8 Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina."Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro." 6 es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comisi6n de Ia Comunidad Andina, especificamente en Ia causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn;
( )" 1.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que sea identico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusiOn (directa o indirecta) y/o riesgo de asociaciOn en el pUblico consumidor.9 a) El riesgo de confusiOn, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusion directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusiOn indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de Ia realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociaciem, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econOmica. 1.3.
Se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociaciOn en el pCiblico consumidor. 1.4. Un signo es identico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.
Se debera verificar si entre los signos confrontados se observa Ia existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directo o indirecto) o de asociaciOn 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 7 en el pOblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede seri(); a) Fonetica: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinacion de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tonica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambien en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusion entre los signos confrontados. b) Ortografica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de Ia o las palabras, el numero de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusi6n sea mas palpable u obvia. c) Conceptual o ideolOgica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante. d) Grafica (o figurativa): se refiere a Ia semejanza de los elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se debera observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11 a) La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, grafica (o figurativa) y conceptual o ideologica. b) En la comparaciOn se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro.
No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. c) El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusi6n o asociaci6n. d) Al realizar la comparacion es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cOmo el 10 Ibidem. 11 Ibidem. 8 producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la poblacion en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se debera verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideraciOn los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusion y/o de asociaci6n. 2.
ComparaciOn entre una marca denominativa y una marca mixta con elemento denominativo compuesto 2.1. Dado que Ia controversia radica en la presunta confusi6n entre Ia marca solicitada NH (denominativa) y Ia marca registrada BH HOTELES (mixta) es necesario compararlas teniendo en cuenta que estan conformadas por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno grafico, por el otro.
Los elementos denominativos estan representados por una o varias letras, palabras y nOmeros pronunciables, dotados o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.12 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el grafico, ya sea que, por su tamaflo, color, diseilo u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.13 2.3.
En consecuencia, al realizar la comparaciOn entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico14: a) Si al realizar la comparacion se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a la confusi6n entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ambito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusi6n. 12 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 74-IP-2016 del 26 de agosto de 2016.
Asimismo, de modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo de 2014, p. 10. 13 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 74-IP-2016 del 26 de agosto de 2016. 14 lbidem. 9 6 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debera realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos15: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funcion diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cOmo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, pues si ocupa Ia misma posici6n, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominaciOn. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado. 2.4. Como el elemento denominativo en una de las marcas en conflicto es compuesto16, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que lo compone y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya direcci6n son aplicables los siguientes parametros:17 15 16 17 a) Ubicaci6n de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordaci6n en el publico consumidor. b) Impacto en Ia mente del consumidor de conformidad con Ia extension de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) lmpacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Ia palabra, esta podria tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 648-IP-2015 del 25 de julio de 2016. Dentro de los signos denominativos estan los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 648IP-2015 del 25 de julio de 2016. Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 648-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 10 d) Analizar si la palabra es evocativa y cuan fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comCin se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretacion prejudicial, se debera realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusion y/o asociacion que pudiera existir entre la marca solicitada NH (denominativa) y la marca registrada BH HOTELES (mixta). Para su analisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudara a entender como el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se debera establecer cual es la palabra que genera más poder de recordaciOn en el pCiblico consumidor. 3. ConexiOn competitiva entre servicios de Ia Clase 43 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza
3.1. INVERSIONES GMH alego que existe conexi6n competitiva entre los servicios de los signos en conflicto, Ia cual —sumada al presunto riesgo de confusiOn de tales signos— dificultaria o impediria que el consumidor distinga los mismos; por tanto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusiOn de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de la Decisi6n 486.18 18 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 11 3.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el publico consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como Ia ubicaci6n de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.19 3.4.
Para apreciar Ia conexion competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideraci6n, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexion competitiva cuando los productos (o servicios) en cuesti6n resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.
La sustituciOn se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrOn, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexion competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar tambien entre productos y servicios. Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 19 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 691-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 12 por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental.
Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de ensenanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de Ia Clasificacion Internacional de Niza La inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer Ia conexiOn competitiva entre los productos o servicios objeto de analisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexion competitiva, este criterio debera complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribuciOn o de comercializaciOn; los medios de publicidad empleados;
Ia tecnologia empleada; Ia finalidad o funci6n; el mismo genero; o Ia misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexiOn competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o genera, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habra conexiOn competitiva entre ellos.
De lo contrario, si habra conexion competitiva. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercializacion (v.g., ferreterfas) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexiOn competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexion competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. 3.5. Por tal razon, para establecer la existencia de conexion competitiva entre dos servicios sobre la base de estos criterios, se requerira la concurrencia de varios de ellos en funci6n a que un consumidor razonable podria considerar que el que produce uno tambien produce el otro. 13 4.
Familia de marcas
4.1. INVERSIONES GMH ha manifestado que los consumidores podrian considerar que la marca NH (denominativa) deviene de una familia de marcas de BH HOTELES. Si bien no se advierte en el expediente que se haya alegado la existencia de una familia de marcas a favor de NH HOTELES, resulta pertinente ilustrar sobre el tema de familia de marcas, a prop6sito de la referida manifestacion. 4.2.
Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual el publico consumidor las asocia entre 51 y las relaciona con un mismo origen empresaria1.20 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general Ia existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comun.
Si este elemento comun figura al inicio de Ia denominaci6n, sera, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante comun hara que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresi6n general comun, toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen comun.
Dado que el elemento dominante comun obra como un indicador de pertenencia de Ia marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento comun constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podria inducir a confusion.21 4.4.
El fen6meno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una particula de uso comun, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal raz6n, el titular de una marca que contenga una particula de uso comun no puede impedir que otros la usen en Ia conformacion de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun, que no es generico, descriptivo o de uso comun, pueda 20 De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.
Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explico que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual el publico consumidor las asocia entre si y as relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explica que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relacion a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relacion a los elementos accesorios que la acompanan.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmo que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 21 Ibidem 14 ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, edemas, genera en el consumidor Ia impresion de que tienen un origen comCm.22 4.5.
En tal sentido, para que un signo solicitado a registro pueda originar riesgo de confusion y/o asociaciOn respecto de una familia de marcas, se debera establecer que el elemento comUn distintivo que comparten los signos cotejados es susceptible de ser percibido por el pOblico consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial. 5. Coexistencia de hecho de marcas
5.1. INVERSIONES GMH serial6 que la marca NH (denominative) y la marca BH HOTELES (mixta) coexisten desde hace varios anos en Colombia, entre otros 'Daises, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". 5.2.
El fen6meno denominado Ia "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser identicos o similares e identificar productos tambien identicos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusion entre ellos. 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que Ia coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permits el registro de signos identicos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un analisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusion entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este analisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habra o no confusi6n para los consumidores. 5.5.
La coexistencia pacifica de los signos por varios anos, si bien no es concluyente por Si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusiOn o asociacion en el pOblico consumidor, podria tomarse como indicio desde un analisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total conviccion de que 22 Ibidem. 15 el public() consumidor no incurrira en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue Ia coexistencia podra aportar otros elementos como analisis estadisticos de diferenciacion en el pOblico consumidor y en las personas que participan en los canales de distribuci6n, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusion. 5.7.
En conclusion, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el analisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusion y/o asociaci6n. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado fisico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geografico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asi no podria hablarse de coexistencia pacifica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepciOn del pOblico consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con Ia naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relacion a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el analisis en relacion con productos basicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total conviccion de la inexistencia de riesgo de confusi6n o asociacion en el pOblico consumidor. 6.
La marca notoriamente conocida, su proteccion y prueba
6.1. INVERSIONES GMH alegO que el signo solicitado es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, asi como el valor comercial y publicitario de esta; en ese sentido, en caso de probarse que estamos ante una marca notoriamente conocida, resulta pertinente tener en cuenta el Articulo 136 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de Ia 16 Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (- -) h) constituyan una reproducci6n, imitacion, traducci6n, transliteraciOn o transcripciOn, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.
Como se advierte de la disposici6n citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 23 6.3.
El Articulo 224 de la Decision 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de Ia manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisi6n analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar Ia notoriedad de una marca24. 6.4.
La proteccion especial que se otorga a Ia marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusion por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacion de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputaciOn de aquella25, concluyendose que la protecciOn de la marca notoria va más ally de los principios basicos de la especialidad y territorialidad. 6.5.
Igualmente, la proteccion que otorga la Decisi6n 486 a la marca notoria va más ally de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelaciOn del registro de la marca por no uso. 23 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 24 Ibidem. 25 Ibidem. 17 En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decision 486 dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.26 6.6.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion27. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a Ia autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisi6n 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.28 6.7.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual Ia marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnaci6n sobre la base de Ia marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.29 6.8. En relacion con la proteccion de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debera tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Articulo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de Ia 26 De modo referencia!, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 27 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 28 Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraciOn entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su utilizaci6n, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duracion, amplitud y extension geografica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaciOn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en to que respecta at signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en e/ del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protecci6n;
D los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigtiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 29 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 18 Decision 486. Estos son: el riesgo de confusion, el de asociacion, el de diluciOn y el de uso parasitario3°. a) El riesgo de confusi6n es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta). b) El riesgo de asociaciOn es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculaciOn econornica. c) El riesgo de diluciOn es la posibilidad de que el uso de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningun grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilucion, que por lo general ha estado ligado con Ia protecciOn de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protecciOn frente al riesgo de dilucion se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posici6n competitiva de su legltimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a traves de la propia eficiencia".31 Es importante tener en cuenta que en el actual regimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protecci6n contra los diferentes riesgos en el mercado. 32 d) El riesgo de uso parasitario es Ia posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acci6n se realice sobre productos o servicios que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de diluciOn en que Ia finalidad del competidor parasitario es Onicamente un aprovechamiento de Ia 30 Ibidem. 31 MONTEAGUDO, Montiano. La Proteccion de Ia Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 32 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 19 reputaci6n, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.33 6.9.
En relacion con el riesgo de dilucion y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposicion del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinaciOn de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantacion que el signo notorio tenga en el public° consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordaci6n y suficiente inserci6n en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilucion.
Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atencion como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.34 6.10. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. 6.11.
Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca proteccion contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente debera haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaracion. De ser este el caso, se debera hacer un analisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera Ia normativa comunitaria podria tolerar conductas parasitarias, Ia afectaciOn del desarrollo empresarial, y la generaci6n de error el pUblico consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusi6n, asociaci6n, dilucion y uso parasitario. 7. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial
7.1. INVERSIONES GMH serial6 que el signo solicitado por NH HOTELES es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES, situacion que favoreceria la competencia desleal por parte de esta sociedad contra BH HOTELES. 7.2. Al respecto, los Articulos 258 y 259 de la DecisiOn 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. 33 Ibidem. 34 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 20 b 7.3.
El Articulo 258 de la referida norma establece lo siguiente: "Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos." 7.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales actos se consideran desleales; sera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ambito empresarial sea contrario a los usos y practicas honestos.35 7.5.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se act0a con la intenciOn de causar dark) o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.36 7.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una practica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.37 7.7.
La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demas empresarios, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el coniportamiento indebido del competidor desleal; pero ademas, y esta faceta de la restriccion a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protecci6n efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las practicas indebidas (publicidad engarlosa, por ejemplo). 7.8.
Para que un acto sea calificado como competencia desleal, Ia doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:39 Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situaci6n de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en Ia misma o analoga forma. 35 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 36 Ibidem. 37 JAECKEL KOVAKS, Jorge.
Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 38 GACHARNA, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Ternis, Bogota, 1982, p. 47. 39 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 21 — Que el acto o Ia actividad sea indebido. - Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un dano, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. 7.9.
La legislaciOn andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, Ia proteccion a los competidores, al pUblico consumidor y al interes general, en relaciOn con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.40 Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de Ia reputacion ajena en la obtenciOn de un registro de marca 7.10.
Respecto de Ia prohibici6n establecida en el Articulo 137 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina: "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro". 7.11.
La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con Ia finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.41 7.12. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.
El primero se realiza cuando la solicitud por si misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si Ia solicitud de registro permite la realizacion de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas facticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de Ia posible obtencion de un registro de marca.
Y el tercero se realiza cuando Ia solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de multiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no esta completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.42 40 Ibidem. 41 De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24. 42 Ibidem. 22 7.13.
Considerando lo alegado por NH HOTELES, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputacion ajena. 7.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilicitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrian generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el pUblico consumidor.43 7.15.
En el Acapite 6 de la Seccion D de la presente interpretaciOn, se mostr6 como la marca notoriamente conocida merecia una protecci6n reforzada en el mercado. Esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 7.16. La mencionada conducta desleal no solo esta dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organizaci6n empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la yenta de un producto o en la presentaci6n de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.44 7.17.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situacion, es en Oltimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosion sisternatica de la ubicaciOn de un empresario en el mercado.45 7.18. Para establecer Ia posible conducta desleal en el marco del Articulo 137 de la Decision 486, debe determinar lo siguiente:46 Posible practica deshonesta: solicitud de registro de marca. lndicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de Ia reputacion ajena.
Para esto se debe probar Ia existencia de la reputacion ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podria sancionar la conducta como desleal. 43 Ibidem. 44 Ibidem. 45 Ibidem. 46 Ibidem. 23 6 7.19. En este caso es muy importante tener en cuenta que Ia acciOn de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistematico de la posicion empresarial.47 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada Ia presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por Ia Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00177, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretacion prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ) 1 di; I % Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Ueda erchan GISTRADA Hugo Ramiro G6mez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 47 Ibidem. 24 ro, vv/ Cecilia Luisa Ayllon Quinteros PRESIDENTA (E) Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25