TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 214-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 04377-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Lema comercial: MÁS SOLUCIONES Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4377-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 12 de mayo de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04377- 2015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribuna! admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno Demandante: SERVIENTREGA S.A. le 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) Hechos relevantes El 5 de diciembre de 2013, SERVIENTREGA S.A., (en adelante, SERVIENTREGA), solicitó el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES? para usarse como complemento de la marca SERVIENTREGA?, que identifica servicios de la Clase 39% del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de tercerosí. El 14 de agosto de 2014, mediante Resolución 014864-2014/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos resolvió denegar de oficio el registro del lema comercial solicitado por considerar que el mismo carece de distintividad.

El 8 de septiembre de 2014, SERVIENTREGA, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 014864-2014/DSD-INDECOPI. El 3 de febrero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0477-2015/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 014864-2014/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, negar el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES, solicitado por SERVIENTREGA.

El 7 de mayo de 2015, SERVIENTREGA presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 477-2015/TPI- INDECOPI y que se acepte el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES. El 26 de mayo de 2015, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 1 Expediente No. 557103-2013/DSD 2 Certificado 79461. 3 Embalaje y almacenamiento de mercancías.

Nr No se pudo determinar la fecha de publicación en el Diario Oficial. 2.8. 2.9. El 4 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve, resolvió declarar infundada la demanda.

El 5 de octubre de 2015, SERVIENTREGA presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Nueve. 2.10.El 3 de mayo de 2016, mediante Auto signado con Resolución número 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Catorce, la, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 175 y 179 de la Decisión 486.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa SERVIENTREGA, en su demanda manifestó que: El lema comercial solicitado MÁS SOLUCIONES, cuenta con elementos suficientes que lo hacen distintivo y por ende cuenta con la capacidad publicitaria requerida para acceder a registro y con un respaldo de antecedentes que acredita su distintividad.

El lema comercial es perceptible a los sentidos, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. El INDECOPI ha registrado como lemas comerciales denominaciones que contiene el término soluciones a nombre de distintos titulares, por ejemplo; TRANSPORTANDO SOLUCIONES, LOGÍSTICA BASADA EN SOLUCIONES$, UN SERVICIO CON SOLUCIONES” para publicitar marcas que distinguen servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

No conceder el registro del lema comercial MÁS SOLUCIONES por parte del INDECOPI, constituye un acto de flagrante discriminación. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOP! en su contestación a la demanda señaló que: Certificado LO0005375. Certificado LODO04942. Certificado 100003055. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. 4.56. 5.1. 5.2. 5.3.

La resolución cuya nulidad se demanda, se encuentra debidamente motivada, habiendo determinado que el signo MÁS SOLUCIONES no es susceptible de acceder a registro al encontrarse incurso en la prohibición de registro contemplada en el Artículo 135 literal b) por remisión del Artículo 179 de la Decisión 486. El lema comercial solicitado carece de distintividad, tomando en cuenta que de acuerdo al Artículo 179 de la Decisión 486, son aplicables a los lemas comerciales, las disposiciones sobre marcas que fueren pertinentes.

En el presente caso, la expresión MÁS SOLUCIONES es una frase que transmite la idea que el servicio que brinda ofrece mayores resultados para satisfacer determinadas necesidades. El lema comercial solicitado no es una frase creativa ni ingeniosa, por el contrario, a través de ella y en forma directa, influye a la gente a pensar que los servicios que ofrece son más eficientes; es decir, se limita a alabar su servicio.

Los registros de terceros detallados en la demanda, son irrelevantes en el presente caso, pues no resultan vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. El lema comercial solicitado no puede acceder a registro, al carecer de elementos distintivos que permitan a los consumidores asociarlo con un origen empresarial determinado. Argumentos de la Sentencia signada como resolución número Diez El Juzgado Veintitrés en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: Un lema comercial es distintivo cuando permite distinguir o diferenciar el producto o servicio respecto a otros iguales o similares existentes en el mercado.

Con el lema comercial MÁS SOLUCIONES se ofrece una mayor eficiencia o mejores resultados en la prestación de un determinado servicio; lo que constituye una expresión meramente descriptiva, que realza una caracteristica del mismo; y que en realidad es lo que espera alcanzar cualquier consumidor en toda relación de consumo. El lema comercial solicitado, al ser una frase de uso común, no tiene la capacidad de evocar la marca a la que pretende acompañar, en el público consumidor, así como tampoco distinguir el servicio de otro igual o similar que se ofrezca en el mercado. 5.4. 6.1. 6.2.

De otorgarse el uso exclusivo del lema comercial MÁS SOLUCIONES, se causaría un perjuicio en contra de los demás proveedores. Argumentos del recurso de apelación interpuesto SERVIENTREGA, en su recurso de apelación hace referencia a los argumentos expuestos en la demanda contencioso administrativa y hace énfasis principalmente en lo siguiente: El lema comercial solicitado MÁS SOLUCIONES, para acompañar a la marca SERVIENTREGA que identifica servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, sí es distintivo.

El lema comercial solicitado, publicita los servicios de la marca SERVIENTREGA y la complementa, y como tal, ayuda a que el usuario no sea inducido a error o confusión y, tenga la seguridad de la calidad de servicios que está adquiriendo. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 175 y 1798 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, se solicitó el pronunciamiento sobre los siguientes aspectos MA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; fla forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; Artículo 175.- Los Paises Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

¿Cuáles son los criterios a aplicar sobre la distintividad en los lemas comerciales? ¿De qué forma debe ser vinculada la distintividad con la función de complementariedad y el origen empresarial? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos para registro y ámbito de protección del lema comercial. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. 3.

Signos compuestos por palabras descriptivas. 4. Pregunta del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos para registro y ámbito de protección del lema comercial Es pertinente referirse al ámbito de protección del lema comercial y a la aplicabilidad de su registro ya que, en el presente caso, se discute la registrabilidad del signo MÁS SOLUCIONES.

De acuerdo con el artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”, El Tribunal ha señalado que, teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1.4.1.

“Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486). 1.4.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486). Por A Proceso 33-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. 949, de 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP (mixta). 6 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.4.3.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486). 1.4.4. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”10.

El Tribunal concluye que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que, en lo pertinente, son aplicables a las marcas, son también aplicables a los lemas comerciales. A este respecto, cabe destacar que, en el ámbito comunitario andino, se otorga, al lema comercial, el mismo tratamiento que se da a la marca que lo acompaña, es decir, su protección se extiende a toda la Comunidad Andina.

En consecuencia, las normas contenidas en la Decisión 486, serán igualmente aplicables a los lemas comerciales dentro del territorio subregional andino. En el presente caso, se deberá determinar si la solicitud de registro del lema comercial MAS SOLUCIONES carece de distintividad. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad SERVIENTREGA afirma que el lema comercial solicitado es suficientemente distintivo, por otro lado, el INDECOPI, considera que la frase MÁS SOLUCIONES, es un signo carente de distintividad intrínseca en razón de lo cual se analizará esta causal.

De igual manera el consultante solicita se interprete el Artículo 135 literales a) y b), por lo que se revisará este tema en este acápite, tomando en cuenta que son aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente las normas referentes a marcas. Los requisitos contemplados en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Proceso 160-1P-2011, publicado en ta G.O.A.C. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA (denominativo). 7 £ 2.4. 2.5. 2.6. 3.2. 3.3.

Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 11.

De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 12 En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si la frase MÁS SOLUCIONES, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Signos compuestos por palabras descriptivas.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caracteristicas y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.13 Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.** Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 19 13 14 15 Ibidem Proceso 88-IP-2014 Ibidem.

Ibidem. Ibidem. 3.4. En ese sentido, se deberá establecer el grado descriptivo del término MÁS SOLUCIONES y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Respuesta a la pregunta del consultante 4.1. ¿Cuáles son los criterios a aplicar sobre la distintividad en los lemas comerciales? ¿De qué forma debe ser vinculada la distintividad con la función de complementariedad y el origen empresarial? 4.2.

La respuesta a la inquietud del consultante se encuentra desarrollada en los puntos 1 y 2 de la presente interpretación. Como se indica, se debe analizar en el presente caso, si la frase MÁS SOLUCIONES, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04377-2015-0-1801 -JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán lx Hugo Rafniro Gómez Apac GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernál UL Z, RESID SECRETARIO Notifíque$é a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10