TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 221-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00639 Referencia: Marcas involucradas: LEVEL 3 (denominativa) y LEVEL UP! (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyHon Quinteros VISTOS: El Oficio 1955, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal a) y 172 de la Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Inferno 2013-00639; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Demandante: LEVEL UP INTERACTIVE S/A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Republica de Colombia. Tercero Interesado: LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC. 2. Hechos relevantes 2.1. El 24 de noviembre de 2011, LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC., (en adelante, LEVEL 3), solicit6 el registro de la marca LEVEL 3 (denominativa)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 382 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de Ia solicitud en Ia Gaceta de la Propiedad Industrial 645, LEVEL UP INTERACTIVE S/A., (en adelante, LEVEL UP) presento oposici6n fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA GRAFICO C.I. LEVEL UP! ArilAV! 42 LEVEL UP! hilthitP1 38 LEVEL UP! hits iviv 9 LEVEL UP! 35 447501 PRODUCTOS/SERVI CIOS ElaboraciOn, diserio, desarrollo y concepcion de softwarede d computadora.

Tra s i nmn siO d imagenes y mensajes por computadora (prestaci6n de servicios en la Internet). Software para juegos y entretenimiento (programas de computadora). ComercializaciOn de juegos y juguetes, comercializacion de productos relacionados con los medios de comunicacion, computadoras y software. CERTIFICADO 408359 403660 403658 403661 Expediente interno 11-161415. 2 Proporci6n de instalaciones, equipos y servicios de transporte basados en servicios de comunicaciones para el use de proveedores de computacion en nube. 2 2.3.

El 22 de octubre de 2012, mediante Resolucion 61822, Ia Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvio declarar fundada la oposiciOn presentada y negar el registro como marca del signo LEVEL 3 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificacion Internacional de Niza. 2.4.

LEVEL 3 COMMUNICATION LLC., present6 recurso de apelacion contra la Resolucion 61822. 2.5. El 17 de septiembre de 2013, mediante ResoluciOn 00054966, el Superintendente Delegado para Ia Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelacion, revoco Ia Resolucion 61822, declarando infundada la oposici6n presentada y concediendo el registro de LEVEL 3 (denominativa) para identificar servicios de Ia Clase 38 de la Clasificacion Internacional de Niza. 2.6.

Dentro del termino legal, LEVEL UP, interpuso acciOn de nulidad en contra de la resolucion 54966. 2.7. El 23 de julio de 2014, Ia SIC contesto Ia demanda de nulidad interpuesta. 2.8. De manera oportuna y dentro del termino legal establecido, LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC., contesto Ia demanda de nulidad. 2.9. El 9 de noviembre de 2015, Ia Semi& Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal a) y 172 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda formulada por LEVEL UP 3.1. La solicitud de registro del signo LEVEL 3 (denominativo) para la Clase 38 de la Clasificacion Internacional de Niza fue solicitada con el animo de causar riesgo de confusion y asociaciOn en el publico consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que se ofrecen por LEVEL UP. 3.2.

La resolucion cuya nulidad se pretende, violenta el Articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comunidad Andina, por lo que es objeto de nulidad en concordancia con el Articulo 172 del mismo cuerpo normativo. 3.3. El analisis de confundibilidad elaborado por parte de Ia SIC, se centro en identificar los elementos diferentes que presentan los signos (3 / UP), mas no analiza si verdaderamente estos elementos hacen diferenciables los conjuntos objeto de confrontaci6n. 3 3.4.

Las similitudes presentes en los signos en conflicto conllevan a que el riesgo de confusi6n y asociaci6n en el pubic() consumidor sea posible en los campos fonetico y ortografico, dado a que Ia distintividad gira en torno a Ia expresi6n "LEVEL" y por lo tanto provienen de un mismo origen empresarial. 3.5. Los servicios que los signos confrontados identifican se encuentran directamente relacionados por lo tanto se difunden en los mismos canales de comercializacion, publicidad y su destino es satisfacer Ia misma necesidad, esto es servicios de telecomunicaciones. 4.

Argumentos de la contestacion a Ia demanda por parte de Ia SIC 4.1. Al momento de emitir la resolucion administrativa cuya nulidad se pretende, se observo Ia legislacion aplicable en materia de propiedad industrial y se actuo de buena fe y no de forma arbitraria. 4.2. Los signos en conflicto, comparten elementos similares y por tanto similitudes foneticas y gramaticales dado que las dos contienen Ia palabra LEVEL, sin embargo, vistos en conjunto se encontr6 que existen claras diferencias conceptuales entre una y otra. 4.3.

Los terminos "3" y "UP" no evocan una misma idea, sino por el contrario evocan ideas diferentes, por lo que, los clientes o consumidores medio de servicios de telecomunicaciones son personas que conocen e identifican las marcas de su preferencia. 4.4. Si bien los signos en conflicto contienen terminos en ingles, el consumidor medio conoce su significado, razon por la cual a pesar de las similitudes ya comentadas no puede afirmarse que su coexistencia cree en la mente del consumidor riesgo de asociacion o confusiOn respecto al origen empresarial de los servicios enfrentados.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal a) y 172 de la Decisi6n 4863 de la Comision de la 3 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociaciOn;

( )" Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135. 4 Comunidad Andina. No procede la Interpretacion Prejudicial del Articulo 172 ya que no se analizara lo relativo a nulidad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparacion entre signos denominativos compuestos y mixtos. 3. Analisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero.

D. ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociaci6n. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos LEVEL 3 (denominativo) y LEVEL UP! (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe.

Esta accion prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesi6n del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios conforme a la legislacion interna. No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Onicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca. 5 servicios respecto de los cuales el use de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion;

( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el pUblico consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples Interpretaciones Prejudiciales4. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a Ia posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente at que realmente posee5. 1.4. En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, at adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economica6. 1.5.

Por lo tanto, para resolver Ia controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el pUblico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraci6n, esto es, tomando en cuenta la impresi6n visual de los signos en conflicto. 4 Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretacion de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 5 Proceso 397-IP-2015. 6 Ibidem. 6 1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejante7. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos8: 1.6.1. La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparaci6n se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.6.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estos es donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociacion. 1.6.4.

Al efectuar la comparacion en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cam° el producto o servicio es percibido por el pOblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursion del mismo en riesgo de confusi6n o de asociacion.

De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atencion puede ser de variable percepcion en relacion con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepcion que tendria el pUblico consumidor de los servicios de la Clase 38 de la Clasificacion Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociaci6n. 1.8.

Sin embargo, no seria suficiente basar Ia posible confundibilidad Onicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el anelisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2. Comparaci6n entre signos denominativos compuestos y mixtos LEVEL 3 y LEVEL UP! 2.1.

Como Ia controversia es respecto a la presunta confusion entre un signo denominativo compuesto y uno mixto se abordara en este acapite este tema. 2.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en Ia mente del consumidor, tambien puede suceder que eI elemento predominante no sea este sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamano, color, diseno y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.2.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es eI elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo9 entre los mismos: 2.2.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusi6n. 2.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.2.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una funci6n diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender c6mo el signo es percibido en el mercado. 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 8 2.2.2.2.

Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicion, es identica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.2.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominacion. 2.2.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada Ia marca en el mercado. 2.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direccion son aplicables los siguientes parAmetrosl°: 10 2.3.1.

Ubicacion de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacion en el pUblico consumidor. 2.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con Ia extension de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea Ia sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea Ia proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra debil no tendria relevancia en el conjunto. 2.3.5. Analizar si la palabra es generica, descriptiva o de uso comOn. Las palabras genericas, descriptivas o de uso comun se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas Se destaca la siguiente providencia: Interpretacion Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretacion Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretacion Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 9 palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.3.6.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar Ia palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 2.3.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situacian que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusi6n y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos LEVEL 3 y LEVEL UP! 3.

Ana!Isis de registrabilidad de signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atencion a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por las palabras LEVEL11 y UP12, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en Ia conformacion de una marca. 3.2. Los signos formados por una o mas palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento comOn, son considerados signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.

No seran registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del pitlico consumidor o usuario y, si, adernas, se trata exclusivamente de vocablos genaricos, descriptivos o de use cornt:in en relacion con los productos o servicios que se pretende identificar. 11 https://translate.gooqle.com/?h1=es#en/es/LEVEL.

NIVEL 12 https://translate.goocile.com/?h1=es#en/es/UP. ARRIBA 10 3.4. Cuando la denominacion se exprese en idioma que sirva de raiz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad debera medirse como si se tratara de una expresion locall 3. 3.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se debera analizar si en efecto las palabras LEVEL y UP es de conocimiento entre el pitlico consumidor y que se lo identifica como NIVEL ARRIBA.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por Ia Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00639, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ay116Quinteros MAGISTRADA Hernán ero Za brano AGISTRA 0 M erchan !STRADA Apac Hugo amiro MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 13 Proceso N° 69-IP-2001.

InterpretaciOn Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002. 11 Hernan rano arcia SECRETAR10-7-' Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12