TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2016 Proceso: 224-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00157 Referencia: Patente: "COMPOSICION DENTAL ANTIPLACA DE CONFITERIA QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE ESTER ANTIBACTERIANO" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS: El Oficio 1952, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia solicita interpretacion prejudicial de los artIculos 14 y 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00157; y, L El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente interpretaci6n prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Demandante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA 2. Hechos relevantes 2.1. El 29 de diciembre de 2005, COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (en adelante, COLGATE) solicito la entrada en fase nacional de la solicitud de patente de invencion titulada: "COMPOSICION DENTAL ANTIPLACA DE CONFITERiA QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE ESTER ANTIBACTERIANO"1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/020035 de 23 de junio de 2004. 2.2.

El extracto de Ia solicitud se publico en la Gaceta de Ia Propiedad Industrial 565, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 17 de abril de 2009, mediante Oficio 4516, Ia Division de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, Ia SIC) objeto la descripcion de las reivindicaciones, Ia novedad y el nivel inventivo de Ia invencion. 2.4.

El 27 de agosto de 2009, COLGATE dio contestaciOn al requerimiento formulado por la autoridad. 2.5. El 17 de septiembre de 2017, Ia Division de Creaciones de la SIC, emiti6 el Oficio Tecnico 12062 en el cual objeto el nivel inventivo de la invencion. 2.6. El 27 de enero de 2011, COLGATE dio respuesta al requerimiento del Oficio 12062. 2.7.

El 31 de mayo de 2011, mediante Resolucion 30596 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvio denegar Ia solicitud de patente presentada por COLGATE, por carecer de nivel inventivo fundamentando su posiciOn en los documentos D3 y D42. 2.8. El 24 de junio de 2011, COLGATE presentO recurso de reposici6n en contra de Ia Resolucion 30596.

Expediente interno 05-131311. 2 Documento D3 US-4477428, publicado el 16 de octubre 1984 y documento D4, W003043593 publicado el 30 de mayo de 2003. 2 2.9. El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolucion 69860, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposiciOn, confirm6 la ResoluciOn 30596. 2.10. COLGATE presento accion de nulidad en contra de las Resoluciones 30596 y 69860. 2.11.

El 10 de octubre de 2015, la Seccian Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretacion prejudicial de los articulos 14 y 18 de la Decision 486. 3. Argumentos de Ia demanda planteada por COLGATE 3.1. Se deneg6 Ia solicitud de patente toda vez que se consider6 que la composicion reivindicada carece de nivel inventivo ya que, a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia tecnica, se deriva de manera evidente a partir de la informacion ensenada por el estado del arte. 3.2.

Para determinar el nivel inventivo, Ia SIC debio utilizar un metodo de aproximacion sistematico y valid° como el de problema-soluciOn y no el utilizado en los actos impugnados los cuales desnaturalizan el alcance del nivel inventivo. 3.3. Si bien el documento D4 revela composiciones en donde se utiliza el compuesto LAE, sin embargo, el compuesto LAW en el documento D4 se utiliza como un aditivo para incrementar la actividad del compuesto antibacterial primario. 3.4.

A diferencia de la presente invencion, el compuesto LAE en el documento D4, si se utiliza como un componente aditivo para incrementar la actividad del compuesto antibacterial primario y que no se utiliza como el compuesto antibacterial principal sino como aditivo. 3.5. En cuanto al documento D3, este documento es silencioso en cuanto al use de LAE en composiciones orales por lo que una persona versada en Ia materia no habria buscado en dicho documento informacion que lo hubiere guiado para Ilegar a Ia composici6n de la solicitud presentada. 3.6.

Una persona versada en la materia enfrentada con el problema de proporcionar productos de higiene oral portatiles que contienen una cantidad efectiva de un compuesto antibacterial tipo este (LAE), un endulzante y un material de tipo solid°, no se habria guiado por las ensenanzas de los documentos D3 ni D4, toda vez que el documento D3 no revela el compuesto LAE reivindicado y el documento D4 soluciona un problema tecnico diferente. 3 3.7.

Las composiciones de Ia invencion se encuentran especificamente en forma solida de confiteria, mientras que en el documento D3 Ia forma de Ia composici6n no es primaria. 3.8. La invencion solicitada cumple con las disposiciones de los articulos 14 y 18 de la DecisiOn 486. 4. Argumentos de Ia contestacion a la demanda por parte de la SIC 4.1.

Dentro del proceso se demostro con argumentos tecnicos adecuados, id6neos, suficientes y contundentes que la solicitud de patente carece de nivel inventivo, recogiendo las anterioridades que se constituyen documentos que soportan la carencia de nivel inventivo de Ia solicitud denegada. 4.2. Carece de fundamento el argumento respecto de Ia violacion de Ia normativa andina, teniendo en cuenta que se presentaron los antecedentes D3 y D4 del estado del arte que demuestran la carencia de nivel inventivo de Ia solicitud y evidencia de ellos es que en los actos demandado se los mencionan expresamente. 4.3.

Existen evidencias que demuestran que Ia composicion reclamada no representa un salto cualitativo en la tecnica, ni provoca un efecto tecnico inesperado, dado que un experto medianamente versado en la materia, puede inferirlo a partir de la informaci6n reportada en las anterioridades D3 y D4. 4.4. La solicitud no presenta evidencia de que la composici6n reivindicada proporcione algun efecto tecnico diferente al que ya proporcionaba el documento D3, puesto que parece que conserva Ia actividad antibacterial para evitar Ia formacion de placa en las superficies detales. 4.5.

No es cierto que se haya hecho un examen en retrospectiva, sino a partir de las enseilanzas del estado de Ia tecnica. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial de los articulos 14 y 18 de la Decisi6n 4863 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina. Procede Ia interpretacion Onicamente del Articulo 18, toda vez 3 "Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto ode procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial".

( ) "Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia tecnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tecnica". 4 que no se analizaran los requisitos que debe reunir una patente para su proteccion.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Requisitos de patentabilidad. 2. El analisis del nivel inventivo y el estado de la tecnica. El papel del tecnico medio en la materia. Proscripcion del examen tipo "hindsight" o "ex post facto". D. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION 1. Requisitos de patentabilidad 1.1. Dentro del proceso interno, la SIC deneg6 el privilegio de la solicitud de la patente presentada por carecer de nivel inventivo, en raz6n de lo cual se analizan los requisitos que debe cumplir una patente para ser admitida a registro. 1.2.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtencion de una patente de invencion se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decisi6n 486. 1.3. Segim lo dispuesto por el Articulo 14 de dicha Decisi6n, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion industrial4.

De la novedad de la invencion: 1.4. El Articulo 16 de Ia Decision 486 enuncia que: "Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la tecnica". En el ordenamiento juridico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relacion con el estado de Ia tecnica a nivel mundial. 1.5.

A la pregunta,que se entiende por invencion?, este Tribunal enuncia que el concepto de invencion, a efectos de ser objeto de una concesi6n de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnologico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la tecnica'- y, ademas, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria5. 4 5 Ibidem.

Proceso N° 21-IP-2000. 5 1.6. Ahora bien, para que una invencion sea novedosa se requiere que no este comprendida en el estado de Ia tecnica; es decir, que antes de Ia fecha de presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovacion como los conocimientos tecnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al public°, por cualquier medio, entendiendo que la difusion debe contener informacion suficiente sobre Ia invencion para que una persona versada en Ia materia pueda utilizarla para disefiar el invento6. 1.7.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por Ia doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido7: "Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnologia a ser patentada no se determina en relaciOn con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relacion con el estado objetivo de la tecnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pardida de novedad.

( ) una vez que una tecnologia pierde su caracter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la tecnica, esa perdida de novedad se hace irreversible. c) Caracter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invenciOn se determina en relaciOn con los conocimientos existentes en el pais o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pais. d) Caracter public° de la novedad.

( ) la invenciOn patentada pasara a ser conocida a partir de su publicacicin implicita en su patentamiento, y posteriormente entrara en el dominio pablico al expirar la patente".8 1.8. El Tribunal ha tornado como referencia criterios de las Camaras de Recursos de Ia Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales "la falta de novedad de una invenciOn se configurara si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la tecnica, y si en este son 6 Proceso 157-IP-2014. 7 Proceso 07-IP-2004. 8 CABANELLAS, Guillermo.

"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Pegs. 702 a 704. 6 conocidas todas las caracteristicas de aquella. En lo que concierne a la interpretaciOn del estado de la tecnica, las Camaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generates de interpretacion; Combinaciones en un documento anterior;

(iii) ApreciaciOn de caracteristicas implicitas; (iv) ApreciaciOn de caracteristicas intrinsecas; (v) ApreciaciOn de lo equivalente; (vi) Apreciacion de dibujos; (vii) ApreciaciOn de ejemplos; (viii) ApreciaciOn de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) DivulgaciOn defectuosa; (xi) Divulgacion fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en practica'.

En cuanto al principio relativo a las rcombinaciones en un documento anterior', las Camaras han precisado que `cuando un documento cornprendido en el estado de la tecnica hace referencia a una `manera habitual' de preparar un producto, estara permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el expert() en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office europeen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4a edicion, 2001)"9.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en Ia G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT2004, patente: BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPDXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-0X0TAX-11-EN-13-1L0)10. 1.9. A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas11: a) Concretar cual es Ia regla tecnica aplicable a Ia solicitud de Ia patente, para lo cual el examinador tecnico debera valerse de las reivindicaciones, que en Oltimas determinaran este aspecto. b) Precisar Ia fecha con base en Ia cual deba efectuarse Ia comparacion entre Ia invencion y el estado de Ia tecnica, Ia cual puede consistir en la fecha de la solicitud o Ia de Ia prioridad reconocida. c) Determinar cual es el contenido del estado de Ia tecnica (anterioridades) en Ia fecha de prioridad. d) Finalmente debera compararse Ia invencion con Ia regla tecnica. 9 Proceso 13-IP-2004. 10 Esto ha sido considerado en la InterpretaciOn Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 11 Proceso 12-IP-1998 7 1.10.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de InvenciOn en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, determin6 ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invenciOn tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la tecnica. El examinador debe mostrar que la invencion no es nueva.

En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invenciOn y no existen datos que prueben que no es nueva, la invenciOn reivindicada sera considerada nueva. Para el analisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la tOcnica. Sin embargo, si un documento se refiere explicitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna caracteristica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracteristica esta incorporado en el primero. Un documento del estado de la tOcnica puede contener informaci6n implicitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigtiedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implicitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuacion algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la tecnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si esta se deriva de una que forma parte del estado de la tecnica de manera directa, sea de manera explicita o implicita por un tecnico en la materia.

El examinador podra sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que este debidamente acreditado. La impugnaciOn de la novedad debera hacerse a partir de una misma divulgaciOn, teniendo en cuenta que no se podra combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeciOn no podria ser por falta de novedad sino por falta de mOrito inventivo.

Asi un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma funciOn, pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus caracteristicas tecnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este seria el caso de "manta" o "toalla" que no presentan caracteristicas tecnicas distintas. Una descripcion especifica afecta la novedad de una general, pero no a la in versa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la tecnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Asi, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la tecnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habria novedad"12. Del nivel inventivo 1.11. De conformidad con el Articulo 18 de la Decisi6n 486, una invencion goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente eI estado de la tecnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos tecnicos que existian al momento de Ia invencion, se hubiese podido Ilegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en eI asunto tecnico correspondiente. 1.12.

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador tecnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencion objeto de estudio no se habria podido Ilegar a partir de los conocimientos tecnicos que existian en ese momento dentro del estado de Ia tecnica. En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el tecnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectila con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el 'estado de Ia tecnica', en el primero, se coteja Ia invencion con as `anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el tecnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que el tiene sobre el estado de la tecnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales conocimientos tecnicos existentes ha podido o no producirse tal invenciOn.13 12 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de InyenciOn on las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidnd Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Ario 2004. Disponible en http://www.comunidadandind.orq/public/patentes.pdf. 13 Proceso N° 12-IP-98. 9 1.13. Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la DecisiOn 486 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar que se debe entender por nivel inventivo. 1.14.

Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de Ia que no se puede dudar"". Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es tambien obvio15. 1.15. El Tribunal considera importante resaltar el papel del tecnico medio en la materia o aquel sujeto formado en un area tecnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado analisis del nivel inventivo16: El analisis del nivel inventivo no debe partir de Ia actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instruccion mas alla de la "media normal" en Ia materia que se trate. Esto tiene una importante raz6n: se esta buscando que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimientos estandares para una persona de oficio en el campo tecnico respectivo.

El analisis del nivel inventivo en relacion con Ia figura del tecnico medio en la materia, impone la "ficcion" para el examinador de ubicarse en el estado de la tecnica que existia al momento de la solicitud de la patente de invencion o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo id6neo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientacion adecuada, de conformidad con Ia situaci6n del arte al momento de Ia solicitud, para que un tecnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse facilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el analisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado analisis retrotraido del nivel inventivo. 1.16. En el caso particular, el analisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se uses la figura del tecnico medio en Ia materia. 14 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA.

Vigesima Segunda EdiciOn. Madrid — Espana. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Pegs. 686 y 1089. 15 Proceso 153-IP-2015 16 Proceso 407-IP-2015. 10 O De la susceptibilidad de aplicacion industrial 1.17. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a traves de una patente debe ser susceptible de aplicacion industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta17. 1.18.

Este requisito de la invention encuentra su justificaci6n en el hecho de que la concesion de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios econornicos a quienes la exploten; por esto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser Ilevadas a la practica18. 2. El analisis del nivel inventivo y el estado de Ia tecnica.

El papel del tecnico medio en la materia. Proscription del examen tipo "hindsight" o "ex post facto" 2.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvio denegar la solicitud de patente de invention presentada por falta de nivel inventivo. Por su parte la SIC enuncia que no es cierto que se haya hecho un examen en retrospectiva, por lo que se abordara este tema. 2.2.

Por lo tanto, el Tribunal cansidera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relacion can el estado de Ia tecnica y la figura del "tecnico medio en Ia materia". 2.3. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtenci6n de una patente de invention se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decision 486. 2.4. SegOn lo dispuesto por el Articulo14 de esa Decision, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicacion industrial19.

Del nivel inventivo: 2.5. En el caso en concreto se deneg6 la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizara este requisito. 6 17 Proceso 46-IP-2012. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 11 2.6. De conformidad con el articulo 18 de la Decisi6n 48620, una invencion goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de Ia tecnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 2.7.

Ahora bien, para los efectos del articulo 18 de la Decisi6n 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones21: 2.7.1. Obvio: es una situaci6n muy clara o que se muestra sin dificultad. 2.7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de Ia que no se puede dudar"22. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es tambien obvio. 2.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el tecnico medio en Ia materia, o aquel sujeto formado en un area tecnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado analisis del nivel inventivo: 2.7.3.1. El analisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendria un genio o un personaje con un conocimiento e instrucciOn más alla de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante raz6n: se esta buscando que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimientos estandares para una persona de oficio en el campo tecnico respectivo. 2.7.3.2. El analisis del nivel inventivo en relacion con Ia figura del tecnico medio en la materia, impone la "ficciOn" para el examinador de ubicarse en el estado de la tecnica que existia al momento de la solicitud de Ia patente de invencion o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idoneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una 20 Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia tecnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tecnica. 21 Proceso 560-IP-2015. 22 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA.

Vigesima Segunda Edici6n. Madrid — Espana. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". [Jags. 686 y 1089. 12 ambientacion adecuada, de conformidad con Ia situacion del arte al momento de la solicitud, para que un tecnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse facilmente a dicho momento. Por lo tanto, el analisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado analisis retrotraido del nivel inventivo.

En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invencion, se debe evitar a toda costa examenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados per conocimientos retrospectives obtenidos de la propia invencion o del estado actual de Ia tecnica. 2.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo cuando a los Ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que Ia simple aplicacion de los conocimientos tecnicos en Ia materia para Ilegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la tecnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en Ia elaboracion de Ia regla tecnica23. 2.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas analisis problema - solucion24: 2.9.1. Identificacion del estado de Ia tecnica mas cercano. 2.9.2. Identificacion de las caracteristicas tecnicas de Ia invencion que son diferentes con respecto a Ia anterioridad. 2.9.3. Definici6n del problema tecnico a solucionar sobre la base del estado de la tecnica más cercano. 2.9.4.

Evaluar, partiendo del estado de Ia tecnica más cercano y del problema tecnico, si la invencion reivindicada resulta obvia para Ia persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: e:,Estaba un tecnico can conocimientos medios en Ia materia en condiciones de plantearse el problema? 23 Ibidem. 24 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Inyencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Ario 2004. Pags. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 13,De resolverlo en Ia forma en que se reivindica?,De prever el resultado? Si Ia respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 2.10.

En el caso particular, el analisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use Ia figura del tecnico medio en la materia, y se hizo un analisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretaci6n prejudicial para ser aplicada por Ia Corte Consultante al resolver el proceso interno 2012-00157, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretaci6n prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo Offal() del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. a<edan Cecilia Luisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA Hern Romero Zam rano MAGISTRAD - AGISTRADA Hugo - miro Gome Apac MAGISTR •D De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente Ia presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. 14 06no Gustav arcia o SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15