TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 333-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante + 17811-2013-3318 Referencia: Marcas involucradas TOPACIO (mixta) y TOPAS (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5422-2016-TDCA-DQ del 14 de junio de 2016, recibido el 16 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N9 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3318; y, El Auto del 5 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: SYGENTA PARTICIPATIONS AG 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Demandado: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales Tercero interesado: AGRIPAC S.A. Hechos relevantes: El 31 de agosto de 2005, AGRIPAC S.A. (en adelante, AGRIPAC) solicitó ante el instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro de la marca TOPACIO (mixta)! para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.? Un extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 487 correspondiente al mes de agosto de 2005.
El 28 de marzo de 2006 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (en adelante, SYNGENTA) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca TOPAS (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?, con Título de registro 2265-95. Por Resolución 988952 del 24 de mayo de 2007, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición formulada y concedió el registro de la marca TOPACIO (mixta).
El 22 de junio de 2007 SYNGENTA interpuso recurso de apelación contra la Resolución 988952. Mediante Resolución sin número del 23 de septiembre de 2009, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del lEPI resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 988952. SYNGENTA presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique al IEPI; al Comité de No se aprecia el logotipo en la página web del IEPI, Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 5: Preparaciones para destruir sabandijas; fungicidas, herbicidas. No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida demanda. 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Propiedad Intelectual, industrial y Obtenciones Vegetales del IEP!; y a AGRIPAC, como tercero interesado. Argumentos de la demanda de SYNGENTA: La marca TOPACIO (mixta) no es suficientemente distintiva, toda vez que es extremadamente similar a la marca TOPAS (denominativa).
Los signos en conflicto guardan extrema similitud gráfica-visual y fonética- auditiva. No existe diferencia suficiente para eludir el riesgo de confusión entre los signos ya que son muy similares. El público consumidor puede asumir erróneamente que el signo solicitado (TOPACIO) es una variación de la marca registrada (TOPAS). Los signos objeto de análisis distinguen productos idénticos y comprendidos en la misma clase.
De otorgarse la marca TOPACIO (mixta) se generaría confusión en el consumidor pues pensaría que la referida marca es una nueva línea de productos de la marca TOPAS (denominativa). Argumentos de la contestación del IEP!: El IEPI presentó su escrito de contestación negando lo vertido en la demanda. Argumentos de la contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI: El referido Comité presentó su escrito de contestación negando lo vertido en la demanda.
Argumentos del tercero interesado, AGRIPAC: No obra en el expediente la contestación de AGRIPAC. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.$ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 1.1.
No procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135, toda vez que la prohibición absoluta de registro de marca, a la que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el proceso interno se discute si la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa) son confundibles o no, por lo que resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-J 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
Ibidem. 1.6. 1.7. b) d) las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar claramente las ideas que evocan los Ibidem. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.
No obstante lo anterior, la confundibilidad no se puede sustentar en este único aspecto, toda vez que el mencionado análisis debe comprender un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, incluido el análisis de similitud gráfica y fonética, así como de los factores relativos a los productos amparados con los signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 10 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junto de 2016. 2.5. 2.6. En consecuencia, al realizar ta comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sial realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese sentido, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca TOPACIO (mixta) y la marca TOPAS (denominativa).
Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos En el presente caso, la marca TOPACIO (mixta) distingue productos farmacéuticos y la marca TOPAS (denominativa) distingue fungicidas12 de Ibidem, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 13 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. 1* Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las 12 a “ Cabe señalar que los fungicidas son productos destinados a la eliminación de hongos, por lo que pueden ser utilizados, de un lado, para el tratamiento de enfermedades humanas y de animales, y de otro, para el tratamiento de plantas causadas por éstos, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-1P-2013 del 15 de marzo de 2013.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 30-1P-2000 del 2 de junio de 2000. 3.7 3.8. marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 15 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a Utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca TOPACIO (mixta), tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3318, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Liísa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2000 del 28 de julio de 2000. 10, Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ) Ue Hernán Komero-Zambrano —9 j ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11