TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 264-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00108 Referencia: Marca involucrada: HEXAGON (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ay116n Quinteros VISTOS: El Oficio 2370, recibido el 31 de mayo de 2016, mediante el cual Seccion Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal d) y 137 de Ia Decision 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00108; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admiti6 a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARHELOS ORTOPEDICOS LTDA. 1 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: ZIE LIMITADA 2. Hechos relevantes 2.1. El 12 de febrero de 2009, ZIE LIMITADA (en adelante, ZIE) solicit6 el registro de Ia marca HEXAGON (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacian Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza).
HEXAGON 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Ia Propiedad Industrial 603, no se presentaron oposiciones en su contra. 2.3. El 20 de agosto de 2009, mediante Resolucian 41336, Ia Jefe de Ia Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedi6 el registro de la marca HEXAGON (mixta). 2.4.
El 1 de marzo de 2011, HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. (en adelante, HEXAGON INDUSTRIA) present6 acci6n de nulidad en contra de Ia Resolucion 41336, fundamentada en que ZIE fue su distribuidor autorizado en Colombia. 2.5. El 20 de enero de 2016, Ia Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal d) y 137 de Ia Decision 486.
Expediente interno 09-013478. Publicidad; gestiOn de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina. importer, producir, comercializar y vender cualquier tipo de instrumentos, implantes, pr6tesis y artefactos ortopedicos y de toda clase de elementos y equipos medicos, odontologicos, quirOrgicos, hospitalarios y para la rehabilitacion y drogas y medicamentos, asi como productos de aseo. 2 3.
Argumentos de la demanda de nulidad planteada por HEXAGON INDUSTRIA 3.1. La compania HEXAGON INDUSTRIA es titular en Brasil de la marca HEXAGONS para identificar productos de la Clase 104. 3.2. A fin de comercializar sus productos en Colombia, contacto con la sociedad PROMED QUIRURGICOS LTDA. Posteriormente, luego de los acuerdos Ilegados, se constituyo en Colombia la sociedad denominada SYNTHES Y TRAUMA LTDA. (en adelante, SYNTHES) 3.3.
Entre SYNTHES y HEXAGON INDUSTRIA se firm6 un contrato de distribuci6n exclusiva, contando SYNTHES con la autorizacion para efectuar los tramites de registro sanitario ante el INVIMA, no existiendo autorizaci6n expresa para registrar la marca HEXAGON en Colombia. 3.4. Luego de un tiempo SYNTHES cambi6 de nombre a ZIE LTDA., concediendo HEXAGON INDUSTRIA a ZIE la distribucion de los productos identificados con la marca HEXAGON. 3.5.
Sin contar con Ia autorizacian de HEXAGON, ZIE solicito el registro de la marca HEXAGON (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35. 3.6. Los servicios de la Clase 35 de la Clasificacian Internacional de Niza, estan directamente relacionados con los productos de la Clase 10 que protege la marca HEXAGON. 3.7. En vista de que el contrato de distribuci6n celebrado con ZIE no era exclusivo, en el afio 2009 HEXAGON IDUSTRIA contacto a Ia sociedad CORTICAL LTDA., para que distribuya sus productos, lo cual no pudo hacer debido a que ZIE obtuvo el registro de mala fe de la marca HEXAGON. 3.8.
Los representantes de SYNTHES y de ZIE, tenian pleno conocimiento que el titular de la marca HEXAGON era la sociedad brasilera HEXAGON INDUSTRIA pese a lo cual y siendo sus representantes en Colombia, solicitaron el registro de la marca HEXAGON para la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza, con el Onico objetivo de bloquear a futuro Ia comercializacion de productos provenientes de Brasil. 3.9.
ZIE actuo de mala fe al obtener el registro de la marca HEXAGON con la clara intencionalidad de cometer actor de competencia desleal. 3 Certificado 827170211, de los hechos contenidos en el expediente, no se ha podido determinar si el signo es denominativo o mixto. 4 Aparatos y utensilios para la correcci6n de defectos fisicos y aparatos ortopedicos. 3 4.
Argumentos de Ia contestacion a Ia demanda por parte de Ia SIC 4.1. El signo solicitado HEXAGON (mixto) cumplia con los requisitos exigidos para su registro, adicionalmente no se presentaron oposiciones en su contra, por lo que el registro se lo concedi6 en observancia de los derechos al debido proceso y de contradiccion. 4.2. Es falso que se hayan configurado las causales de irregistrabilidad alegadas, por cuanto no existia para Ia Opoca, solicitud de un registro identico o similar registrado en Colombia. 4.3.
No hay prueba valida para Colombia o la Comunidad Andina de Ia existencia de un registro valido de un signo distintivo de propiedad de Ia accionante. 4.4. Tampoco se ha acreditado al momento del tramite marcario que se tratase de un distribuidor, representante comercial o persona autorizada por el titular del signo en el pais miembro o en el extranjero. 4.5.
No hay indicios razonables que permitan deducir que el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 4.6. La SIC no infringi6 el Articulo 137 de Ia Decisi6n 486, por cuanto no conto con elementos de juicio para considerar desleal o de mala fe la solicitud de registro, más aCin cuando publicado el extracto de la Gaceta no se presento oposicion. 5.
Argumentos de Ia contestaciOn por parte de ZIE 5.1. Se opone a las pretensiones propuestas por Ia actora, ya que los hechos en que se fundamenta la acci6n no pueden ser probados. 5.2. Solicita que se decrete cualquier excepci6n que resultare probada en el curso del proceso. 5.3. Afirma que no le constan los hechos afirmados por Ia actora. 5.4.
Solicito tener como pruebas las aportadas por Ia parte actora con Ia demanda y ordenar de oficio las que considere necesarias, para un mejor desarrollo en el tramite del proceso. 4 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Ia Interpretacion Prejudicial de los articulos 136 literal d) y 137 de la Decision 4865, al referirse a una concesi6n de un signo a favor del supuesto distribuidor y por haber posiblemente incurrido en actos de competencia desleal. 2.
De oficio se interpretaran los articulos 151, 258 y 259 de la Decision 4866, para analizar lo relacionado a la conexiOn competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos y Ia competencia desleal al solicitar un signo como marca de mala fe. 5 "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean identicos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusi6n o de asociaci6n, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;
(.- -)" "Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro". 6 "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". (..-) Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Onicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del registro de la marca".
( ) "Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos". "Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusi6n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pOblico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3.
Signos identicos o que se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal.
De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusiOn, actos de competencia desleal por desviacion de Ia clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputacion ajena. De las acciones por competencia desleal. Conexion competitiva entre productos de Ia Clase 10 y servicios de la 35.
A. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Signos id6nticos o que se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido 1.1. La sociedad demandante manifiesta que el signo HEXAGON (mixto) fue solicitado para perpetrar actos de competencia desleal ya que fue distribuidor del titular de la marca HEXAGON registrada en Brasil, por lo que se abordara en este acapite este tema. 1.2.
Este Tribunal ha emitido pronunciamiento al respecto en el, en el cual esgrimio lo siguiente: 1.3. La prohibicion de registro contemplada en el literal d) del articulo 136 establece que se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el extranjero, en estos casos, Ia oficina nacional competente denegara el registro del signo solicitado7. 1.4.
Constituye causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legitimo de la marca, de quien, aprovechandose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de 7 Proceso 48-IP-2012. 6 ella, por el conocimiento que tenia del signo y de Ia relacion comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al pUblico consumidor, en el cual se podria generar el riesgo de confusion y de asociacion. 1.5. Al momento de resolver el proceso, se debera verificar si la conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en el literal d) del articulo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido HEXAGON en Brasil, entendiendose por representante a Ia persona que promueve y concierta la yenta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por esta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por esta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse. 1.6.
En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente la calidad de titular de la marca por un lado y de distribuidor del solicitante de la marca. 2. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.
Actos de competencia desleal por confusion 2.1. El Tribunal abordara el tema en virtud a que la parte demandante afirma que el signo HEXAGON (mixto) fue solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollaran los conceptos necesarios sobre Ia competencia desleal. Concepto de Acto Desleal 2.2.
El Articulo 258, de la Decisi6n 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a Ia propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos". De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuales actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ambito empresarial sea contrario a los usos y practicas honestos8. 2.3.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y practicas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, 8 Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009. 7 cuando se actira con Ia intenci6n de causar dario o de aprovecharse de situaciones que pueden perjudicar al competidor9. 2.4. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial.
Y en armonia a lo mencionado se toma en consideracion lo que Ia doctrina seriala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, Ia buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe comim, sino que esta referida a Ia buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que Ia conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta Ia precisi6n anterior y uniendo la noci6n de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noci6n se refiere a Ia practica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"10. 2.5. La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar Ia ley, y por eso solia definirse la buena fe comercial como Ia conviccion de honestidad, honradez y lealtad en Ia concertaciOn y cumplimiento de los negociosl 1. 2.6.
Los actos, ademas de poder causar darios a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interes del pUblico consumidor. 2.7. Bajo este concepto se sostiene que Ia finalidad de Ia figura de Ia competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demAs empresarios, en Ia medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, ademas, y esta faceta de Ia restricciOn a Ia competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protecciOn efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las practicas indebidas.
(publicidad engariosa, por ejemplo)"12. 9 Proceso 38-IP-98. 10 Jaeckel Kovaks,Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Peg. 45. Narvaez Garcia, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, !Dag. 316. 12 Gacharna, Maria Consuelo.
La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogota, Colombia, 1982, Peg. 47. 8 2.8. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, Ia doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente13: 2.8.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y Ia victima estén en una verdadera situaci6n de rivalidad competitiva, ejerciendo Ia actividad comercial en Ia misma o analoga forma. 2.8.2.
Que el acto o Ia actividad sean indebidos. 2.8.3. Que el acto sea susceptible de producir un dano, un acto sera desleal "cuando sea idoneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daft (y no el dano efectivo) para justificar Ia calificacion y la sanci6n. 2.9. En efecto, sera considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir dano ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de prod ucirlos. 2.10.
La legislacion andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la proteccion a los competidores, al pOblico consumidor y al interes general, en relacion con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de Ia propia normativa andina. 2.11. Es preciso senalar que con el ejercicio de Ia accion por competencia desleal se pretende: la calificacion de Ia conducta como tal, Ia orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnizaci6n de danos y perjuicios. 2.12.
Todas las regulaciones tendientes a evitar Ia competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demas competidores y al interes del pUblico consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo14. 2.13. Conforme a lo expuesto, dentro del proceso interno, se debe determinar si Ia demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de Ia sociedad demandante. 13 Proceso 217-1P-2015. 14 Proceso 143-1P-2006. 9 De los actos de competencia desleal vinculados a Ia Propiedad Industrial 2.14.
El Articulo 259 de la DecisiOn 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se menciono, no configuran una lista taxativa. Estos son15: a) Cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o Ia actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pUblico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo 0 la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusion 2.15. El Articulo 137 de la Decision 486 faculta a la oficina nacional competente a denegar el registro de un signo como marca, cuando tenga indicios razonables que le permitan deducir que el signo solicitado intenta perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 2.16. De conformidad con lo establecido en el Articulo 258 de la Decisi6n 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.
Segun lo establecido en el Articulo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"16. 2.17.
Es de la propia realidad del trafico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmacion concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuaciOn en el trafico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de 15 Proceso 110-OP-2010.
Proceso 5-IP-2013. 10 soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe17. 2.18. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de este, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no solo de los empresarios que compiten entre si, sino tambien de los consumidores en general18. 2.19.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas juridicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusion con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relacion al sector economico al que pertenece19. 2.20.
En ese sentido, para que una marca registrada Ilegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro20. 2.21. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar identicos o semejantes, ello por si solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean identicos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, ademas, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial21. 2.22.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del articulo 137, debera probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a haves de una imitacion de la marca previamente conocida22. 2.23. El Articulo 137 de la Decision 486 establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o 17 Ibidem. 18 Ibidem. 19 Ibidem. 20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 La imitaci6n o "copia servil"de una marca previamente conocida. 11 consolidar un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro". 2.24.
El analisis que se debe partir de "indicios razonables" que le permitan Ilegar a Ia conclusion de que el solicitante del registro, de mala fe, podria perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omision del que, por via de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitO con el animo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal"23. 2.25.
En el caso en concreto se analiza Ia posible competencia desleal por confusi6n entre la marca HEXAGON registrada en Brasil y Ia marca HEXAGON registrada en Colombia. 2.26. Los actos de competencia desleal por confusion, gozan de las siguientes caracteristicas24: a) No se refiere propiamente at analisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que Ia imitacion de un signo distintivo genere riesgo de confusion o asociaciOn en el pCiblico consumidor.
No se trata de establecer un analisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relaciOn con un competidor determinado, generan confusi6n en el pCiblico consumidor respecto del establecimiento, los productos o Ia actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusi6n por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusi6n respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engarios, aseveraciones, envio de informacion, imitaciOn, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, Ia utilizacion de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condicion necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleal25. 23 Proceso 6-IP-2015. 24 Ibidem. 25 Proceso 116-IP-2004. 12 2.27.
Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decision 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un regimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y Ia demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la yenta de sus productos o en la prestacion de sus servicios, una posicion de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posicion a traves de medios licitos. 2.28.
La Iicitud de medios, en el ambito vinculado con Ia propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente economico debe ser compatible con los usos y practicas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que Ia realizacion de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de correcciOn provocaria desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.29.
La disciplina de estos actos encuentra asi justificacion en la necesidad de tutelar el interes general de los participantes en el mercado, por la via de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo26. 2.30. Con relacion a los actos de competencia desleal por confusion, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a Ia confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situacion se encuentra sancionada por un regimen especifico, sino a la confusion que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad econornica de un competidor determinado, impidiendole elegir debidamente, segim sus necesidades y deseos27. 2.31.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitaciOn se encuadran dentro de los parametros descritos, en virtud a que la imitaci6n consiste en copiar las caracteristicas de un producto a un servicio lo que acarrearia un riesgo confusion de confusion y/o asociacion entre el ptiblico consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podria configurase en un acto de competencia desleal28. 2.32.
Por lo tanto, en el presente caso, se debera determinar si existen indicios razonables que hagan pensar que el registro del signo 26 Ibidem. 27 Proceso 110-IP-2010. 28 Proceso 251-IP-2015. 13 HEGAXON se realizo para facilitar, perpetrar y consolidar un acto de competencia desleal por confusi6n. 3. Conexion competitiva entre productos de la Clase 10 y servicios de la 35 3.1.
Se afirma por parte de Ia actora que los servicios de la Clase 35 de la Clasificacion Internacional de Niza amparados por el signo registrado HEXAGON (mixto) estan directamente relacionados con los productos de Ia Clase 10 que protege la marca HEXAGON de su propiedad en Brasil, por lo que se abordara el tema de Ia conexiOn competitiva. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusion de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de analisis, tal y como se indica expresamente en el segundo parrafo del Articulo 151 de Ia Decision 486.29 3.3. Se debera matizar la regla de Ia especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculacion o relacion competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el pUblico consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o use de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como Ia ubicaci6n de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.3° 3.4.
Para apreciar Ia conexion competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideraci6n, entre otros, los siguientes criterios: a) 29 Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza31 Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizaran /a ClasificaciOn Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la ClasificaciOn Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 30 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 31 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparaciOn, se debera tomar en cuenta, en raz6n de la regla de la especialidad, la identificaci6n de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicaci6n en el nomenclator.
Vease, por 14 Sin embargo, es preciso recordar que Ia inclusion de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de analisis. En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificacion Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribucion y de comercializacion, asi como los medios de publicidad empleados para tales fines32, la tecnologia empleada, Ia finalidad o funcion, el mismo g6nero, Ia misma naturaleza de los productos o servicios, la utilizacion de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribucion, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la yenta de productos dentro de tiendas especializadas en combinaciOn con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existira conexion competitiva. De igual manera, los canales de distribucion independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricacion diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustituci6n (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.33 En efecto, para analizar la conexion competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8;
Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 32 Vease, por ejemplo, interpretacion prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 33 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de genero y el precio de los productos o servicios. 15 use de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.34 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideraciOn que existe conexion competitiva cuando los productos o servicios en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitucion se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro35.
Para apreciar Ia conexion competitiva, o sustitucion, entre productos, se debera tener en consideracion los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de comercializacion, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.5. Conforme los criterios serialados, de debera determinar Ia existencia de conexion competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habra circunstancias en las que uno o dos criterios seran suficientes para establecer Ia conexion competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no sera suficiente para establecer Ia conexion competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que Onicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este Ultimo supuesto, se requerira la concurrencia de otros criterios para Ia consecucion del proposito de establecer Ia conexion competitiva.36 34 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: MW.
Testimonio Comunitario. Doctrina - LegislaciOn - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. 35 En lo que concierne a la sustitucion de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo sefialado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCION A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Version espafiola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverie S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitucion de un cambio en el precio de un bien es la variacion en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto mas caro en terminos relativos por el bien que se ha vuelto mas barato en terminos relativos".
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituira el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitucion. Vease:<https://books.qooqle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+sustitucion&h1=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhX1HR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomie/020efecto°/020sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 36 Ver Interpretaciones prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada Ia presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Code Consultante at resolver el proceso interno 2011-00108, la que debera adoptarla at emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lc:tisa 4y1lOrrCiuinteros MAGISTRADA eca a ha M ISTRADA Hugo Ramiro othez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. rito SECRETARIO Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17