TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 313-IP-2016 Asunto Interpretacion Prejudicial Consultante Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00030 Referencia Marca involucrada VALENTINO COUTURE (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gomez Apac VISTOS El Oficio 2675 del 10 de junio de 2016, recibido via correo electronic° el 14 de junio de 2016, mediante el cual la SecciOn Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita InterpretaciOn Prejudicial de los Articulos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisi6n 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00030; y, El Auto del 19 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante VALENTINO S. P.A. Proceso 313-IP-2016 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia Tercero Interesado: Rafael Angel Velasquez Cardenas 2. Hechos relevantes: 2.1. El 18 de septiembre de 2009, Rafael Angel Velasquez Cardenas (en adelante, el senor Velasquez) solicito ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la RepOblica de Colombia (en adelante, la SIC) la cancelacion por falta de use de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), con Certificado 145211, registrada a favor de VALENTINO S.P.A., para distin9uir productos de la Clase 18 de la ClasificaciOn Internacional de Niza.1 2.2.
Mediante Resolucion 22101 del 28 de abril de 2010, Ia Direcci6n de Signos Distintivos de la SIC resolvio cancelar la marca VALENTINO COUTURE (mixta), considerando lo siguiente: a) En el caso se aportaron documentos en idioma diferente al castellano sin la traducci6n requerida por el Articulo 8 de la Decisi6n 486, motivo por el cual dichas pruebas no pueden ser objeto de valoraciOn.
Asimismo, se presentaron certificados de registro de la marca VALENTINO en otros 'Daises, los cuales no se encuentran debidamente legalizados, por lo que no cumplen con los requisitos para ser valorados como prueba. b) Las pruebas resultaron insuficientes para acreditar la notoriedad de la marca VALENTINO COUTURE (mixta). c) Las pruebas para acreditar el use de la marca cuya cancelacion se pretende son impertinentes, en tanto que no proporcionan informaci6n relativa al use de la marca para identificar productos de la Clase 18 de Ia Clasificacion Internacional de Niza; en su lugar, las pruebas se refieren principalmente a las marcas VALENTINO registradas en Ia Clase 25.
Clase 18: todos y bolsas para damas, articulos pequenos de cuero. 2 Proceso 313-IP-2016 2.3. VALENTINO S.P.A. interpuso recurso de reposicion y, en subsidio, de apelacion contra la Resolucion 22101.2 2.4. Por Resolucion 32020 del 23 de junio de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvio el recurso de reposicion confirmando lo dispuesto en la Resolucion 22101. 2.5.
Mediante Resolucion 42979 del 19 de agosto de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvio el recurso de apelacion confirmando lo dispuesto en la Resolucion 22101. 2.6. VALENTINO S.P.A. present6 acciOn de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 22101, 32020 y 42979. 2.7. La Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepUblica de Colombia admiti6 la demanda y orden6 notificar a la SIC y al senor Velasquez, este Ultimo como tercero interesado.3 2.8.
El 30 de marzo de 2015, la Secci6n Primera de Ia Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia decidi6 suspender el proceso y solicitar Interpretacion Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de Ia demanda de VALENTINO S.P.A.: 3.1. El interes del senor Velasquez para ejercer la acci6n de cancelacion contra la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es contrario a derecho, toda vez que, adicionalmente al hecho de que dicha marca es notoriamente conocida, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) La marca ALENTINO (mixta) que el pretende registrar es enormemente confundible con la marca VALENTINO COUTURE (mixta) y distingue productos de la Clase 18 de Ia Clasificacion Internacional de Niza. b) La marca ALENTINO (mixta) se confunde con el nombre del gran diseflador VALENTINO GARAVANI. c) Constituye un abuso de derecho pretender el registro en Colombia de la marca ALENTINO (mixta), a traves de acci6n de cancelacion por no use de la marca VALENTINO, y un acto preparatorio de competencia desleal. 2 De la informacion obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que VALENTINO interpuso el recurso de reposiciOn. 3 De la informacion obrante en el expediente no se advierte la fecha en la que se admitiO a tramite la demanda. 3 Proceso 313-IP-2016 3.2.
Las pruebas de use y notoriedad aportadas permiten determinar Ia amplia difusion que ha tenido la marca VALENTINO COUTURE (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificacion Internacional de Niza y productos de otras clases relacionadas en el mercado mundial. 3.3. Por el enorme despliegue que ha tenido el modisto VALENTINO GARAVANI y los productos por el disenados en medios masivos de comunicacion, se ha generado en el pOblico consumidor la conciencia y el reconocimiento de la marca VALENTINO, que distingue zapatos, sandalias, bolsas, cinturones, carteras, bolsos, billeteras, etc. 3.4.
La marca VALENTINO COUTURE (mixta) no solo se ha comercializado en paises de la Comunidad Andina sino que, adennas, el consumidor la identifica y asocia a los productos que esta distingue. Es una marca notoriamente conocida en el mercado colombiano, por lo que la acci6n de cancelacion no tiene fundamento alguno. 3.5. Se rechazo Ia mayoria de pruebas de use y de notoriedad presentadas, siendo una de las mas importantes la pagina web www.valentino.com, la cual cambia cada estaci6n y permite acceder al portal de la boutique virtual VALENTINO y comprar en linea los productos de la Clase 18 de la Clasificacion Internacional de Niza.
Esta pagina es fundamental para conocer la calidad de los productos VALENTINO y corroborar la pOblica notoriedad de su importancia y difusion en el mundo de la moda. 3.6. Rechaza la decision de no admitir como pruebas las presentadas, por no tener traducci6n simple al espariol, toda vez que la mayoria de los documentos que corresponden a imagenes, fotograffas, ilustraciones y dibujos de los productos identificados con la marca VALENTINO y las fotograffas del famoso modista y disenador VALENTINO GARAVANI, puesto que la parte escrita es un aspecto secundario y poco relevante de la prueba. 3.7.
Toda la documentacion aportada revela que VALENTINO ha gastado millones de euros en publicidad en el mundo entero para comercializar los productos identificados con su marca notoria VALENTINO. La sola existencia de más de 3000 registros de VALENTINO en casi todos los 'Daises es prueba fehaciente de que la marca es notoriamente conocida en todo el mundo. 3.8.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC no valor6 la totalidad de los medios probatorios ofrecidos, alegando que no formaban parte de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, del cual solicito su traslado para el presente caso, pese a que previamente ya habian sido tomados en cuenta por la SIC, agravando de este modo su situaci6n como apelante. 4 Proceso 313-IP-2016 4.
Argumentos de Ia contestaciOn de Ia SIC: 4.1. Siendo que el signo registrado es una marca mixta donde predomina claramente el elemento denominativo, cualquier variacion de Ia denominacion debera considerarse sustancial, por lo cual no pueden asociarse las pruebas relativas a Ia marca VALENTINO con el use real y efectivo de Ia marca VALENTINO COUTURE (mixta). 4.2.
El hecho de que Ia pagina web ofrecida como medio probatorio se presente exclusivamente en idioma ingles, hace presumir que esta no tiene como posible destinatario, o como cliente eventual, a los participantes del mercado andino. 4.3. Los medios probatorios para acreditar Ia notoriedad se refieren exclusivamente a productos de alta costura de la Clase 25 de Ia Clasificacion Internacional de Niza, comercializados en [Daises no miembros de Ia Comunidad Andina. 4.4.
Si bien se permite que los documentos estén referidos a un territorio extranjero, deben estar dirigidos a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los 'Daises miembros de la Comunidad Andina, lo cual no se infiere de los documentos analizados en este caso. 4.5. Los listados de signos distintivos registrados a nombre de VALENTINO y varias copias simples de los titulos marcarios de la Comunidad Europea al ser otorgados por una autoridad extranjera debian presentarse debidamente autenticados mediante tramite consular, por lo que al no cumplir con dicho requisito resultaba atinado abstenerse de valorarlos como prueba. 4.6.
Si se hace una valoracion general de las pruebas, se encuentra que las mismas resultan inconducentes, impertinentes o inOtiles para probar el use de la marca o la notoriedad de la misma. 4.7. Aunque la expresion VALENTINO pudiere eventualmente tener el caracter de notoria para amparar productos de la Clase 25 de la ClasificaciOn Internacional de Niza, supuesto que no se puede inferir de las pruebas del expediente, es claro que no se probe su use real y efectivo para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificacion Internacional de Niza. 4.8.
Verificadas las pruebas de los Expedientes 95-4296 y 92-369330, se determine de manera legitima que las pruebas reseiladas por VALENTINO no hacian parte de los mismos, pues estas se refieren a signos diferentes del que es objeto de Ia presente accion de cancelacion. 5 Proceso 313-IP-2016 5. Argumentos de Ia contestaci6n del senor Velasquez: No consta la contestacion del tercero interesado.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los Articulos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de Ia Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.4 4 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres arlos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acci6n de cancelaciOn.
La cancelaciOn de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposician interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acciOn de cancelaciOn antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucian que agote el procedimiento de registro de la marca respective en la via administrative.
Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios cornprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debiO, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." "Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializaciOn en el mercado.
Tambien se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segan lo establecido en el parrefo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la protecci6n que corresponds a la marca." "Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializaciOn de las mercancias identificadas con la marca, entre otros." "Articulo 168.- La persona que obtenga una resoluciOn favorable tendra derecho preferente al registro.
Dicho derecho podra invocarse a partir de la presentaci6n de la solicitud de cancelaciOn, y hasta dentro de los fres meses siguientes de la fecha on que la resoluciOn de cancelaciOn quede firme on la via administrative." "Articulo 169.- La oficina nacional competente, decretara de officio o a solicitud de cualquier persona, la cancelacion del registro de una marca o la limitaciOn de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo comen o generic° para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entendera que una marca se ha convertido en un signo coman 0 generic° cuando en los medios comerciales y para el public° dicha marca haya perdido su caracter distintivo como indicacion de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberan concurrir los siguientes hechos con relacion a esa marca: 6 Proceso 313-IP-2016 2.
No procede interpretar los Articulos 168 y 170 de Ia norma antes citada, toda vez que para resolver el presente caso no es necesario desarrollar Ia figura del derecho preferente, en tanto que es un tema relevante en una solicitud de registro más no en un procedimiento de cancelacion, ni se encuentra en discusiOn si las pruebas y alegatos de VALENTINO han sido presentados fuera del plazo establecido en el referido Articulo 170. 3.
Procede interpretar los Articulos 165, 166, 167, 169, 224, 225 y 229 de Ia Decisi6n 486, al ser materia de controversia la cancelacion de una marca respecto de la cual se ha alegado notoriedad. 4. De oficio, procede interpretar los Articulos 226 y 228 de la Decision 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina5, en virtud de Ia invocaciOn de Ia notoriedad antes referida. a) la necesidad que tuvieran los cornpetidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el pUblico y en los medios comerciales como signo comun o generico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el public° de que la marca significa una procedencia empresarial determinada." "Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelacion, la oficina nacional competente notificara al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles contados a partir de la notificaci6n, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira sobre la cancelacion o no del registro de /a marca, lo cual notificara a las partes, mediante resoluciOn." "Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." "Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de este Decisi6n que fuesen aplicables y de las normas para la protecciOn contra la cornpetencia desleal del Pais Miembro." "Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no este registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero." 5 Decisi6n 486 de Ia Comision de Ia Comunidad Andina."Articulo 226.- Constituira use no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion, imitacien, traduccion o transliteraciOn del signo, susceptibles de crear confusion, en relacion con establecimientos, actividades, productos o servicios identicos o similares a los que se aplique.
Tambien constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el use del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducciOn, imitaciOn, traducciOn o transliteraciOn del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: 7 Proceso 313-IP-2016 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4.
Cancelacion de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca. Carga de Ia prueba en la acci6n de cancelacion de marca por no uso. Cancelacion por falta de uso de una marca notoriamente conocida. Exigencia de Ia presentacion de la traducci6n de los documentos.
D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. CancelaciOn de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La prueba de uso de una marca 1.1. En vista de que el senor Velasquez solicito a la SIC la cancelaciOn de Ia marca VALENTINO COUTURE (mixta), registrada a favor de VALENTINO S.P.A., para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificacion Internacional de Niza, por no haber sido usada durante los tres arms consecutivos precedentes a la fecha de presentacion de la solicitud, es pertinente realizar el analisis de los Articulos 165 y 166 de la Decision 486. a) riesgo de confusiOn o de asociaci6n con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daft economic° o comercial injusto al titular del signo por raz6n de una diluciOn de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podra verificarse a traves de cualquier medio de cornunicaciOn, incluyendo los electrOnicos." "Articulo 228.- Para determiner la notoriedad de un signo distintivo, se tornara en consideraciOn entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duraci6n, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; - 52 c) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su promoci6n, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaciOn en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversiOn efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la proteccion; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricaciOn, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 8 Proceso 313-IP-2016 1.2.
La cancelaciOn por falta de uso de una marca es una figura que surge ante Ia existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar Ia marca efectivamente.6 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta que se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de Ia marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializacion.7 1.4.
El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relacion esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca este en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su funci6n distintiva.8 1.5.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de Ia figura de Ia cancelacion por no uso de la marca, se debe tener en consideracion lo siguiente:9 6 a) Legitimaci6n para iniciar el tramite. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 165 de la Decisi6n 486, el tramite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el tramite. Lo anterior quiere decir que el solicitante debera demostrar un interes en la cancelacion de la marca respectiva, lo que se traduce en la intenci6n de registrar un signo identico o semejante at no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el tramite. El segundo parrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de Ia acci6n de cancelacion por no uso.
Dispone que dicha acci6n solo puede iniciarse despues de tres arms contados a partir de la notificaciOn de la resolucion que agota la via administrativa en el tramite de concesion de registro de marca. De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 5. Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6. n 8 Ibidem. 9 Ibidem, p. 6-7.
Proceso 313-IP-2016 c) Falta de uso de Ia marca. Para que opere la cancelaciOn del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los !Daises miembros, durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. 1.6.
La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe serialar que el Articulo 165 bajo analisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de Ia marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de Ia marca sobre la base de otra forma de vinculacion que no supone un contrato de licencia de Ia marca.
Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente:1° a) Licencia de uso de Ia marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capitulo IV del Titulo VI de la Decision 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona Ilamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.
Cabe seilalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitacion a este. En efecto, el Articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre Propiedad Industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalfas, y practicas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitacion en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con el Articulo 162 de la Decision 486.
Si no se cumple con estos requisitos, Ia licencia no sutra efectos frente a terceros. b) 10 La simple autorizaciOn para la utilizaciOn de Ia marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorizacion para la utilizacion de Ia marca, pues en este supuesto no se debe anexar Ia prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique Ia relacion o el vinculo econ6mico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilizaciOn, esto es, sin desprenderse lbidem. 10 Proceso 313-IP-2016 del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribucion. 1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Articulo 166 de la Decision 486 conforme se detalla a continuacion:11 "Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacian en el mercado.
Tambien se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Raises Miembros, segOn lo establecido en el parrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacian del registro por falta de uso, ni disminuira la protecci6n que corresponds a la mama." a) b) 11 El primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486 contiene parametros con relacion a as cantidades de los productos y servicios comercializados, y que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no. Dichos parametros son: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectUa su comercializacion. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios estan dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.
El parrafo segundo de la norma estudiada establece otro parametro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que tambien se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los 'Daises miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relaciOn Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016, p. 6-8. 11 Proceso 313-IP-2016 con las modalidades bajo las cuales se efectUa su comercializacion.12 c) El parrafo tercero de Ia norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a Ia forma en que fue registrada no podia ser cancelada por falta de uso o disminuirse Ia proteccion que corresponds, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por Ia adicion o sustracci6n de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelaciOn por no uso.13 1.8. Adicionalmente, como se desprende del Articulo 165 de la Decision 486, el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en que se presento la accion de cancelacion.
En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelacion prueba que la utilizO dentro de los tres anos mencionados, asi sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelacion por no uso.14 1.9. En atenciOn a lo expuesto, se debe determinar si Ia marca registrada objeto de la accion de cancelacion en el proceso interno, VALENTINO COUTURE (mixta), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los 'Daises miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres anos consecutivos precedentes a la fecha en la que se presento Ia accion de cancelacion por no uso. 1.10.
Tambien se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelacion por no uso, asi como se debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relacion con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercializacion o prestacion. 2.
Carga de Ia prueba en Ia accion de cancelacion de marca por no uso 2.1. La carga de la prueba en el tramite de cancelacion de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelaciOn y no al solicitante de la cancelaciOn, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167 de la Decisi6n 486; es decir, corresponde al titular de la 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem, p. 9. 12 • 6 Proceso 313-IP-2016 marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.15 2.2.
El Articulo 167 de Ia Decision 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podra probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislacion nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas, de conformidad con el regimen probatorio aplicable.16 2.3.
En atenciOn a lo expuesto, se debera establecer si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelaciOn por no uso, para lo cual debera evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el regimen probatorio aplicable y de conformidad con todos los parametros indicados en la presente Interpretacion Prejudicial. 3.
CancelaciOn por falta de uso de una marca notoriamente conocida 3.1. VALENTINO S.P.A. afirm6 que su marca VALENTINO COUTURE (mixta) es notoriamente conocida; en consecuencia, se interpretara este tema. 3.2. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reOne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.17 3.3.
El Articulo 224 de la Decision 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de Ia misma Decisi6n analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.15 3.4.
De conformidad con el Articulo 225 de la Decisi6n 486, la protecciOn de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.5. La protecci6n especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusion por similitud con otro signo, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o 15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14. 18 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 13 Proceso 313-IP-2016 servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputaci6n de Ia marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a Ia fuerza distintiva o a la reputacion de aquella19, concluyendose que la protecci6n de la marca notoria va más alla de los principios basicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.
Por su parte, el Literal a) del Articulo 229 de la Decision 486 establece que no se negara la calidad de notorio y su protecci6n por el solo hecho de no encontrarse registrado o en tramite de registro en el pais miembro o en el extranjero. 3.7. Igualmente, la protecci6n que otorga la Decisi6n 486 a Ia marca notoria va más alla de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelacion del registro de Ia marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decision 486 dispone que no se negara el caracter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se este usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro.2° 3.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion21.
El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a Ia autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la DecisiOn 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado.22 19 Ibidem. 20 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 21 Ver InterpretaciOn Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, 22 Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina."Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideraciOn entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duracion, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duraciOn, amplitud y extension geografica de su promociOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecci6n; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protecciOn; 14 Proceso 313-IP-2016 3.9.
Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual Ia marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnaci6n sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere Ia norma cuando se ha registrado una marca.23 3.10. Aunque Ia Decisi6n 486 no consagre expresamente la improcedencia de cancelacion por no uso de la marca notoria, esto se puede deducir tanto de sus disposiciones normativas que regulan los signos notoriamente conocidos, como de los propios principios y postulados que inspiran el derecho de marcas.24 3.11.
La instituci6n de la cancelacion por falta de uso de una marca notoriamente conocida debe estar en consonancia con Ia proteccion ampliada que la norma comunitaria andina otorga a este tipo de marcas. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protecciOn de Ia marca notoriamente conocida no depende de su registro, por lo que su cancelacion no priva a su titular del derecho exclusivo, ni podria generar un derecho de preferencia a favor del solicitante, careciendo por tanto de interes juridico.`5 3.12.
Como se senalo, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en el pais miembro, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Ello permite afirmar que su protecci6n, que deriva de su calidad de notoria, esta exenta de la carga de su uso en el pais miembro correspondiente. Tampoco procederia la cancelacion parcial de su registro, por cuanto su proteccion no se encuentra limitada a los productos o servicios respecto de los cuales se use, sino a todo tipo de productos y servicios (excepcion at Principio de Especialidad) a pesar de no ser usada en relacion con los misnnos.26 3.13.
En consecuencia, puede considerarse que la marca notoriamente conocida no puede ser objeto de cancelaciOn por falta de uso en virtud de la proteccion excepcional que le confiere la Decision 486. Sin embargo, cabe reiterar que Ia calidad de notoria de la marca debe declararse en el j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en e/ Pais Miembro o en el extranjero." 23 24 25 26 Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13. METKE MENDEZ, Ricardo. El uso obligatorio de la marca bajo Ia DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. p. 106. En: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf (Consultada el 24 de octubre de 2016). De modo referenda!, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p.13-14. 15 Proceso 313-IP-2016 proceso de cancelacion correspondiente, lo que supone la obligaciOn del titular de acreditar dicha calidad.27 3.14.
La finalidad del Literal b) del Articulo 229 de Ia Decision 486 es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructiien el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no este siendo usada en el respectivo pais miembro, continua siendo notoria en otros !Daises.
Se advierte; sin embargo, que la prueba de Ia notoriedad del signo debera atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que debera dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de Ia Decision 486 de Ia Comision de Ia Cornunidad Andina.28 3.15. Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelacion por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haria respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso esta en juego no solo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la proteccion al publico consumidor, quien relacionara de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, asi como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiria lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.29 3.16.
Asi las cosas, se debera establecer, en primer lugar, el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligacion de usar la marca, esta conserva Ia categoria de marca notoria, pues aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoria, no es menos cierto que en relaciOn con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.3° 3.17.A criterio de este Tribunal, no puede cancelarse una marca notoriamente conocida y reconocida por la autoridad nacional competente, salvo que pierda dicha calidad por una razOn de hecho o derecho debidamente probada.31 3.18.
La figura de Ia cancelacion por no uso tambien debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuacion de buena fe en el mercado, 27 Ibidem, p.14. 28 Ibidem, p.14-15. 29 Ibidem, p. 15. 30 Ibidem. 31 Ibidem, p. 16. 16 Proceso 313-IP-2016 el respeto y protecci6n del esfuerzo empresarial ajeno, y la competencia leal, como ya se seria16.
Aunque una marca notoria cayera en el desuso por multiples razones, podria mantener dicho estatus por mucho tiempo; es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordacion en el pUblico consumidor tendria la potencialidad de sobrevivir por algOn tiempo de conformidad con multiples factores. Siendo esto asi, Ia normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de use real y efectivo de la marca.32 3.19.
Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad. En relacion can este Ultimo, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protecci6n de la marca notoriamente conocida se construye sobre Ia base de Ia exposicion a cuatro riesgos en el mercado: confusi6n, asociaci6n, dilucion y use parasitario. 3.20.
En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida mas alla del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En estos casos, se deberan analizar todas las variables para determinar si el signo notorio esta expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el mercado como tal.
En relaciOn can los riesgos de use parasitario y diluciOn, se debe tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetraci6n en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordaci6n y suficiente inserci6n en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de use parasitario o de dilucion.33 3.21.
La figura de Ia cancelacion por no use debe ser aplicable si es susceptible de cumplir can su funcion y efectos: depurar el registro y realizar el derecho de preferencia. En tal sentido, cancelar por no use el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado, ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no deberia operar la figura por no ser viable el registro de una marca identica o similar a la marca notoria objeto de Ia cancelacion.34 3.22.
En primer lugar, debe verificarse que el grado de difusi6n o conocimiento del signo en cuestion por parte del pOblico del sector pertinente sea tal que acredite que el signo objeto de la cancelaciOn ha alcanzado la calidad de notorio, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo identico o similar bien sea por el use del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriria en los diferentes riesgos en el mercado.
Se deben analizar todas las variables 32 Ibidem, p. 17. 33 Ibidem. 34 Ibidem. 17 6 Proceso 313-IP-2016 posibles para evitar la concreci6n de confusion y asociaci6n en el public° consumidor, como seria el caso de conexi6n competitiva si el signo notorio este registrado en otra clase, o Ia vinculacion o asociaci6n que pudiera generarse al recordar el signo notorio.
Tambien se debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o Ia dilucion de Ia capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso seria evidente en un signo notorio que tenga un altisimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. 35 3.23.
Piensese en una marca notoria que este registrada en varias clases, con altisima incidencia de recordacion y Madan en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciria a que cualquier utilizacion de un signo identico o similar, aCin en rubros donde formalmente no se este usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilucion.
En un escenario como el planteado, la cancelacion por no uso no tendria cabida.36 3.24. En este caso, se debera verificar Ia calidad de notoria de la marca cuya cancelacion se pretende, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de Ia Decision 486, para poder determinar si la supuesta falta de uso de dicha marca tiene efectos juridicos practicos o si, por el contrario, Ia cancelacion carece de interes juridico en el caso concreto. 4.
Exigencia de Ia presentaci6n de Ia traducci6n de los documentos 4.1. En el presente caso, se ha argumentado que no se valoraron pruebas presentadas en idioma ingles, puesto que no fueron acompanadas por su traducci6n al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema. 4.2. El Articulo 8 de Ia Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina establece lo siguiente: "Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberan presentarse en idioma castellano. En caso contrario, debera acompanarse una traduccion simple en dicho idioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podra dispensar de la presentaciOn de traducciones de los documentos cuando asi lo considere conveniente." 4.3. Conforme se desprende de Ia norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se debera acompanar la traduccion respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional 35 36 De modo referential, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, p. 18.
Ibidem 18 Proceso 313-IP-2016 competente pueda hacer una evaluacion de dichos documentos. Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y Ia autoridad competente pueda realizar eficazmente su analisis. No obstante lo anterior, Ia oficina podra exonerar Ia presentaci6n de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentaci6n dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de Ia presentaciOn de la traduccion al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente. 4.4.
En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que hags la traducciOn si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fad traducci6n por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano. En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00030, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente InterpretaciOn Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopciOn de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa A on Quinteros MAGISTRADA Hernán l omero Zambrano TI -ADO ta ha Ruerchan MAG TRMDA Hugo Ram! - " G-Grae Apac MAGISTRADO 19 Proceso 313-IP-2016 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario..
Hernán mero Za P SI. Gus 3 SECRETA 10 Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a Ia Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20