TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 204-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00275-00 Referencia: Signos involucrados: PODOX (mixto) / BOTOX (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1216, recibido vía correo electrónico, el 27 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 00275-00; y, El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. — ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALLERGAN, INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 204-IP-2015 Hechos Relevantes El 8 de febrero de 2008, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. solicitó el registro como marca el signo PODOX (mixto)! para identificar productos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Podox' Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590, el 14 de mayo de 2008 la sociedad ALLERGAN, INC., formuló oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas a su favor: 2.2.1. Denominativa BOTOX (certificado 200304), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 2.2.2.
Denominativa BOTOX (certificado 298891), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes neurológicos, distonias musculares, desórdenes musculares suaves, desórdenes nerviosos autonómicos, dolores de cabeza, arrugas, hiperhidrosis, lesiones deportivas, parálisis cerebral, espasmos, temblores y dolor.” El 29 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 67615 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALLERGAN, INC. y concedió el registro de la marca PODOX (mixta) solicitada por la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. El 3 de febrero de 2010, la sociedad ALLERGAN, INC. interpuso Recurso de Reposición y, en subsidio, el de Apelación. * Expediente: 08-012510 ? Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, malerial para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 2 “S 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 204-1P-2015 El 23 de marzo de 2010, la SIC procedió a emitir la Resolución 15875, resolviendo el Recurso de Reposición por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro de la marca PODOX (mixta). El 29 de marzo de 2012, la SIC procedió a emitir la Resolución 18885, resolviendo el Recurso de Apelación por el cual se rechaza las pretensiones y se confirmó la Resolución 67615 que rechaza la oposición y concede el registro como marca PODOX (mixta).
El 10 de agosto de 2012, la sociedad ALLERGAN, INC. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 67615, 15875 y 18885. El 11 de noviembre de 2013, la SIC dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por ALLERGAMN, INC. Mediante providencia de 25 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La sociedad ALLERGAN, INC. en su escrito de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La Superintendencia de Industria y Comercio violó la Decisión 486 al conceder el registro de la marca PODOX (mixta) y desconoció a la sociedad ALLERGAN, INC. el derecho exclusivo que legalmente tiene sobre la marca registrada y notoriamente conocida BOTOX.
La oficina nacional ha ignorado el carácter notorio de la marca BOTOX en el mercado colombiano, así como la gran similitud que se presenta entre las marcas BOTOX y PODOX, pues consiste en ta reproducción de la estructura básica O- O-X. Sin duda alguna se genera semejanza ortográfica, fonética y visual, pues el solicitante tomo las letras O-O-X y le agregó las consonantes P y D lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aún si se tiene en cuenta que la marca BOTOX (denominativa) es notoriamente conocida.
La Superintendencia de Industria y Comercio erró en las resoluciones recurridas al afirmar sin demostración o prueba alguna, que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botulínica; más aún, la administración no puede afirmar sin fundamento alguno que BOTOX es un término evocativo, cuando el consumidor tiene 3 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2.
Proceso 204-1P-2015 claramente en su mente que es una marca que identifica un producto de ALLERGAN. Sin lugar a dudas la marca BOTOX es una marca notoria en Colombia y el mundo para el periodo comprendido entre el año 2002 y el año 2010, por lo que la administración debió declarar esta calidad respecto de la marca opositora y, en consecuencia, otorgar la protección especial propia de estas marcas.
Es evidente el riesgo de confusión y asociación que LABORATORIOS BUSSIE S.A. quiere crearle al consumidor con la reproducción de los elementos predominantes de la marca notoria BOTOX. En efecto, de permitirse la coexistencia de las marcas BOTOX (denominativa) y PODOX (mixta) se expondría al público a un evidente riesgo de confusión directa e indirecta.
Se estaría generando riesgo de uso parasitario, consistente en de que un competidor se aproveche del prestigio de una marca de propiedad de un tercero para su beneficio propio y de manera injusta. La autoridad al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca PODOX (mixta) no tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma se encuentran presentes en el caso.
No tuvieron en cuenta obvias similitudes que se presentan entre las marcas en conflicto y simplemente se limitaron a afirmar que la marca PODOX (mixta) presentaba diferencias ortográficas frente a la marca BOTOX (denominativa) y a concluir que por tanto no eran simplemente confundibles. Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Los signos enfrentados PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo) después de un primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. Lo anterior por cuanto analizados en conjunto cuentan con estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas que le hacen fácilmente diferenciables en el mercado por parte de los consumidores, puesto que la marca registrada BOTOX (denominativa) cuenta con una extensión de dos sílabas y una palabra, por su parte el signo PODOX (mixto) cuenta con dos sílabas y una palabra.
A pesar de que coinciden las vocales examinadas en conjunto de manera no fraccionada PODOX/BOTOX, la marca concedida resulta una entidad nueva, perceptible visual y sobre todo fonéticamente en virtud a que sus consonantes son disímiles y le dan una acentuación y fonema distinto al de la marca previamente concedida haciéndola distinta, individualizada, no siendo susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación. Ss Proceso 204-IP-2015 4.3.
Los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo), no presentan similitud que pudiera causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad ALLERGAN, INC. tiene sobre la marca BOTOX (denominativa). 5.
Del Tercero Interesado De la revisión del proceso interno se desprende que la compañía LABORATORIOS BUSSIE S.A. fue notificada con el contenido de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sin embargo, no presento contestación conforme se enuncia en la providencia emitida el 10 de marzo de 2014 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el Artículo 136 Literales a) y h)? por ser aplicables al caso. No procede la interpretación del Artículo 135 Literal b) de la norma en mención por cuanto no es materia de la controversia la distintividad de los signos. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228, 229, y 230 de la Decisión 486* por cuanto se discute la presunta notoriedad de un signo distintivo. 3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcnpción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario AS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como fal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notonedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 8) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferías, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento O de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
Proceso 204-1P-2015 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Signos evocativos. Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. 5.
La marca notoria y su protección. La Prueba y riesgos. Pon D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre la marca previamente registrada BOTOX (denominativa) y el signo PODOX (mixto) solicitado para registro. 1.2.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;
Í) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado a en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades O establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores resles o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a fos que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores refendos en los literales anteriores. Proceso 204-1P-2015 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.3.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.4.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.8 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 5 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso. "LOCKHEED MARTIN". Proceso 204-1P-2015 1.5.1. Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 1.5.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 6 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. 8 1.8. 1.9. 2.1. 2.2.
Proceso 204-1P-2015 4.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con el signo BOTOX (denominativo) y PODOX (mixto).
Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre los signos PODOX (mixto) y BOTOX (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que sugiere ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.” Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016. 9 Proceso 204-IP-2015 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.? 2.4. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.* 2.5.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.6.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:*! a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen Proceso 12-1P-2014 del 14 de marzo del 2014, p. 10. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretaciones Prejudiciates recaldas en los Procesos 648-1P-2015 y 668-1P-2015 del 25 de julio de 2016.
Ibidem. Ibidem. 10 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 204-1P-2015 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(ii) Se debe observar el orden de tas vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos PODOX (mixta) y BOTOX (denominativa).
Las marcas evocativas En virtud de que en el proceso interno se argumentó que la marca BOTOX es supuestamente evocativa del término científico toxina botulínica, por tanto corresponde analizar sobre los signos evocativos. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender que es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 1 Proceso 204-1P-2015 En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5.
El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina sobre el tema!*, A continuación se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”. 3.6.
En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partícula TOX -DOX (toxina botulínica), contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican (Clase 5), o si por el contrario no existe proximidad entre “signo- producto”, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. 4.
Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos 4.1. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza*, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas” (Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasia tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 1 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4- 1P-95. 15 Ver pie de página 2. 12 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Proceso 204-IP-2015 Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.1$ Atal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente?”: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. $ Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 19 Proceso 8-1P-2013, del 15 de marzo de 2013. ' Proceso 30-iP-2000, del 2 de junio de 2000. 19 Proceso 68-1P-2001, del 30 de enero de 2002. 13 Proceso 204-IP-2015 4.7.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad del signo PODOX (mixto) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca BOTOX (denominativa), y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
La marca notoria y su protección 5.1. Como en el proceso interno se argumentó la supuesta notoriedad de la marca BOTOX, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición de marca notoria 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 5.3.
El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características 5.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son??: 5.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 5.4.1.3.Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 9 Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: 8) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, £) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. 14 Proceso 204-1P-2015 5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 5.5.
La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 5.5.2.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.?0 5.5.3. En relación con el principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero?1; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 5.5.4.
En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos O servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro??, 20 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconacido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 21 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero, 22 Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: 15 Proceso 204-IP-2015 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 5.6.1.
Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.?3 5.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 23 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA Ñ RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 16 £ Proceso 204-1P-2015 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.7. Resulta pertinente mencionar que hasta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.9. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ¡) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
¡) los aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 5.10. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 17 Proceso 204-IP-2015 5.11.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si la marca BOTOX (denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto PODOX (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00275-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal. | / Mio Cecilia LUísa Ayltón Quinteros MAGISTRADA Herná ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ' DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 18 Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19