(AÑ Usa) Qs TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 216A1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00382-00. Referencia: Signos: SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1335, recibido el 4 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2008-00382-00; y, El Auto de 15 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES. 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. > 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Hechos Relevantes. El 3 de noviembre del 2006, la señora MARÍA ISABEL ORTÍZ ORDOÑEZ, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el registro como marca del signo SAVORY (mixto)!, para distinguir: productos de panadería, pan, pastelería, galletería, tortas, pan en diferentes variedades, de la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

El 29 de diciembre del 2006, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 571, la que fue objetada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (en adelante, NESTLÉ), pues consideró que era confundible con la marca SAVOY (denominativa)3, previamente registrada a su favor en la misma Clase 30% de la Clasificación Internacional de Niza.

El 31 de enero del 2008, mediante Resolución 2532 la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca SAVORY (mixta). NESTLÉ presentó Recursos de Reposición y en Subsidio el de Apelación, los cuales fueron resueltos por la SIC, mediante las Resoluciones 13351 de 29 de abril del 2008 y 16717 de 28 de mayo del 2008, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 2532 de 31 de enero del 2008.

El 6 de diciembre de 2008, NESTLÉ presentó Acción de Nulidad en contra las Resoluciones 2531, 13351 y 16717, expedidas por la SIC. Mediante auto de 2 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. * Expediente 06 112171 ? Clase 30: Productos de panadería, pan, pastelerla y galletería, tortas, pan en diferentes variedades 3 Certificado 314904 4 Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiterla; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de homear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2.

Argumentos de la Demanda NESTLÉ, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: Según el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es obligación de las autoridades competentes, proteger las marcas registradas contra solicitudes de registro que vulneren el derecho de uso exclusivo del titular de una marca registrada. Existe riesgo de confusión directa e indirecta por cuanto los vocablos SAVOY y SAVORY son similares.

En este orden de ideas el consumidor no solamente puede creer estar adquiriendo un producto por otro, sino que, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca SAVOY (denominativa) de la actora, este podría verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca SAVORY (mixta) (al ser casi idéntica a SAVOY) hacen parte de una nueva línea de productos de NESTLE.

La marca solicitada a registro y erróneamente concedida por la SIC reproduce la totalidad de las letras que componen la marca de NESTLÉ, en el mismo orden y secuencia. El hecho de que SAVOY (denominativa) termine en OY y SAVORY (mixta) en RY, no es suficiente para advertir que no hay riesgo de confusión con una visión de conjunto se establece que en esencia iguales.

El signo solicitado SAVORY utiliza el mismo elemento determinante de la marca previamente registrada SAVOY (denominativa) sin que se le haya incluido, en absoluto, elementos adicionales que le permitan al consumidor medio diferencias claramente los productos ni el origen empresarial de los mismos. En el presente caso es ciaro que las semejanzas son muchas y las diferencias pocas y casi inexistentes.

La SIC violó entonces las reglas referentes al análisis basado en las similitudes y sin fraccionamientos, las marcas fueron descompuestas en estructuras semánticas y adicionalmente la conclusión a la que llega consiste en que las marcas carecen de semejanzas se basó en la existencia de una única diferencia consistente en que el signo solicitado incluye una “Y”.

Argumentos de la Contestación a la Demanda de Nulidad La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El signo SAVORY (mixto) no presenta similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que conlleven al público consumidor a error. Debe tenerse en cuenta que los signos enfrentados presentan claras diferencias en cuanto el número de letras que conforman los signos en 3 4.3. 1.1. controversia y, en cuanto a la composición de las vocales, lo que permite desde una perspectiva fonética marcar sustanciales diferencias.

Además se tiene que el diseño gráfico del signo solicitado SAVORY (mixto) está escrito en un recuadro interior acompañado de unas espigas, lo que permite concluir que el signo solicitado tiene una estructura visual única distinta. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) puesto que no está en discusión la irregistrabilidad absoluta de un signo. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 4865 por ser aplicable al caso concreto. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Se analizará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o de asociación entre el signo SAVORY (mixto), solicitado por MARÍA ISABEL ORTÍZ ORDOÑEZ, y la marca SAVOY (denominativa), registrada a favor de NESTLÉ. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: $ Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación; 4 Ta A 1.2. 1.3. 1.4. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.$ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 8 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015, Caso: "LOCKHEED MARTIN". 1.4.1. 1.4.2 Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.” Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 7 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR” 6 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además deben ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo).

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de los signos SAVOY (denominativo) y SAVORY (mixto), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada casol, Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión(0, b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1! (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentes, con el fin de establecer el posible riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SAVORY (mixto) y SAVOY (denominativo). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función 1 Proceso 129-1P-2015, p. 10.

En lo que concieme al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el fiteral c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurnr en el riesgo de confusión”. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixlas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".

Sín embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscilarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en fos signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es apreciado en el mercado por parte de los consumidores.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2008-00382-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. /, e Cecilia Fúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA - Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente-Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.