Proceso 174-1P-2016 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de noviembre del 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 174-1P-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 02266-2015-0-1801-JR-CA-25 Signos involucrados: ROCK 8 REPUBLIC y TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 2266-2015-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 26 de abril de 2016, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02266-2015-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandado: R8R APPAREL COMPANY, LLC. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 1 Proceso 174-1P-2016 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de octubre del 2011, RER APPAREL COMPANY, LLC. de los Estados Unidos de Norteamérica (en adelante, R€R) solicitó el registro como marca del signo denominativo ROCK 8 REPUBLIC para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional e Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) *. 2.2.
El 12 de noviembre del 2011, la solicitud de registro del signo denominativo ROCK 8 REPUBLIC fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, con la finalidad de que terceros interesados pudiesen formular oposiciones. 2.3. Transcurrido el plazo legal sin que se presenten oposiciones, la solicitud de registro fue sometida al examen de registrabilidad respectivo realizado por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOP'I) de la República del Perú. 2.4.
De forma paralela, R£R solicitó la cancelación por falta de uso? de la marca ROCK 8 REPUBLIC registrada bajo certificado N* P00137555 a favor del GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C. (en adelante, NUEVO MILENIO) desde el 29 de agosto del 2009. 2.5. El 6 de enero del 2012, mediante Resolución 674-2012/DSD-INDECOPI, en atención al procedimiento mencionado en el numeral anterior, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, suspendió el trámite del procedimiento de registro de la marca ROCK 8.
REPUBLIC solicitada por RéR hasta que se resolviera el procedimiento de cancelación, debido a que el mismo era susceptible de incidir en el análisis y resultado del trámite de registro. 2.6. El 25 de junio del 2012, mediante Resolución 2133-2012/CSD-INDECOPI, el INDECOPI canceló el registro de la marca constituida por la denominación ROCK 8 REPUBLIC inscrita a favor de NUEVO MILENIO para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”. *( ) prendas de vestir, calzado, artículos de sombrererta”.
Expediente Administrativo. 469839-2011. 3 Clase 25: *( ) Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. Proceso 174-IP-2016 2.7. El 11 de abril del 2014, mediante Resolución 5881-2014/DSD-INDECOPI, se decidió levantar la suspensión del procedimiento de registro y se denegó el registro del signo denominativo solicitado como marca ROCK 8, REPUBLIC, por considerar que tiene similitud con la marca TOMFORDROCK 8.
REPUBLIC SKINHEADS? registrada a favor de Lucy Herrera Ortiz y Jorge Luis Sánchez Quispe y resulta susceptible de generar confusión en el público consumidor. 2.8. El 12 de mayo del 2014, RER interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 5881-2014/DSD-INDECOPI, por medio de la cual se negó el registro de la marca ROCK 8 REPUBLIC (denominativa). 2.9.
El 1 de diciembre del 2014, mediante Resolución 4445-2014/TPI- INDECOPI, se confirmó la Resolución 5881-2014/DSD-INDECOPI, señalando que el registro como marca del signo ROCK 8 REPUBLIC (denominativo) podría inducir a confusión al público consumidor, pues podría creerse que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS o que se trata de una nueva línea de productos distinguidos con dicho registro, lo que provocaría un riesgo de confusión indirecto. 2.10.El 12 de marzo del 2015, RER interpuso Demanda Contenciosa Administrativa en la cual solicitó la nulidad de la Resolución 4445- 2014/TPI-INDECOPI. 2.11.El 17 de abril del 2015, el INDECOPI presentó contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por RER. 2.12.El 11 de enero del 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dictó sentencia y declaró fundada la demanda al considerar que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro y la marca registrada e indicó que es posible la coexistencia pacífica de ambos signos (ROCK 8 REPUBLIC / TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS), sin causar riesgo de inducir a confusión al público usuario. 2.13.El 25 de enero del 2016, el INDECOPI interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada. 2.14.
Mediante Auto del 22 de abril del 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la presente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa 4 Certificado P00103734, para distinguir vestidos, calzado y sombrerería de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, con vigencia hasta el 4 de marzo del 2015 3 $. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4. 3.5. 4.1. 4.2, Proceso 174-1P-2016 RER en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) los signos en cuestión no son semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor, por lo que los mismos pueden coexistir pacíficamente en el mercado”.
“( ) el examinador a cargo del expediente consideró acertadamente que no existía ni la más remota posibilidad de que el público consumidor se viera inducido a confusión al estar frente a las marcas TOMFORDROCK € REPUBLIC SKINHEADS y ROCK 8. REPUBLIC”. “( ) no comprendemos las razones por las cuales un nuevo registro de la marca “ROCK € REPUBLIC” solicitado por RéR podría inducir a confusión al público consumidor, más aún si consideramos que dicho signo solicitado idéntico vendría a reemplazar a la cancelada marca “ROCK 8.
REPUBLIC” de titularidad de GRUPO TEXTIL NUEVO MILENIO S.A.C.”. “( ) la marca TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEAD ha sido registrada contraviniendo una disposición expresa de nuestra normativa legal vigente”. “( ) al verificar la denominación del signo solicitado ROCK 8 REPUBLIC y la denominación que conforma a la marca TOMFORDROCK € REPUBLIC SKINHEADS, base de la denegatoría de oficio, podemos verificar que ambos signos resultan diferentes.
( ) cuentan con un número diferente de sílabas, ( ) se encuentran compuestas por un número distinto de unidades gramaticales ( ) sus partículas iniciales y finales son distintas ( ) tienen una secuencia distinta de consonantes y vocales”. Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo en cuestión de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los cuales se encuentran entre los productos que distingue la marca registrada”.
“( ) es innegable que por la identidad de la denominación ROCK 8 REPUBLIC presente en ambos signos que son aplicados a productos idénticos, el público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los mismos, dado que el término está presente únicamente en la marca registrada TOMFORDROCK 8 REPUBLIC 4 4.3. 44, 4.5. 5.1. 5.2.
Proceso 174-1P-2016 SKINHEADS (Certificado N* 103734) y en ninguna otra marca de la clase 25, lo que podría inducir al público consumidor a confusión y creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada”. “( ) el hecho de que la denominación ROCK 8 REPUBLIC se encuentre registrada como marca a favor de la demandante R € R en diversos países del mundo no obliga al INDECOP! a registrar el signo solicitado en el Perú, debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar sí cumple o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse como marca o porque resulta confundible con una marca registrada en el Perú con anterioridad a su solicitud para distinguir los mismos productos o similares”.
“( ) el derecho preferente por obtener la cancelación por falta de uso en el comercio de la marca registrada aludida por la demandante, otorga a este un derecho a preferir su solicitud frente a otras, pero no exime al signo de ser sujeto de análisis legal de los requisitos que la normativa de la materia exige, de cuya aplicación con el presente caso, se determinó que no era posible que acceda al registro de marca”. *( ) es evidente que comparten de manera relevante la denominación ROCK €: REPUBLIC para distinguir los mismos productos de la clase 25, lo que podría inducir al público consumidor a confusión y creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada”.
Argumentos de la sentencia de primera instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Temas de Mercado, en la Sentencia, signada como Resolución Número Ocho de 11 de enero de 2016, declaró fundada la demanda contencioso administrativa, expresando, en lo principal, lo siguiente: “( ) al no existir riesgo de confusión entre ambas marcas, y al considerar que la marca que fuera cancelada “ROCK 8 REPUBLIC” de titularidad del Grupo Nuevo Milenio S.A.C. coexistió de forma pacífica con la marca registrada “TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS”, sin que el Indecopi ni el mismo titular se opusiera en su momento, -por lo que- se considera que debe registrarse la marca solicitada”.
“( ) es posible la coexistencia pacifica de la marca solicitada y la marca registrada en el mercado sin causar riesgo a inducir a confusión al público usuario, y al no haber encontrado semejanzas que puedan conducir al consumidor medio a una confusión, no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, el cual establece que la semejanza entre dos marcas será impedimento de registro únicamente cuando se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error a los consumidores”.
Proceso 174-1P-2016 Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI INDECOPI en su Recurso de Apelación, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: 6.1. “( ) no sólo que la sentencia no se encuentra bien motivada, pues su justificación interna se ha visto afectada, sino que no cuenta con fundamentos adecuados que acrediten las razones por las que consideró que la preexistencia de un certificado de marca cancelado al momento de la emisión del acto administrativo impugnado, podría sustentar la registrabilidad y la distintividad del signo solicitado”. 6.2.
“( ) el elemento relevante es la denominación compuesta ROCK € 2. 3. 4 REPUBLIC, la cual constituye integramente el signo solicitado y se encuentra idéntica y sin perder su unidad en la marca registrada TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS (Certificado N* 103734), lo que permite que los consumidores identifiquen la denominación ROCK € REPUBLIC como elemento relevante, al ser de mejor recordación”.
NORMA A SER INTERPRETADA La Sala Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, el cual se interpretará por ser procedente. Adicionalmente, la Sala Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto: 1. Del análisis e interpretación del riesgo de confusión directo e indirecto entre signos que distinguen los mismos servicios de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 2.
De qué es lo que debe primar en un examen comparativo de signos, la semejanza o la diferencia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos.
Coexistencia pacifica de marcas. Pronunciamiento expreso solicitado por la Corte Consultante. 5 *( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 6 by 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 174-IP-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética, conceptual e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el proceso interno se discute si el signo denominativo ROCK 8 REPUBLIC y la marca registada TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS (denominativa) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido, un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad Proceso 174-IP-2016 se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar si entre ellos existe identidad o similitud, y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.£ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de precisar si existe riesgo de confusión para, posteriormente, denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrían ser perfectamente registrables si cumplen con los demás requisitos previstos en la norma.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión: 1.4.1. El riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos O servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.” 1.4.2, Riesgo de confusión por asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.
Al resolver el Recurso de Apelación interpuesto se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un e Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: “LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. 8 dá e 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 174-1P-2016 posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se tendrá que verificar que si al proceder a cotejar los signos en conflicto se observaron las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2, En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar primero un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4, Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de tos signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el comsumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe contemplar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con los signos denominativos ROCK 8 REPUBLIC y TOMFORDROCK 8 9 2.1.
Proceso 174-1P-2016 REPUBLIC SKINHEADS, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. Comparación entre signos denominativos Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos ROCK 4. REPUBLIC y TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas”: 2.1.1 2.1.2.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deportivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deportistas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición*”. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.14.1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.14.2.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 10 Ver interpretación Prejudicial recaída en el proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionarno de la RAE. Definición de “lexema” Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enlerráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE Definición de “morfema”: Unidad minima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p.ej. de, no, yo, el, ar, -s,-ero, Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: personas, primera y número, plural, 10 2.1.3.
Proceso 174-1P-2016 2.14.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3.1. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.3.2. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.1.3.3.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.2. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4, Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 11 £ 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, e Proceso 174-1P-2016 2.2.5.
Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
Al aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos ROCK 8 REPUBLIC y TOMFORDROCK 8: REPUBLIC SKINHEADS.
Coexistencia pacífica de marcas En el proceso interno, el 11 de enero del 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dictó sentencia y declaró fundada la demanda al considerar que no existe riesgo de confusión entre el signo solicitado a registro y la marca registrada e indicó que es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada ROCK 8 REPUBLIC y la marca registrada TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS, sin causar riesgo a inducir a confusión al público usuario.
En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes. Sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado de tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis 12 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 174-IP-2016 prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 3.7.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 3.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 3.7.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 3.7.4.
La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 13 3.8. 4.1. 4.2. Proceso 174-1P-2016 En consecuencia, se deberá establecer si los signos denominativos ROCK 8 REPUBLIC y TOMFORDROCK 8 REPUBLIC SKINHEADS coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en la presente providencia con el fin de evaluar si está circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o asociación. Pronunciamiento expreso soticitado por la Corte Consultante En el antes referido Auto del 22 de abril del 2016, a través del que se suspende el proceso interno y se solicita la presente Interpretación Prejudicial, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto: Del análisis e interpretación del riesgo de confusión directo e indirecto entre signos que distinguen los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
El riesgo de confusión ha sido analizado en el punto 1.4 del primer tema de la presente Interpretación Prejudicial. Cuando el órgano competente deba realizar el análisis de registrabildad deberá determinar la naturaleza o uso de los productos identificados por los signos, pues como hemos indicado reiteradamente, la sola pertenencia de varios productos o servicios en una misma clase de la nomenclatura oficial no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, consecuentemente, habrá ocasiones en que signos idénticos o semejantes no causen riesgo de confusión o asociación, así se hayan registrado para distinguir productos en una misma clase de la nomenclatura oficial, siempre y cuando dichos productos o servicios no tengan relación o conexión competitiva.
De qué es lo que debe primar en un examen comparativo de signos, la semejanza o la diferencia. Se debe enfatizar las semejanzas entre los signos y no las diferencias, pues es en las semejanzas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 02266-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 14 Proceso 174-1P-2016 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [,e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA a Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15