» UZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 557-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00383 Referencia: Signos: COMÉDICA (mixto) / COLMÉDICA (mixto);
COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD; y, COLMEDICA — MEDICINA PREPAGADA (denominativos y compuestos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3392, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-00383; y, El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: BANMEDICA COLOMBIA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, a] 2.2. 2.3. 2.4, Hechos Relevantes. El 5 de mayo de 2009, la sociedad COMÉDICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca el signo COMÉDICA (mixto)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Colyédica El 31 de julio de 2009, dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 606, y dentro del término oportuno, la sociedad BANMEDICA COLOMBIA S.A. (en adelante, BANMEDICA) presentó oposición con fundamento en las marcas previamente registadas a su favor: COLMÉDICA (mixta); COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa); y, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) las cuales protegen servicios en la Clase 443 de la Clasificación Internacional.
¡ Marca Marca 4 AS (denominativa)? | (denominativa)$ Ae EMPRESA | COLMEDICA COL "MEDICA | PROMOTORA DE PREDICINA SALUD REPAGADA El 29 de diciembre de 2009, la SIC mediante Resolución 67566 declaró infundada la oposición presentada por BANMEDICA y concedió a favor de la sociedad COMEDICA S.A. el registro del signo como marca COMÉDICA (mixto).
La sociedad BANMEDICA interpuso Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 67566, los mismos que fueron resueltos respetivamente mediante las Resoluciones 5138 de 29 de enero de 2010 emitida por División de Signos Distintivos de la SIC y 14387 de 15 * Expediente: 09 045073. ? Clase 44: Servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura 9 Clase 44: Servicios médicos en general. 1 Certificado: 305050 $ Certificado: 276751 2 Certificado: 276753 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. de marzo de 2010 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial de la SIC, ambas en sentido de confirmar la decisión inicial.
El 10 de agosto de 2010, BANMEDICA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 67566, 5138 y 14387 emitidas por la SIC. El 18 de mayo de 2011, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Mediante Auto del 6 de noviembre de 2014, el Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho BANMEDICA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio violan el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que otorgó el registro del signo COMÉDICA (mixto) sin considerar la marca previamente registrada COLMEDICA (mixta) a favor de BANMEDICA, para distinguir los mismos servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.
Se está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, pues existe una innegable semejanza visual y fonética entre los signos mixtos COLMÉDICA y COMÉDICA, por lo cual es más que probable que el público consumidor confunda las marcas y asuma que ambas provienen del mismo empresario. Las decisiones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no toman en cuenta que las marcas presentan una semejanza global, de forma que su pronunciación, es virtualmente idéntica no sólo por el sufijo "MÉDICA" sino por la conformación completa de los signos COMÉDICA y COLMÉDICA.
La Oficina de Marcas basó sus argumentos en las diferencias de las marcas y no en sus semejanzas contrariando todas las reglas de hermenéutica, pues salta a la vista que son más sus similitudes que sus disimilitudes. Ambos signos comparten ocho letras idénticas y que están ubicadas en el mismo lugar, la expresión COLMÉDICA contiene en su integridad a la palabra COMÉDICA, por lo cual el grado de semejanza es extremadamente alto para un servicio que es de consumo masivo. 4.
Argumentos de la Contestación a la Demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. Los actos administrativos son legales por cuanto no incurrieron en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además de que fueron emanados por la oficina nacional competente y se ajustaron al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 4.2.
La expresión compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante tal debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente. 4.3. Cada signo cuenta con elementos especiales que hacen de cada conjunto un todo revestido de distintividad, sin que pueda predicarse que la marca concedida vulnera las normas base para su concesión. 5.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Verificado los documentos que fueren remitidos a este Tribunal se constata que la sociedad COMÉDICA S.A. no contestó a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, pese haber sido notificada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante auto de 6 de octubre del 2010.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. — El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Artículo 134 al no ser parte de la controversia la distintividad de los signos en conflicto. 3. Seinterpretará únicamente el Artículo 136 Literal a)” por estar relacionado con la controversia. ? Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuya uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando. 4 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación o An p 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos.
Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno consta que el 5 de mayo de 2009, la sociedad COMÉDICA S.A., solicitó ante la SIC, el registro del signo como marca COMÉDICA (mixto), el cual se presume que es confundible con las marcas previamente registradas COLMÉDICA (mixta), COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) pertenecientes a la sociedad BANMÉDICA COLOMBIA S.A., es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas, para lo cual analizaremos el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.*£ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1.
Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? 1.4.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar sí en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión 8 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN". 2 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR” 1.6. 1.7. (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual! existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.
Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos COMÉDICA (mixto) y COLMÉDICA — (mixta), COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) Comparación entre signos mixtos Se analizará el presente tema en virtud de que se presume la confundibilidad entre los signos mixtos COMÉDICA y COLMÉDICA.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.10 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!! En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, se deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?? 10 Proceso 46-1P-2008.
Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 11 Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junto de 2016, 1 Proceso 418-1P-2015 de fecha 13 de junto de 2016. 2.6. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?5, En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen 5 Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. * Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 1 Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. * Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, pt SS 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudara a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos COMÉDICA (mixta) y COLMÉDICA (mixta). Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado para registro COMÉDICA (mixto) y las marcas registradas COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD” (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA” (denominativa).
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.
Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, " Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10. 10 3.5. 3.6. 3.7. que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 18 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 1? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?20 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras?!*, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?2 * Proceso 378-1P-2015, p 11 1% Proceso 13-1P-2001, pp. 8-9. 20 Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 21 Dentro de los signos denomínativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ver Proceso 12-1P-2014, p.10. 2 Proceso 178-1P-2015, p. 12. 11 3.8. 4.2. a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Se deberá verificar si al realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, podría establecerse el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos COMÉDICA (mixto) y “COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD” (denominativa) y "COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA” (denominativa) Palabras de uso común en la conformación de una marca.
En el presente proceso, la SIC, ha argumentado que “la expresión compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante ta! debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente.”, en tal virtud, se hará referencia a las palabras de uso común. Tomando en cuenta que el signo solicitado para registro COMÉDICA (mixto) y la marca registrada COLMÉDICA (mixta), comparten la partícula “MÉDICA” la cual se presume que es de uso común en la Clase Internacional 44, por lo tanto se hace necesario tratar el tema de las 12 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. palabras o expresiones de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil.
Debemos partir del hecho de que ninguna persona puede pretender la exclusividad sobre una expresión de uso común aunque tenga esa palabra previamente registrada como marca. Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”23 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se 2 Proceso 70-1P-2005, marca TV.CO de 21 de junio de 2005 13 4.8. 5.1. 5.2. 5.3. deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles” 24 Corresponde establecer si la partícula MÉDICA que comparten los signos en conflicto en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, comportan propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. Los signos débiles Son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad.
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva?s, Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )"2. Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil.
Para el caso concreto resulta pertinente mencionar tres: 5.3.1. El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrían haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad. Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros 2 OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS" Ed. Abeledo Perro!. Buenos Atres, Argentina, 2010. Pág. 215 25 Proceso 30-1P-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de Junio de 2013 25 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, 1984, Ap. 78 y 79, 14 empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar?”. 5.3.2.
Los signos compuestos por elementos de uso común, genéricos o descriptivos. Son registrables signos compuestos por elementos de dicha naturaleza, siempre y cuando su combinación genere distintividad, o que se encuentren acompañados de otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario. No obstante lo anterior, así hubieran podido registrarse como marcas, su grado de distintividad y poder de oposición es bajo, lo que implica que deben soportar la existencia de otros signos que contengan dichos elementos de uso común, genéricos o descriptivos?8, 5.3.3.
Los signos evocativos que tienen fuerte proximidad con los productos o servicios que amparan. El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para captarlas. Son registrables, pero podrían tener un grado de distintividad y poder de oposición bajos si tienen una fuerte proximidad con los productos o servicios que pretende distinguir, lo que llevaria a considerarlos como débiles.
Esta condición suele presentarse cuando están confeccionados con elementos de uso común, genéricos o descriptivos?, 5.4. Se deberá tener en cuenta que si estamos frete a una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00383, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 27 Sobre la distintividad adquirida se pueden consultar las siguientes interpretaciones Prejudiciales: de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-1P-2007, y 27 de octubre de 2015, expedida el marco del proceso 188-1P-2015. 28 Sobre los elementos de uso común, genéricos y descriptivos, se puede consultar la Interpretación de 25 de septiembre de 2015, expedida en el Proceso 112-1P-2015, 2 Sobre los signos evocalivos puede consultarse la interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 112-P-2013. 15 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y! Cecilia [g—— Ayllón a MAGISTRADA MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16