TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 690-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07923-2012-0-1801-JR-CA-16 Referencia: Signos involucrados: MERKAT (mixto) / MERCK (denominativo y mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 7923-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico, el 28 de diciembre del 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07923-2012-0-1801-JR-CA-16; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno Demandante: MERCK KGaA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA Y 2.2. PROPIEDAD ¡NTELECTUAL- INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: INVERSIONES PACUCHA S.A.C Hechos relevantes. El 8 de septiembre de 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C (en adelante, PACUCHA) solicitó el registro como marca el signo MERKAT (mixto)! reivindicando colores, para distinguir productos de la Clase 22 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Merkat Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de noviembre de 2010, MERCK KGaA (en adelante, MERCK) presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Denominativa MERCK SERONO (certificado 124853), para amparar los siguientes productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza: "colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas ". 2.2.2.
Mixta MERCK (certificado 77633), para amparar los siguientes productos de la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza: "colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas ". i MERCK 4 * Expediente 431769-2010 2 Clase 2: Pinturas, barnices, lacas; productos contra la hermmbre y el detenoro de la madera; maleras tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2.
El 10 de agosto de 2011, mediante la Resolución 1910-2011/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca MERKAT (mixta). El 7 de septiembre de 2011, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 1910-2011/CSD-INDECOPI; la cual fue resuelta mediante la Resolución 1598-2012/TPI-INDECOPI de 3 de septiembre de 2012, confirmando la decisión inicial.
MERCK interpuso Demanda Contenciosa Administrativa el 4 de diciembre de 2012, en contra de la Resolución 1598-2012/TPl- INDECOPI que confirmó la Resolución 1910-2011/CSD-INDECOPI mediante la cual otorgó el registro de la marca MERKAT (mixta). El 12 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Veinte declaró infundada la demanda.
El 30 de junio de 2013, MERCK presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. Mediante auto de 28 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa MERCK KGaA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Se ha incurrido en la violación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en donde se consagra la imposibilidad de registro como marca de los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, cuando, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios causando riesgo de confusión o asociación. Se ha vulnerado el Artículo 136 Literal h) de la misma decisión, que manifiesta que se denegará el registro de un signo cuando constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.
AS 3.3, 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. En el procedimiento administrativo se plasmaron los medios probatorios suficientes que acreditan la notoriedad de su marca MERCK. La marca MERCK y sus variaciones constituyen marcas prestigiosas a nivel mundial para identificar variados productos especialmente los farmacéuticos y como pruebas definitivas para acreditar el carácter notorio se presentó varias resoluciones que acreditan el estatus de notoriamente conocida en otros países.
Basta la simple comparación de las marcas MERCK y MERKAT para advertir que presentan una clara semejanza a nivel fonético y ortográfico con un mismo número de caracteres idénticos lo cual incrementa el riesgo de confusión. La Comisión de Signos Distintivos reconoció que las marcas en controversia distinguen productos idénticos, así mismo la marca solicitada MERKAT (mixta) resulta ser una transcripción parcial de la marca notoria MERCK lo cual causa dilución en la fuerza distintiva.
Las marcas en controversia comparten las consonantes M y R en idéntica posición secuencial (M-R/ M-R) a lo que se agrega que las consonantes C y K de la marca registrada (pronunciadas en conjunto) y la consonante K en el signo solicitado. En las denominaciones simples de corta extensión, como es el caso del signo MERKAT, la mayor fuerza distintiva recae en la primera silaba MER / KAT, la misma que es cuasi idéntica al termino MERCK.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: En la Resolución acusada, proferida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable.
La demandante no aportó elementos de juicio idóneos para acreditar la notoriedad de sus marcas MERCK por lo que no resulta aplicable el Artículo 136 Literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. Desde el punto fonético los signos presentan distinto número de silabas, así como distinta secuencia de vocales y de consonantes, lo cual les otorga una distinta pronunciación y entonación. Los signos poseen diferencias en la estructura gramatical así como distinta conformación de consonantes, ello sumado a los elementos gráficos de los signos y cromáticos del signo solicitado, determina un impacto visual de conjunto diferente.
Aun cuando existe identidad entre los productos que los signos en cuestión distinguen, las diferencias fonéticas y graficas entre los mismos, determinan que sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin ser susceptible de inducir a confusión al público consumidor. Argumentos de la contestación de la Demanda Contencioso Administrativo por del Tercero Interesado INVERSIONES PACUCHA S.A.C., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos.
La marca solicitada MERKAT (mixta) constituye en conjunto un signo gráfica y fonéticamente distinto a las marcas de la opositora, y éstas causan una impresión diferente debido a distinta secuencia de vocales y consonantes. La partícula MERC que contiene las marcas de la actora se encuentra incluida en diversas marcas inscritas a nombre de terceros para distinguir productos de las Clases 2 y 5? de la Clasificación Internacional de Niza que coexisten con las marcas MERK registradas a nombre de la actora.
La demandante no ha presentado documento alguno que demuestre la calidad de notoria de la marca MERCK en el país o en otro País Miembro de la Comunidad Andina. Argumentos de la Sentencia a la demanda Contencioso Administrativo El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, en la Sentencia Veinte resolvió: Declarar infundada la demanda por considerar que los signos confrontados contienen una distribución de letras, forma, configuración 3 Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. y elementos diferentes, por lo tanto si bien distinguen los mismos productos, dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ellas, se considera que el otorgamiento del signo solicitado no causa confusión en los consumidores.
Los documentos presentados por la demandante para acreditar la notoriedad de la marca MERCK no resultaron suficientes por lo que es correcto que la autoridad administrativa no le reconociera dicha notoriedad. Argumentos del Recurso de Apelación a la Sentencia número Veinte de la demanda Contencioso Administrativo MERCK KGaA., en su escrito de apelación en lo principal expresa los siguientes argumentos: Existe riego de confusión entre las marcas confrontadas, y su marca MERCK es una marca notoria, lo cual se probó con la presentación de pruebas que obran tanto en expediente administrativo y en el expediente judicial, por lo cual su marca notoria merece protección especial frente a otras marcas.
Al concederse el registro de la marca MERKAT (mixta) se genera un aprovechamiento ¡legitimo del prestigio de las marcas de MERCK. MERCK descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y medicamentos, así como también diversos productos químicos, con registros sobe sus signos en más de 171 países a nivel mundial. El dictamen fiscal se establece correctamente que las marcas MERCK y MERKAT al ser pronunciadas una seguida de la otra, dan como resultado un sonido base muy parecido, por lo que se evidencia que las marcas en conflicto pueden generar confusión en la mente del consumidor.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad 4 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca antenormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2. 3.
Andina, las cuales serán interpretadas por ser procedente y se contestarán a las preguntas realizadas. ¿En qué casos resulta confundible una marca mixta (MERKAT) que se encuentra conformada por parte de la denominación de otras marcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SORONO y MERCK y logotipo), además pretende distinguir productos idénticos de una misma Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza? ¿Qué medios probatorios resultan idóneos para acreditar la notoriedad de una marca? De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina para contestar las preguntas y por ser aplicables al caso.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 5 Artículo 224.» Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 9 b) c a e res y JD y el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; ta duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique, el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; fos aspectos del comercio intemacional, o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que. a o) e no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.* (..)” E 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas MERCK (mixtas) y MERCK SENORO (denominativa) y MERKAT solicitada para registro. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su litera! a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.£ Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.5.1.
Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? 1.5.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público 2 Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: “LOCKHEED MARTIN" 7 Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLQR', 1.7. consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 4.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 10 SS 1.9. 2.2. 2.3.
Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos MERKAT (mixto), MERCK (denominativos y mixtos) y MERCK SERONO (denominativo) Comparación entre signos mixtos.
La reivindicación de colores Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:9 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. * Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10 9 Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 41 2.3.3. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro“, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*! a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 10 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudictal 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. ”" Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p 7. 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 12 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en ta mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Se deberá proceder a verificar si al realizar el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, para determinar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación entre los signos mixtos en conflicto MERKAT y MERCK. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos. 3.2.
Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!3, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?4, b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto) y MERCK SENORO (denominativo). 2 Estasreglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 13 Proceso 129-1P-2015, p. 10. 14 En fo que concieme al cotejo entra marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”.
Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas míxtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial" Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, característica o idea.
Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca descnbe el gráfico de la otra. 13 La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. La marca notoria extracomunitaria 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición de marca notoria 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 4.3. El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia sont": 4.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.2.Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 4.4.1.3.
Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4,4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los 5 Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes. a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a fos que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, €) los círculos empresanales que actuan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales antenores 14 Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier En medio. relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 4.5.
La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.
Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.
Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.?6 En relación con el principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero?”; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.
En relación con el principio de uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro18, 15 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notorramente conocido el que fuese reconocido como (al en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 7 Artículo 229.- No se negará la calidad de notono a un stgno por el solo hecho que. a) noesté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; 18 Artículo 229.- No se negará la calidad de notono a un signo por el solo hecho que 15 4.6.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4, Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 12 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 19 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ev. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283 16 4.7. 4.8. 4.9. presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; ad) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, 17 k) la existencia y antigúedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.10.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. La marca notoria extracomunitaria 4.11.Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos.
Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido?0, 4.12. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros.
El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:?! a) Enel régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el País Miembro o en el extranjero??. 4.13. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial.
Por lo tanto, 20 Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-1P- 2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-1P-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-1P-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15 21 ibídem. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero, (y 18 la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48623; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486. 4.14.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si la marca MERCK era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 5. Absolución de las preguntas realizadas por el Consultante ¿En qué casos resulta confundible una marca mixta (MERKAT) que se encuentra conformada por parte de la denominación de otras marcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SORONO y MERCK y logotipo), además pretende distinguir productos idénticos de una misma Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza? De conformidad al desarrollo de los puntos 1, 2 y 3 precedentes corresponde a la Corte consultante analizar en base a las reglas expuestas la existencia o no de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.
¿Qué medios probatorios resultan idóneos para acreditar la notoriedad de una marca? El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.
Las pruebas encaminadas a demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser todas aquellas que permita la ley nacional pertinente y deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la 22 Proceso 67-1P-2015, pp. 16 y ss., 30-1P-2014, pp. 24 y ss: y el Proceso 87-1P-2013, pp. 33 y ss., ya citados, fe 19 intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigiedad de la marca y su USO constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 07923-2012-0-1801-JR- CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADA MAGISTRADO AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 20 ayó Garci SECRETARIO” Entidad Consultante y remitase copia de la presente dicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para Notifíquese a la interpretación Preju su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21