d sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de septiembre del 2016 Proceso: 540-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00454 Referencia: Signos involucrados: CIMPEX (mixto) y CIMPEX (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3341, recibido el 15 de octubre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2010-00454, y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso No. 540-IP-2015 Tercero Interesado: CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.). Hechos Relevantes El 13 de diciembre del 2007, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada solicitó el registro como marca del signo CIMPEX (denominativo)' que pretende distinguir los servicios de “( ) Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 31 de enero del 2008, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 588 la solicitud de registro del signo CIMPEX (denominativo). El 13 de marzo del 2008, KOLOMBIA Ltda. interpuso oposición contra la solicitud de registro mencionada, sobre la base del uso del nombre comercial CIMPEX LTDA., alegando que lo viene usando “( ) económicamente en forma continua y sin interrupción desde el 24 de agosto de 1972, fecha en que fue inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., prueba de este hecho son los diferentes documentos que confirman los diversos actos de comercio desarrollados por esta empresa a lo largo y ancho el territorio Nacional e Internacional por más de TREINTA Y SEIS AÑOS (36) de historia Comercial”.
El 26 de septiembre del 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), mediante Resolución 35636 declaró fundada la oposición y negó el registro como marca del signo solicitado CIMPEX (denominativo). La SIC teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicitó la marca y otras clases relacionadas, verificó la existencia de la marca CIMPEX (mixta) previamente registrada a nombre de la compañía CIMPEX LTDA. CIMPEX.
Expediente Administrativo N* 07-131636, Expediente Administrativo N” 07-092271, Clase 36 de la Edición Número 8 de la Clasificación internacional de Niza: “( ) servicios aduaneros”, con fecha de Radicación del 7 de septiembre del 2007, Certificado 416725 concedido el 28 de enero del 2011 y con vigencia hasta el 28 de enero del 2021 Proceso No, 540-1P-2015 2.5.
El 28 de octubre del 2008, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada, interpuso Recurso da Reposición y de Apelación contra la Resolución 35668 del 26 de septiembre del 2008, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones 37896 del 28 de julio del 2009* y 27212 del 27 de mayo del 2010, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial, negando el registro?.
Signo solicitado Nombre comercial opositor Marca registrada 7 AN Za CIMPEX CIMPEX LTDA. 3 14 a CIMPEX 2.6. El 29 de septiembre del 2010, la Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada, presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, y como terceros interesados las sociedades KOLOMBIA Ltda. y CIMPEX Ltda. 2.7.
El 15 de diciembre del 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad interpuesta por la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada, 2.8. El 21 de noviembre del 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda. 2.9.
El 9 de noviembre del 2011, la sociedad CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.) presentó contestación a la demanda como tercero interesado. 2.10. Mediante providencia del 16 de diciembre del 2014 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la En el numeral 3 de la referida Resolución 37896 consta que: “( ) es necesario señalar que si bien en el formulario de oposiciones se señaló que la oposición era presentada por las sociedades KOLOMBIA LTDA. y CIMPEX LTDA., revisando los documentos que obran dentro del expediente se pudo establecer que la oposición presentada fue a nombre de la sociedad CIMPEX LTDA., toda vez que esla se fusionó con la sociedad KOLOMBIA LTDA.”, información que fue corregida por CIMPEX S.A.S. en su contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en que afirma: *( ) no hubo fusión como erróneamente fue interpretado por la Superintendencia de Industria, ya que se trató de una simple cesión o transferencia del derecho prioritario sobre la solicitud de registro de la marca CIMPEX clase 36 Internacional de Niza, con el objeto de centrar en cabeza de un solo titular el derecho prioritario y el derecho sobre el nombre comercial CIMPEX, utilizado por mi representado desde el año 1972” (N 77).
Es importante tener presente que, en las dos primeras resoluciones citadas se ha realizado, entre otros, el análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, asi como entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor, mientras que en la útlima solo se analiza la confundibilidad entre el signo solicitado y el nombre comercial opositor.
Sin perjuicio de que en las tres resoluciones al resolver se ha determinado que la solicitud “( ) esta comprendida en la causal de Irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso No, 540-1P-2015 Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Argumentos contenidos en la Demanda de Acción de Nulidad La Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada en su demanda, en lo principal, expresa los siguientes argumentos: Que las Resoluciones 35668 del 26 de septiembre de 2008, 37896 del 28 de julio de 2009 y 27212 del 27 de mayo de 2010 deben declararse nulas y como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “CIMPEX” (denominativa) para distinguir “servicios de representación comercial” pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Las mencionadas resoluciones violan los Artículos 134, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190, 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta y/o indebida aplicación. “( ) el Artículo 134 por falta de aplicación, en cuanto a que el signo CIMPEX es (y ha sido) apto para distinguir los servicios de representación comercial que presta mi representada”.
Se ha incurrido en violación del Artículo 136 de la Decisión 486 por “( ) indebida aplicación, en cuanto a que no existe (ni ha existido en 26 años) riesgo de confusión entre la prestación de servicios de representación comercial y la prestación de servicios aduaneros, mucho menos con los servicios de almacenamiento manejo y custodia de mercancías objeto de comercio exterior y los servicios de distribución física de mercancía, que aparecen como objeto social en el certificado de existencia y representación legal”.
“( ) La Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido tramitar la oposición dado que, al ser dos los titulares de distintos derechos alegados en la oposición, el uno basado en una solicitud de registro anterior, el otro basado en uso de nombre comercial, ha debido pagar cada uno la debida tasa de tramitación lo que no parece que se haya efectuado”.
Que se ha vulnerado el Artículo 151 de la misma Decisión “( ) los servicios de “agencias de aduanas” pertenecen a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición vigente al momento de la oposición”. Se ha vulnerado el Artículo 190 de la Decisión 486, pues “( ) según el último párrafo de este Artículo, los nombres comerciales son independientes de las denominaciones sociales”. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. 5.1. 5.2. 5.3.
Proceso No, 540-IP-2015 Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad. La SIC en su contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Los actos administrativos acusados son legales por cuanto fueron expedidas por la Oficina Nacional Competente, en este caso, por la Superintendencia de Industria y Comercio y no incurrieron en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.
“( ) el trámite de la solicitud se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa” “( ) el signo solicitado CIMPEX y el opositor es CIMPEX, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir al error al público consumidor, pues si bien estos coinciden la expresión CIMPEX, se puede observar que el signo solicitado no le otorga suficiente distintividad a los servicios que se pretenden amparar”.
“( ) se considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado CIMPEX Ltda. (hoy CIMPEX S.A.S.) en su contestación de la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no violá el derecho de la actora a registrar una marca, ya que la Superintendencia dio el respectivo tramite a la solicitud presentada, pero al hacer el correspondiente estudio de registrabilidad se percató de que el signo era idéntico a una marca anteriormente solicitada para la misma clase de servicios, razón por lo cual, pese a que la actora demostró el uso del nombre comercial “CIMPEX”, este no era registrable”.
“( ) no existe ninguna diferencia entre las marcas lo que hace presumir al público consumidor que se trata de un mismo signo que ofrece y produce un solo comerciante, en este caso sería mi representada". “( ) los actos administrativos no violaron los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puesto que la marca “CIMPEX” es confundible visual, ortográfica, fonética y gráficamente a la marca “CIMPEX” (mixta) previamente registrada, y al $8 o Proceso No, 540-IP-2015 nombre comercial “CIMPEX” previamente utilizado por la sociedad CIMPEX LTDA. para distinguir servicios relacionados con la logística aduanera comprendidos en la clase 35 Internacional, de manera que induce al público a error”. 5.4.
“( ) desde 1972 la empresa ha usado su Nombre Comercial CIMPEX en todos sus productos, papelería, uniformes de empleados, rótulos publicitarios y/o avisos de publicidad, cuñas publicitarias en radio y comerciales de televisión, medios de transporte, tarjetas de presentación, sobres, empaques, etc., esto ha hecho que esta marca y Nombre Comercial CIMPEX le haya dado identidad a la empresa ya que simboliza y la distingue en cada una de sus actividades comerciales en el sector de los agentes de aduanas”. 5.5.
Por último, manifiesta que “( ) los canales de comercialización y distribución para este tipo de servicios serían los mismos, que las compañías comparten los mismos clientes y el mismo nicho de mercado, por lo cual los signos distintivos para identificar tales servicios deben ser realmente distintivos para que no exista riesgo de confusión entre el público consumidor”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a) y b), 149 Literal c), 151, 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad AndinaÍ, los cuales se 5 *( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; bj sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(-) Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de fos siguientes casos: ( ) c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. Artículo 151.- Para clasificar tos productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (..) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Pon o 1.1.
Proceso No. 540-IP-2015 interpretarán por ser procedentes, con excepción del Artículo 134 de la referida Decisión 486 pues no es materia de discusión en el proceso interno cuales son las características de un signo para ser considerado como marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Comparación entre signos denominativos. Del derecho de prioridad entre una marca previamente registrada y un nombre comercial. El derecho de oposición. Requisitos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para el cotejo de signos. En el proceso interno se discute si el signo denominativo CIMPEX cuyo registro solicita la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada resulta confundible con la marca mixta CIMPEX previamente solicitado a registro (el 7 de septiembre del 2007) y el nombre comercial CIMPEX, utilizado anteriormente por la sociedad CIMPEX LTDA. En consecuencia, es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus Literales a) y b), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: aj) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
NN Proceso No, 540-IP-2015 mismos productos o servicios, o para productos oO servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. 1.2.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, O para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación; de igual manera, tampoco son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* 1.3. Al respecto es importante, tener presente en primer lugar que un signo es idéntico a una marca anteriormente solicitada para registro o a un nombre comercial previamente utilizado cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que conforman la marca previamente solicitada o el nombre comercial y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse semejante o idéntico al anteriormente solicitado a registro a un nombre comercial cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Son semejantes, si todos los elementos incluidos en los signos opositores son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendría en cuenta. b) Son idénticos, si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son iguales o presentan conexión competitiva. 1.4.
Al respecto se ha insistido en la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de identidad o similitud; y, en el segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios 6 De modo referencial, ver Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10. INN 1.5. 1.6.
Proceso No. 540-IP-2015 que cada uno pretenda distinguir.? Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro.
En cambio que, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgo de confusión: 1.5.1. La confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o senrvicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común?. 1.5.2.
En cuanto al riesgo de asociación, acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”. y o 1.7. 1.8. 2.1. Proceso No. 540-IP-2015 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Al resolver la acción de nulidad se debe verificar que se hayan determinado las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como la controversia radica sobre la posible confusión entre el signo CIMPEX (denominativo) solicitado a registro y la marca mixta previamente registrada CIMPEX, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que las marcas mixtas están compuestas de un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos 10 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. Proceso No, 540-IP-2015 perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. Aunque, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Se deberá tener en cuenta que, si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto, en principio no habría riesgo de confusión, pero si resulta que el elemento denominativo es el preponderante en ambos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas? para el cotejo de signos denominativos: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se verificará la realización del respectivo cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de que se determine el posible riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo CIMPEX y la marca mixta previamente registrada CIMPEX.
Comparación entre signos denominativos Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo solicitado a Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en diferentes interpretaciones, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-Ip-2007; e, Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, 11 3.2. 4.1. 4.2. 4.3.
Proceso No, 540-IP-2015 registro CIMPEX y el nombre comercial CIMPEX, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas?": 3.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.1.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 3.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado.
Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo cuyo registro se ha solicitado CIMPEX (denominativa) y el nombre comercial CIMPEX. Del derecho de prioridad entre una marca previamente registrada y un nombre comercial Se analizará este tema puesto que, CIMPEX S.A.S. en el proceso interno, en su contestación a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ha manifestado que KOLOMBIA LTDA. habría cedido o transferido a favor de CIMPEX LTDA. el “( ) derecho prioritario sobre la solicitud de registro de la marca CIMPEX clase 36 Internacional de Niza, con el objeto de centrar en cabeza de un solo titular el derecho prioritario y el derecho sobre el nombre comercial CIMPEX”.
La doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que significa conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure). Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 60 días 10 A, modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-1P-2015, 200-IP-2013 y 438-1P-2015. 5.2. 5.3.
Proceso No. 540-IP-2015 hábiles, después de que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca. De tal manera que, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos O para productos que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
El derecho de oposición. Requisitos.. En el proceso interno, la sociedad Comercializadora de Importaciones y Exportaciones Limitada en su demanda ha manifestado que “( ) La Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido tramitar la oposición dado que, al ser dos los titulares de distintos derechos alegados en la oposición, el uno basado en una solicitud de registro anterior, el otro basado en uso de nombre comercial, ha debido pagar cada uno la debida tasa de tramitación lo que no parece que se haya efectuado”.
Como se ha dicho en Interpretaciones anteriores**, cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede solicitar ante la Oficina Nacional Competente el registro de un signo distintivo. Respecto a cada solicitud que se radique, se tiene un plazo de quince (15) días hábiles para realizar el examen de los requisitos mínimos exigidos por la normativa andina para asignarle fecha de presentación a la misma.
En caso de que se evidencie la ausencia de alguno de los requisitos, la entidad procede a enviarle al solicitante un requerimiento para que corrija su solicitud dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su notificación. Presentada la solicitud en debida forma, ésta es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que los terceros interesados puedan presentar oposición al registro si así lo consideran pertinente.
Estas oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la Publicación en la Gaceta, los cuales pueden extenderse (a solicitud de parte) por otros 30 días hábiles con el fin de aportar pruebas. De las oposiciones presentadas, se corre traslado al solicitante de la marca, quien puede contestarlas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presentando los argumentos y pruebas que considere pertinentes en respaldo de su solicitud. úl Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 242-IP-2015, de fecha 245 de agosto del 2015, marca TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR”. 13 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso No. 540-IP-2015 Vencido el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Dirección de Signos Distintivos procede a decidir sobre la registrabilidad o no de la marca solicitada. Esta decisión se toma después de hacer un examen de las causales de irregistrabilidad, tanto las absolutas del Artículo 135, como las relativas del Artículo 136 de la normativa andina.
Es después de haber cumplido los términos y demás disposiciones procedimentales andinas, que la entidad determina si la solicitud de registro de marca en cuestión cumple con las condiciones para su concesión. A lo largo del trámite se respeta el debido proceso tanto del solicitante como de los posibles terceros que intervengan oponiéndose al registro.
Cuando se presentan oposiciones, se corre traslado al solicitante para que se pronuncie al respecto. Es decir, se abre un escenario dotado de carácter contradictorio en el que todas las partes interesadas pueden hacer valer sus argumentos. De las pruebas recibidas en respaldo de cada uno de los intereses en conflicto, se realiza una valoración que conforma la ratio decidendi que motiva el sentido de la decisión consignada en la resolución proferida.
En caso de que alguno de los interesados no esté de acuerdo con la decisión adoptada que puso fin a su actuación, puede interponer los recursos que se franquearen. Es importante tener en cuenta que en ejercicio de lo facultado por el Artículo 149 de la Decisión 486, no se considerarán admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en dicho artículo, es decir, que la Oficina Nacional Competente, se limitará a tramitar las oposiciones que no se encuentren en ninguna de las referidas causales.
Dentro de este artículo se señala expresamente que no se considerarán admitidas a trámite las oposiciones que no hayan pagado la tramitación de tasas correspondientes. Por lo tanto, se deberá examinar si las oposiciones fueron presentadas en tiempo hábil y si se pagaron las tasas correspondientes, sobre la base de lo cual considerará admitidas o no a trámite las oposiciones presentadas.
De todas formas, la aceptación o no de dichas oposiciones no le exime de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. 5.10.La Oficina Nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos. 14 Proceso No. 540-IP-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00454, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ) | Ul nr Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Herná mero Zarmbrano 0 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Ar Y bs ÍA bl zrano” Ñ DENTE SECRETARIO Notifíquese a ta Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15