TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 17-1IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Comercio de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente interno del Consultante: 10639-2013-0-1801-JR-CA-24 Referencia: BIOGEN IDEC (marca denominativa) / BIOGEN (nombre comercial) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10639-2013-0/ 5ta SECA-CSILI-PJ recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual ta Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 10639-2013-0-1801-JR-CA-24; y El Auto de 28 de noviembre 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 2.2. 2.3. 24. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 17-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ Litisconsorte: BIOGEN IDEC MA. INC. Hechos Relevantes:. El 18 de enero de 2007, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. (en adelante BIOGEN,), solicitó la nulidad del registro de la marca BIOGEN IDEC (denominativa), registrada para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza! y cuyo titular es BIOGEN IDEC MA INC. (en adelante, BIOGEN IDEC MA), argumentando ser titular del nombre comercial BIOGEN (denominativo), el cual fue declarado notorio en Colombia mediante Resolución 16395, expedida por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

El 26 de abril de 2007, BIOGEN IDEC MA contestó la acción de nulidad argumentando que los signos no son confundibles y que la alegada declaración de notoriedad es posterior a la solicitud y registro de su marca. El 3 de julio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP!), mediante Resolución 001714-2009-CSD-INDECOPI, declaró infundada la acción de nulidad presentada por BIOGEN.

El 24 de julio de 2009, BIOGEN interpuso recurso de apelación contra la resolución señalada en el numeral anterior. El 9 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3083-2013/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

El 17 de diciembre de 2013, BIOGEN presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 3083-2013/TP1-INDECOPI. El 12 de marzo de 2014, BIOGEN IDEC MA contestó la demanda interpuesta por BIOGEÉN. 1 “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” 2.8. 2.9. Proceso 17-AP-2016 El 21 de marzo de 2014, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por BIOGEN.

El 19 de agosto de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Once declaró infundada la demanda. 2.10.El 3 de septiembre de 2015, BIOGEN interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 19 de agosto de 2015. 2.11.El 21 de diciembre de 2015, BIOGEN IDEC MA contestó el recurso de apelación interpuesto por BIOGEN. 2.12.

Mediante Auto signado como Resolución Número Tres, de 6 de enero 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 5.1. de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por BIOGEN: Señaló que es titular en Colombia del nombre comercial BIOGEN, el cual mediante Resolución 16395 fue declarado notoriamente conocido en Colombia, en el periodo comprendido entre 1994 a 2004. Afirmó que teniendo en cuenta la notoriedad de su signo, el registro de la marca BIOGEN IDEC (denominativa) es nulo, pues contraviene lo establecido en el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

Agregó que no se tomó en cuenta el material probatorio allegado al proceso. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI: Manifestó que la notoriedad de un signo no se presume sino que debe ser probada por quien la alega. Afirmó que BIOGEN no acreditó que el nombre comercial BIOGEN era notoriamente conocido. Las pruebas presentadas en sede administrativas no son suficientes para probar dicha circunstancia. Argumentos de la Contestación presentada por BIOGEN IDEC MA: Argumentó que el registro de la marca denominativa BIOGEN IDEC fue obtenido en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para evaluar la registrabilidad de un signo distintivo. 5.2. 5.3. 5.4. 6.2. 8.1. 8.2.

Proceso 17-1P-2016 Manifestó que la demandante no ha demostrado la notoriedad del nombre comercial BIOGEN en Perú. indicó que la resolución que declara la notoriedad de la marca BIOGEN en Colombia, fue emitida el 21 de junio de 2006, es decir, con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca BIOGEN IDEC en Perú. Afirmó que la demandante no ha demostrado la notoriedad de su nombre comercial al momento de la presentación de la solicitud de registro, ni en la actualidad.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia:. Manifestó que al momento de la interposición de la acción de nulidad la demandante debió demostrar la notoriedad del nombre comercial en Colombia, puesto que resultaría un despropósito la anulación de un registro de marca cuando el signo fundamento de la anulación ha perdido tal calidad.

Sostuvo que la demandante no aportó suficiente material probatorio para demostrar la calidad de notorio del signo BIOGEN a la fecha de la presentación de la acción de nulidad. Recurso de apelación interpuesto por BIOGEN: Indicó que los medios probatorios presentados demuestran la notoriedad de su nombre comercial. Contestación del recurso de apelación por parte de BIOGEN IDEC MA: Afirmó que el nombre comercial BIOGEN no era notoriamente conocido al momento de la solicitud de la marca denominativa BIOGEN IDEC.

Sostuvo que la notoriedad del nombre comercial BIOGEN no fue probada. La Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio se expidió después de la solicitud de la marca denominativa BIOGEN IDEC. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

De oficio, se interpretarán los artículos 224 y 229 de la misma normativa, ya que regulan la protección de la marca notoriamente conocida, así Proceso 17-1P-2016 como el Artículo 276 de la Decisión 486, que se refiere al Principio de Complemento Indispensable, pues resulta pertinente para contestar la tercera pregunta formulada por la Corte consultante?.

Además, la Corte consultante realizó las siguientes preguntas: “4, — ¿Elreconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado periodo implica que esa notoriedad se mantenga vigente a lo largo del tiempo? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(..) Artículo 224,- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (.) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección;

U) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 0] la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1 los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Paises Miembros”. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 17-1IP-2016 2 ¿Elreconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado periodo de tiempo, resulta suficiente para sustentar una acción de nulidad de otro signo distintivo en cualquier momento o resulta necesario acreditar que esa notoriedad se mantiene vigente a la fecha en que se interpone la mencionada acción? 3 ¿Deben ser rechazados como medios probatorios idóneos aquellos documentos elaborados por la propia parte que pretende sustentar la notoriedad de su signo distintivo?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección del signo notoriamente conocido.

La prueba de su notoriedad. Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. Como en el proceso interno se argumentó que el nombre comercial BIOGEN es notoriamente conocido en Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia?.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI!, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el concepto que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición, se pueden desprender las siguientes caracteristicas: Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-1P-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-1P-2011. Sobre la marca notoria en países extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013, 1.5. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.

Proceso 17-1P-2016 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 1.4.1.1. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 1.4.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 1.4.1.3.

Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Articulo 224 de la Decisión 486).

En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País 1.6. Proceso 17-IP-2016 Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486).

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 1.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo.

Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Paises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), de la Decisión 486*. Esto implica que para que un signo notoriamente conocido sea protegido, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 1.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. Proceso 17-1P-2016 este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos.5 Como el presente caso tiene que ver con signos denominativos, se deben aplicar las siguientes reglas para el cotejo de los mismos: Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.5 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - — Porlo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros*: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en ta mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. - Analizar sí la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: -Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. - Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. - Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Proceso 17-1P-2016 1.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocidof. 1.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 1.7.

Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 1.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE b LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. tl Ibidem. Pág. 247. 10 Proceso 17-IP-2016 1.9. El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de 2. registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 2.1. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

Preguntas formuladas por la Corte consultante. ¿Deben ser rechazados como medios probatorios idóneos aquellos documentos elaborados por la propia parte que pretende sustentar la notoriedad de su signo distintivo? 11 2.2. 2.3. Proceso 17-1P-2016 El Tribunal reitera que la notoriedad puede ser probada a través de los factores anteriormente mencionados y utilizando cualquier medio de prueba regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.? ¿El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado período implica que esa notoriedad se mantenga vigente a lo largo del tiempo?” El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?.

¿El reconocimiento como signo notoriamente conocido en un país miembro durante un determinado periodo de tiempo, resulta suficiente para sustentar una acción de nulidad de otro signo distintivo en cualquier momento o resulta necesario acreditar que esa notoriedad se mantiene vigente a la fecha en que se interpone la mencionada acción?”. Para que prospere una acción de nulidad de un registro de marca sobre la base de la notoriedad de otro signo distintivo, es necesario que dicho estatus, la notoriedad, exista al momento en que fue solicitada la marca objeto de la acción de nulidad.

En virtud del principio de complemento indispensable, cuando la normativa comunitaria no contemple una determinada situación, deberá atenderse a las normas previstas por el país miembro respectivo para esos eventos. Asi se logrará una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Lo anterior ha sido ratificado varias veces a través de distintas Interpretaciones Prejudiciales: “( ) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 177, de 20 de abril de 1995)”. Este Principio encuentra su base legal en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Paises Miembros" De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá aplicar su normativa interna para establecer si los documentos presentados como prueba de notoriedad, entre ellos la revisión fiscal, elaborado a solicitud de la parte que alega la notoriedad, es idóneo para ser considerado como prueba de notoriedad.

Sobre esto se puede ver las Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 12 | Proceso 17-IP-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10639-2013-0-1801-JR- CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Ú PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 17-1P-2016 | 13