ao TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: 188-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00427 Referencia: Patente: “AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1571, recibido el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00427,; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INMUNOGEN, INC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 188-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 03 de noviembre de 2005, INMUNOGEN, INC (hoy INMUNOGEN) solicitó en fase nacional la solicitud de la patente de invención titulada: “AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES”!, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/013314 del 20 de mayo de 2004.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. El 14 de septiembre de 2006, INMUNOGEN solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), que efectuará el examen de patentabilidad de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 2 de octubre de 2009, mediante Oficio 11121 la SIC puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de patentabilidad confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie. El 10 de febrero de 2010, INMUNOGEN dio respuesta al Oficio 11121. El 21 de mayo de 2010, mediante Oficio 6653 la SIC notificó al solicitante el segundo informe técnico N* 1799, confiriéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie sobre el mismo.

El 28 de septiembre de 2010, INMUNOGEN dio contestación al Oficio 6653 y anexó un nuevo capitulo de reivindicaciones. El 25 de abril de 2011 y el 9 de agosto de 2011 la solicitante presentó un nuevo capitulo de reivindicaciones. El 28 de octubre de 2011, mediante Oficio 17068, la SIC notificó al solicitante con el tercer examen de fondo, concepto técnico N* 2534, confiriendole un plazo de 60 días para que conteste al mismo. 2.10.El 20 de enero de 2012, INMUNOGEN contestó el Oficio 17068.

Expediente interno 05-112351. Ds Proceso 188-1P-2016 2.11. El 16 de abril de 2012, mediante Resolución 21691 la SIC decidió denegar la solicitud de patente al considerar que la materia reclamada carece de nivel inventivo y no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486. 2.12. Dentro del término correspondiente, el 07 de mayo de 2012, INMUNOGEN presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 21691. 2.13.El 1 de abril de 2013, mediante Resolución 14481, al resolver el recurso de reposición, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, confirmó la Resolución 21691. 2.14.El 8 de agosto de 2013, INMUNOGEN presentó Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las Resoluciones 21691 y 14481, emitidas por la SIC. 2.15.El 25 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por INMUNOGEN 3.1. La solicitud de patente de invención es nueva y cumple con los presupuestos legales, por lo que resulta injusto que la SIC haya desconocido y omitido que los compuestos reivindicados tienen un efecto mejorado y sorprendente frente a los conocidos. 3.2. Se demuestra el efecto mejorado y sorprendente que el cambio estructural de los compuestos reivindicados provocan en la citotoxicidad sobre las líneas celulares y/o tumores ensayados, tanto “in vitro” como "in vivo". 3.3.

La patente solicitada fue concedida en Estados Unidos de América el 7 de mayo de 2013, bajo el número US8,435T,528 B2, además de haber sido concedida en otros países. 3.4. Si bien entienden la libertad e independencia de la oficina de patentes y respecto a decidir sobre la concesión de una patente, resulta incomprensible que haya sido denegada únicamente en Colombia, habiendo sido otorgada en 21 países, incluyendo Perú. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. De las diligencias que obran en el expediente, se pudo determinar que la invención de las reivindicaciones 1 a 22, no cumplen el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, los antecedentes contenidos en 3 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 1.1.

Proceso 188-1P-2016 los documentos D4, D2 y D3, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, que son anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta. No se evidencia en la solicitud, un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reivindicados en el estado de la técnica. No existe evidencia experimental que hubiera permitido a la oficina comprobar la existencia de nivel inventivo.

Pese a que el solicitante de manera oportuna, dio respuesta a las objeciones planteadas, no desvirtuó los razonamientos técnicos base de la denegación. Respecto a la solicitud de patente concedida en Estados Unidos de América, ésta no trata sobre los compuestos que se reclaman en Colombia, sino sobre un método de tratamiento.. No es vinculante para la oficina la concesión de patentes en otros países.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial sin especificar qué normas en particular aplican al caso. De oficio se interpretará el Artículo 18 de la Decisión 486?*, para analizar el requisito del nivel inventivo, que es materia de controversia en el proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por INMUNOGEN por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se abordará 2 “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 4 1.2. 1.3.

Proceso 188-IP-2016 el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia*. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 4861, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones”: 1.3.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.3.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"$. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.3.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.3.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.3.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P-2013 del 21 de mayo de 2014; y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Proceso 560-1P-2016 ya citado. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España, 2001.

“DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”, Págs. 686 y 1089. 5 Proceso 188-IP-2016 idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en dia" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 4.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”. 1.5.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)?: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. Identificación del estado de la técnica más cercano. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si ta invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? Proceso 560-IP-2015 ya citado. Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www comunidadandina.org/publicipatentes pdf. 6 e 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. Proceso 188-1P-2016 ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar.

Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento?.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Afirma INMUNOGEN que es titular de la misma patente que ha sido concedida en 21 países. En particular, señala los casos de Perú y Estados Unidos de América, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas y Patentes significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas o de las patentes, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Paises.

O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, 10 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. Proceso 560-1P-2015. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 188-1P-2016 tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro!!.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*?. La norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas y patentes la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones, como ya se indicó, la Autoridad Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado??. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre anterioridades.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Patentes no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite**. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de 1 13 14 Proceso 71-1P-2007.

Proceso 181-1P-2014. Ibidem. Ibidem. Proceso 188-1P-2016 fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega'*. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00427, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. L AÑ e Y ia Luisa Ayllón Quinteros A AGISTRADA ss N Hernán R ambrano-—" Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ye Cecilia Luisa Ayllóf € Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 Ibidem.