TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 258-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-2392 Marcas involucradas LIQUID-FRUIT (mixta) vs FRUIT (mixta y denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.

El Oficio 4719-S-TDCA-N* 1 del 6 de mayo de 2016, recibido fisicamente el 30 de mayo de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 82, Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 89, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2392.

El Auto del 25 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Demandado Ceres Fruit Juices (Pty) Limited Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 2.1. 2.2. 2.3, 2.4, 2.5. Proceso 258-1P-2016 Director Nacional de Propiedad Industrial Procurador General del Estado Fábrica Industrial Fruit C.A. Hechos relevantes El 8 de enero de 1996, Ceres Fruit Juices (Pty) Limited (en adelante, Ceres) solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración (en adelante, el Director Nacional de Propiedad Industrial) el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 321 de la Clasificación Internacional de Niza.?2 La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N* 372 correspondiente a enero de 1996, editada el 11 de junio de 1997 y, dentro del término legal, fue objetada por Fábrica Industrial Fruit C.A. (en adelante, Fabrica Industrial) con base a las marcas notorias FRUIT (denominativa) y FRUIT (mixta) registradas para distinguir productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Niza.* El 16 de junio de 1998, Ceres restringió los productos a ser distinguidos con el signo solicitado única y exclusivamente a “jugos de frutas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, restricción que fue aceptada mediante providencia contenida en el Oficio 0965562 del 24 de junio de 1998.

Por Resolución 972793 del 31 de agosto de 1999, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) declaró fundada la observación presentada y denegó el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form). El 29 de noviembre de 1999, Ceres presentó demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 972793.

El signo solicitado a registro pretende distinguir todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Expediente administrativo 64481-96. Del expediente no se aprecian los productos que distinguen las marcas FRUIT, de titularidad de Fruit. En el momento de la solicitud del registro, así como cuando fue objetada, la autoridad competente era la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y no el lEP!.

Asimismo, de las piezas procesales obrantes en el expediente no se observan los gráficos de las marcas en conflicto. En ese sentido, no resulta posible contar con estas en la presente Interpretación Prejudicial, 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.2. 5.1. Proceso 258-1P-2016 El 20 de diciembre de 1999, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del lEPI, al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Procurador General del Estado y a Fabrica Industrial.

El 28 de febrero del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial presenta escrito de contestación a la demanda. El 24 de mayo del 2000, Fabrica Industrial presenta escrito de contestación a la demanda. El 5 de noviembre de 2010, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de Ceres. El Director Nacional de Propiedad Industrial debió efectuar el cotejo marcario bajo el hecho de que la marca LIQUI-FRUIT (special form) protege única y exclusivamente “jugos de frutas” y, por lo tanto, es imposible confundir jugos de frutas con bebidas gaseosas como las que ampara la marca FRUIT de Fábrica Industrial.

Solicita se declare la ilegalidad de la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en la Resolución del 31 de agosto de 1999, disponiéndose en consecuencia el registro de la marca LIQUI-FRUIT (special form), presentada por su representada. Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI Deduce las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Se ratifica en la Resolución 972793, materia de impugnación. c) Solicita que al dictar sentencia se acojan las excepciones y se rechace la demanda.

Argumentos de la contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.. Analizadas en su conjunto las denominaciones en controversia, de la forma recomendada por la doctrina, esto es en forma sucesiva, no simultánea, desde la óptica del consumidor medio, podemos concluir que 3 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3.

Proceso 258-1P-2016 entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas, visuales, fonética-auditivas, capaces de producir confusión y asociación al público consumidor o a los medios comerciales. Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas, es necesario tener en cuenta la regla de la especialidad. La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas podrán inducir a error o confusión en el mercado, siempre y cuando se destinen a proteger productos o servicios idénticos o relacionados.

Signo y producto van indisolublemente unidos sin que puedan separarse. En este sentido, para que un signo pueda convertirse en marca se le exige la fuerza diferenciadora, ta actitud de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, por lo que el público consumidor podría incurrir en error al momento de diferenciar o identificar las denominaciones en controversia y asociar al origen empresarial, además la marca FRUIT es conocida en el territorio nacional, por lo tanto, no podrán coexistir en el mercado.

Argumentos de la contestación de Fabrica Industrial Las marcas FRUIT (denominativa) y (mixta) son notorias, así lo ha reconocido en varias oportunidades la oficina nacional competente. Por tanto, ambas marcas gozan de la protección que la ley le otorga a las marcas que tienen la calidad de notorias con independencia de la clase internacional que protegen.

LIQUI-FRUIT pretende proteger productos de la Clase 32; es decir, los mismos productos que están protegidos por las marcas FRUIT y además los jugos de frutas y las bebidas gaseosas de frutas son artículos de la misma naturaleza. Es evidente la confusión que puede generarse en el público consumidor entre FRUIT (registrada) y LIQUI-FRUIT (solicitada).

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 82, del Literal a) del Artículo 83 y de los Artículos 89, 99 y 100 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;

(.J" 2. Proceso 258-IP-2016 No procede la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: - El Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad del signo solicitado sino a la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. - Los Artículos 99 y 100 de la Decisión 344 debido a que no es materia controvertida la renovación de un registro de marca.

Procede interpretar el Literal a) del Artículo 83, el Artículo 89 y, de oficio procede la Interpretación Prejudicial de los Literales d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 3446, por estar relacionados con la materia controvertida. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(.J" “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir tos productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente decisión. En los casos previstos en el presente articulo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. “Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones intemas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sín embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca. “Articulo_100.- Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, para la misma marca, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexístido con la marca solicitada.

(.)J” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) na 0 1.1. Proceso 258-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, ideológica y gráfica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto. Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa. La marca notoriamente conocida. Signos en idioma extranjero.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud fonética, ortográfica, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y las marcas registradas FRUIT (denominativa) y FRUIT (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiledad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 258-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.

Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Proceso 258-1P-2016 1.6. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas$: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 265-IP-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-1P-2004 del 9 de junio de 2004. 3 Ibídem. e — 8 Ó 5 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 258-IP-2016 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas, una de ellas con elemento denominativo compuesto Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.2 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?0 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008 del 14 de mayo de 2008.

Marca: “PÁN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013. 9 2.5. 2.6. Proceso 258-1P-2016 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 1! Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente??: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 15 12 13 14 Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-1P-2012 del 10 de mayo de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 56-IP-2013 del 25 de abril de 2013. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 b) (iii) (iv) (v) Proceso 258-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (1 (ii) Se debe realizar una comparación gráfica, conceptual y cromática, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, la distribución y combinación de colores, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Entre los elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado, los colores y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos y combinación de colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 11 2.7. Proceso 258-1P-2016 c) Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?f, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Como en el caso del signo solicitado LIQUI-FRUIT se trata de un signo compuesto se debe tener en cuenta en los signos compuestos generalmente están integrado por dos o más palabras*”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:18 (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

(iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

(vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, 16 17 18 Ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 129-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 258-IP-2016 tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT (mixta).

Comparación entre una marca mixta con elemento denominativo compuesto y una marca denominativa Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) y la marca registrada FRUIT(denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente:20 a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 19 20 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 56-1P-2013 del 25 de abril de 2013.

Ibídem. 13 3.4, 3.5. 4.2. Proceso 258-1P-2016 b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas precedentemente en el numeral 2.6. del Apartado 2. Como el elemento denominativo en el signo solicitado es compuesto?!, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los parámetros expuestos precedentemente en el numeral 2.7. del Apartado 2.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LIQUI-FRUIT (especial forma) y la marca registrada FRUIT (denominativa).

Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida Fábrica Industrial alegó que las marcas FRUIT (denominativa) y FRUIT (mixta) serían marcas que ostentan la calidad de notoriamente conocidas.

En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (-..) d) constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. 21 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 14 4.3. 4,4. 4.5. 4.6. 4.7.

Proceso 258-1P-2016 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Artículo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella??, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?3. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal d) del Artículo 83.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:2 23 24 Ibidem. Ibidem. Ibidem. 15 Proceso 258-IP-2016 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.25 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?28 d) Elriesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?” 25 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 26 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 66-1P-2015, p. 19. 2 Ibidem. 16 Proceso 258-1P-2016 4.8.

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc,28 4.9.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 5.

Signos en idioma extranjero 5.1. En atención a que el signo solicitado LIQUI-FRUIT (special form) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 5.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.?? 5.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.30 28 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 22 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 17 -s Proceso 258-1P-2016 5.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una 5.5. 5.6. marca se exprese en un idioma que sirva de raíz equivalente en la lengua española, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratará de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.31 Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos y servicios, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2392, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-1P- 2015 de fecha 9 de setiembre de 2015, 18 Proceso 258-1P-2016 | | / mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme: MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ru _—T Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19