6 ds TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 323-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2006-00110 Referencia: Signos involucrados: TOC TOC (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2644, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2006-00110; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FERRERO S.P.A. 2.1. 2.2. 2.3, Proceso 323-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A. Hechos relevantes El 26 de agosto de 2004, INDUSTRIAS PIMPOLLO DEL CARIBE S.A., solicitó el registro del signo TOC TOC (denominativo)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 29? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 13 de mayo de 2005, se informó el cambio de nombre de INDUSTRIAS PIMPOLLO DEL CARIBE S.A., a INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A. (en adelante INDUSTRIAS PUROPOLLO). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546, FERRERO S.P.A., (en adelante, FERRERO) presentó oposición fundamentada en el registro previo de las siguientes marcas: MARCA TICTAC C.l. | CERTIFICADO | PRODUCTOS 30 121695 Confitería TIC TAC 30 165442 Productos químicos industriales TIC TAC 30 114730 Pastillas confitadas comprimidos de diversos Expediente Administrativo 04 083783.
Clase 29.- Came, pescado, aves y caza, extractos de came, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 2 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. Proceso 323-1P-2016 colores y sabores El 27 de junio de 2005, mediante Resolución 014948, el Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro como marca del signo TOC TOC (denominativo) para proteger productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dentro del término legal, FERRERO interpuso Recurso de reposición en subsidio de apelación contra la Resolución 014948. El 12 de octubre de 2005, mediante Resolución 026396, al resolver el Recurso de Reposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), confirmó la decisión contenida en la Resolución 014948.
El 25 de noviembre de 2005, mediante Resolución 31246, al resolver el Recurso de Apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 014948 del 27 de junio de 2005 El 07 de abril de 2006, FERRERO presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 014948, 026396 y 31246, a través de las cuales se concedió el registro del signo TOC TOC (denominativo) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por FERRERO El signo solicitado TOC TOC para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es irregistrable como marca y por lo tanto su registro es nulo en virtud de que es confundiblemente similar con la marca TIC TAC registrada en la Clase 30 de ta Clasificación Internacional de Niza, y por lo tanto carece de distintividad, induciendo al público consumidor a confusión y error, Es tradicionalmente aceptado que dos marcas son confundibles cuando colocan al consumidor en la errada convicción de que una marca es otra marca, que ambas pertenecen al mismo propietario o que están siendo 3 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4, Proceso 323-1P-2016 utilizadas bajo licencia o en virtud de algún otro tipo de relación entre sus titulares o propietarios.
En el presente caso, debe tomarse en cuenta la impresión de los signos de manera conjunta y deben ser comparadas tal como serian percibidas por el consumidor promedio, es decir bastará con una mirada rápida a los elementos gráficos y fonéticos de los mismos. Entre los signos en conflicto, existen similitudes fonéticas y gráficas. Los signos TIC TAC y TOC TOC no tienen significado alguno, por lo tanto, no son signos arbitrarios ni sugestivos ni evocativos, son término de fantasia que por ende no admiten comparación desde el punto de vista ideológico.
Los productos que los signos en conflicto protegen están destinados al mismo sector de consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo. La marca TIC TAC es una marca notoria en el mercado nacional, debido a la amplia difusión publicitaria y al gran volumen de ventas en productos de confitería que se han realizado continua y masivamente bajo este signo. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC Efectuado el examen comparativo de los signos enfrentados, TOC TOC (denominativo) Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y TIC TAC (denominativo y mixto) Clase 30 de la Clasificación de Niza, se concluye que no crean confusión, pues no presentan semejanzas, ya que cada uno de los signos en controversia, poseen elementos suficientemente distintivos.
Entre las expresiones TOC TOC y TIC TAC existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre si, por lo que el signo solicitado es suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. La percepción sonora o auditiva que los signos generan son completamente diferentes. Entre los signos confrontados, no se presenta confusión directa o indirecta luego del primer impacto general, por cuanto las expresiones tienen significados conceptuales propios y distintos.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDUSTRIAS PUROPOLLO 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Proceso 323-1P-2016 De la simple observación de los signos en conflicto, es fácil concluir que el impacto que tendría el público consumidor sería distinto. Al comparar los signos fonética y auditivamente, al pronunciarlas sucesiva y alternativamente, se escuchan diferentes.
La sílaba que encabeza cada uno de los signos en controversia es distinta. El signo TOC TOC ampara productos completamente diferentes a los productos que protege la marca TIC TAC y, por lo tanto, en ningún momento se le creará riesgo de confusión alguno al público consumidor que lo pueda inducir a error. Respecto a la alegada notoriedad de la marca TIC TAC, dentro del proceso administrativo, no se alegó de manera oportuna tal calidad, por lo tanto, no es viable que se acredite como un nuevo hecho dentro del proceso de nulidad.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 1543 de la Decisión 486 de la Comisión de la “Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1 la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(Y la 1.1. Proceso 323-1P-2016 Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal a), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni el derecho al uso exclusivo de la marca registrada. De oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h), 224, 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, referente al carácter notorio de las marcas y su protección. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos denominativos y denominativos compuestos. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. La marca notoriamente conocida y su prueba.
Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros. 5. Conexión competitiva entre las clases 29 y
30. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si los signos TOC TOC (denominativo) y TIC TAC (denominativo y mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 6 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 323-1P-2016 Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee*., En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicio y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaS.
Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar sí entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.
Proceso 397-1P-2015. Ibidem. 1.6. 1.7. Proceso 323-1P-2016 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto, En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 1.8. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 323-1P-2016 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica, por una parte, en la posibilidad de confusión entre el signo TOC TOC (denominativo), solicitado, con la marca denominativa registrada TIC TAC, es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto?.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingiísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en:*% a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo;
O, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, en el caso concreto se debe verificar si la SIC procedió a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas!: 2.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. ibídem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-1P-20085; y la interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013. 9 2.4. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4, Proceso 323-IP-2016 tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Comparación entre signos denominativos compuestos En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros??: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 12 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 en el Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 en el Proceso 26-1P- 2015 e, Intefrpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 en el Proceso 250-1P-2015. 10 2.5. 3.1. 3.2.
Proceso 323-1P-2016 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la autoridad deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos TIC TAC y TOC TOC en conflicto.
Comparación entre signos denominativos y mixtos De igual manera, en el presente caso, se debe comparar el signo TOC TOC (denominativo) y las marcas opositoras TIC TAC de naturaleza mixtas, por lo que es necesario que se analicen los parámetros de comparación. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o 11 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. Proceso 323-1P-2016 evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”*1, Sobre la base de estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente Interpretación Prejudicial.
En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo, no habría, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. La marca notoriamente conocida y su prueba. Irregistrabilidad de signos notoriamente conocidos por parte de terceros En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de las marcas TIC TAC registradas a favor de FERRERO, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.
Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar 13 14 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N* 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 12 4.3. 4.4, 4.5. 4.6. Proceso 323-1P-2016 un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, mite, traduzca, translitere oO transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?5, La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición*?.
Además, el reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado?”.
Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP- 2015, p. 15. Véase, a modo referencial, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-1P-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 13 4.7. 4.8.
Proceso 323-1P-2016 Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marcaí8, En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:1* a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 3) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p. 17.
Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35- IP-2008, pp. 15-16, y 386-1P-2015, pp. 20-21. 14 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 323-1P-2016 en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30 En el proceso interno, la demandante refiere que los productos que distinguen los signos en conflicto comparten el mismo público consumidor. En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado TOC TOC (denominativo) para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con las marcas TIC TAC (denominativa y mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.20 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?! 20 21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 15 Proceso 323-1P-2016 5.5.
Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza?? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines%, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.
Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican ta existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.
El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?* 23 24 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. Véase, por ejemplo, Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. 16 5.6.
Proceso 323-1P-2016 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativa al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.25 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por 25 26 De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”, [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://books.google.com.ec/books?id=Id8/68bW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia tefecto+sustitucion£hl=esása=Xgved=0ahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Ciftv=onepage£.q=microeconomia%20efecto%20Osustitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 17 Proceso 323-1P-2016 ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución dei propósito de establecer la conexión competitiva.?? En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2006-00110, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. al UE Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejydicial la Presidentae y el Secretario, > Cecilia Luisa Ayllón Quinteros arci'Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ej Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18