TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 327-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00017 Referencia: Signos involucrados: RED SERVI (mixto) y SERVIRED (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2680, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00017; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. Proceso 327-1P-2016 Demandante: INVERLUNA Y CIAS EN C.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: GLOBAL INVESTMENT 8£ TRADING MANAGEMENT INC. Hechos relevantes El 10 de julio de 2013, INVERLUNA Y CIA, S. EN C.A. (en adelante, INVERLUNA), solicitó el registro del signo RED SERVI (mixto)! para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 672 de 31 de julio de 2013, SERVIENTREGA S.A. (en adelante SERVIENTREGA), presentó primera oposición a la solicitud de registro con fundamento en sus marcas notorias SERVIENTREGA, de acuerdo con la siguiente información: Expediente Administrativo 13-164052. Comunicación entre ordenadores y terminales informáticos o mediante éstos; comunicaciones telefónicas; comunicación por medios electrónicos; consultoría en telecomunicaciones; correo electrónico; difusión por la red; envío de mensajes; envío de mensajes electrónicos por sitios web; envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos; información sobre telecomunicaciones; recopilación y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de acceso a internet; servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas; servicios de acceso a publicaciones electrónicas; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, intemet y redes externas servicios de acceso de usuario a intemet [proveedores de servicios); servicios de acceso en línea a bases de datos informáticas; servicios de acceso y de alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas; servicios de centrales telefónicas; servicios de comunicación electrónica; servicios de comunicación por ordenador destinados a transmitir información; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios de comunicación y telecomunicación; servicios de correo electrónico y mensajería instantánea; servicios de mensajería multimedia [mms]; servicios de recogida y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de telecomunicación para plataformas de comercio electrónico en intermet y otros soportes electrónicos; servicios telefónicos informatizados; telecomunicaciones por redes digitales; transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia; transmisión de datos por correo electrónico; transmisión electrónica de pedidos; transmisión por intemet de contenidos generados por usuarios. 2 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 327-1P-2016 MARCA GRAFICO C.l. CERTIFICADO SERVIENTREGA Denominativa 38 222786 SERVIENTREGA 38 263500 WORLD WIDE CONFIABLES EN TODO EL MUNDO le COS Corpotlas e1 1022 el Atar SERVIENTREGA Denominativa 38 280306 ECONOMY EXPRESS S CIRCULO DE 38 256880 AMIGOS SERVIENTREGA SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES 38 328636 CENTRO DÁ POLUCIONAS De manera oportuna y dentro del término legal, GLOBAL INVESTMENT 8 TRADING MANAGEMENT INC., (en adelante GLOBAL INVESTMENT) presentó segunda oposición con fundamento en las solicitudes previas del signo SERVIRED (denominativa), para las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, expedientes 12-162219 y 12-182230 respectivamente.
El 31 de enero de 2014, Mediante Resolución 4690, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) resolvió dectarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro como marca del signo RED SERVI (mixto). Dentro del término legal concedido, SERVIENTREGA y GLOBAL INVESTMENT presentaron Recurso de Apelación en contra de la Resolución 4690.
El 7 de noviembre de 2014, mediante Resolución 66870, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió revocar en parte la decisión contenida en la resolución 4690, declarar fundada la oposición presentada por GLOBAL INVESTMENT y, en consecuencia, negar la solicitud de registro del signo RED SERVI (mixto). El 17 de diciembre de 2014, INVERLUNA interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 66870.
Proceso 327-1P-2016
2.8. GLOBAL INVESTMENT presenta contestación a la demanda como tercero interesado el 22 de julio de 2015. 2.9. En fecha 23 de julio de 2015, la SIC presenta escrito de contestación de la demanda. 2.10. Según consta en Providencia de 29 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. 3.
Argumentos de la demanda de nulidad formulada por INVERLUNA 3.1. Titularidad previa de la marca RED SERVI en distintas clases internacionales, de acuerdo al siguiente detalle; MARCA GRAFICA EXPEDIENTE C.l. ESTADO Ser>i 13-160008 45 Concedida Servi, sus HRS AS giros, sus pagos RED Servi 13-160003 45 | Concedida Sus giros, | PA Servi sus pagos 50 Sus giros, mea pego 0 REDSERVI | DENOMINATIVA 13-160012 _ 45 Concedida SER>1 13-159986 38 Concedida Servi,sus giros, sus pagos Proceso 327-1P-2016 Ser>i Servi, sus giros, sus pagos Ser] Ser Sus Sr, SU pages 13-59994 Concedida SER>1 SERVI, sus GIROS, sus PAGOS 10-165038 Concedida SER>1 SERVI, sus GIROS, sus PAGOS 10-165033 Concedida SER>I SERVI, sus GIROS, sus PAGOS 10-165031 Concedida SER>1 SERVI, sus GIROS, Sus PAGOS 10-165028 38 Concedida RED SERVI DENOMINATIVA 10-096214 45 Concedida RED SERVI DENOMINATIVA 10-096210 38 Concedida Proceso 327-IP-2016 RED 10-165025 45 Concedida SERVI sus GIROS, O sus Servi PAGOS ¿ EE RED DENOMINATIVA 10-096211 39 Concedida SERVI SER>1 SERVI, sus l i GIROS, d PAGOS Nel $ Serv ds gi0s, so pagos 10-165036 36 Concedida RED 10-165022 38 Concedida SERVI sus GIROS, sus PAGOS RED 10-165020 39 Concedida SERVI sus GIROS, sus PAGOS RED DENOMINATIVA 10-096211 39 Concedida SERVI SV Giros y 11-077568 45 Concedida pagos donde usted está S V ESA 3.2. 3.3. 3.4, 3.5.
Proceso 327-1P-2016 SV Giros y 11-077575 39 Concedida pagos donde usted está S V EFE y SV Giros y 11-077581 38 Concedida pagos donde usted está S V A ey SV Giros y | 11-077587 36 | Concedida pagos donde usted está SV Ep SV Giros y j 11-07592 35 Concedida pagos donde usted está Cuenta con el registro de la marca RED SERVI (denominativa) en la Clase 38 de la Clasificación Internacional desde el 31 de marzo de 2011, y en su forma mixta desde el 21 de septiembre de 2011.
El signo solicitado constituye una marca derivada respecto de los registros previos de la marca RED SERVI. Queda claro que, en el presente caso, no se ha vulnerado un derecho preexistente con la solicitud de registro presentado. De acuerdo con la resolución cuya nulidad se pretende, el derecho preferente es prioritario no sólo frente a las solicitudes que se encuentran en curso, sino también lo es frente a derechos plenos y absolutos plenamente adquiridos, es decir se entiende que es prevalente incluso sobre registros ya concedidos y gozando de plena vigencia. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
Proceso 327-IP-2016 En este sentido, se está pasando por encima de marcas concedidas, negándose un signo derivado de una familia de marcas ya registradas con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC: En la comparación del signo solicitado RED SERVI, con los signos SERVIRED, se observa que el elemento predominante es el denominativo por cuanto las palabras son las que causan mayor impacto en el consumidor.
Respecto al análisis de los servicios de los signos en conflicto, ambos comparten la misma finalidad. Al existir relación entre los servicios que comercializan los signos confrontados, inexorablemente su publicidad puede ser similar y por ente el grado de confusión es significativo. Alega la actora que se violó su derecho preferente contemplado en el Artículo 168 de la Decisión 486, toda vez que como consecuencia de que se cancelaron los registros de las marcas SERVIRED para las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era el Banco de Bogotá, solicitó el registro de sus marcas SERVIRED (denominativa), para las Clases 35 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza sobre las cuales se opone a la solicitud de RED SERVI (mixta).
Para que se configure el derecho preferente se deben cumplir 3 requisitos: a) Que el solicitante hubiere promovido una acción de cancelación sobre una marca registrada de composición estructural idéntica a la que ha solicitado o pretende solicitar, pretendiendo esta última identificar los mismos productos o servicios, siendo viable en caso su limitación; b) Que hubiera obtenido una decisión ejecutoriada y en firme, favorable a sus pretensiones; y, c) Que el solicitante invoque el derecho preferente a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa, mediante la presentación de la solicitud de una marca igual a la que resultó cancelada y para identificar los mismos productos o servicios, permitiéndose su limitación. El ejercicio del derecho preferente no es absoluto, ya que la oficina nacional competente no tiene la obligación de conceder el registro de 8 de 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
Proceso 327-1P-2016 manera automática, ya que debe realizarse el respectivo examen de registrabilidad. Si bien es cierto que el solicitante cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación RED SERVI para la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, en el caso particular, existe un altísimo riesgo de confusión, no solo por la similitud estructurai de los signos, sino por la relación competitiva de los servicios.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte de GLOBAL INVESTMENT: El riesgo de confusión entre los signos resulta irrefutable, no solo en los términos consignados en la Resolución impugnada, sino porque así mismo lo ha reconocido la demandante, en el sentido de que, en el presente caso, existe una relación competitiva entre los servicios que identifican los signos en conflicto.
No es posible hablar de un derecho derivado de un registro marcario anterior, en tanto se presenta una causal irrefutable de irregistrabilidad que torna imperiosa la negación del registro, La denominación RED SERVI si bien se encuentra registrada, vulnera el literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486, al desconocer el registro anterior de la marca SERVIRED. La propia solicitante INVERLUNA afirmó que los signos RED SERVI (mixta) y SERVIRED (denominativa) son efectivamente confundibles desde los aspectos visual, fonético y conceptual, y no pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión para los consumidores.
Los signos en conflicto en el presente caso son RED SERVI (mixta) solicitada en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo registrado SERVIRED (denominativo) que identifica servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. No existe violación del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues fue en virtud del derecho preferente, que se solicitó el registro de la marca objeto de cancelación, SERVIRED, para identificar servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pese a lo que afirma el actor, GLOBAL INVESTMENT es quien ejerce un derecho preferente que proviene de una acción de cancelación y por ende, quien tiene un mejor derecho para el registro de la marca que canceló, sin importar que hubiera o no solicitudes de registro de terceros anteriores. 1.1. Proceso 327-IP-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 168% de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente y aplicable al caso. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
La marca derivada. El derecho preferente en el marco del Artículo 168 de la Decisión 486. >PoNnN ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo RED SERVI (mixto) y la marca SERVIRED (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme en la vía administrativa. 10 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 327-IP-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee?, En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económicaS, Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. Proceso 397-1P-2015. Ibidem. 11 1.6. 1.5.3. 1.5.4. Proceso 327-IP-2016 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el jugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto. 7 8 Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por ei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 12 1.7. 1.8. 2.1. 2.1. 2.2.
Proceso 327-JP-2016 En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos y denominativos RED SERVI y SERVIRED Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, se abordará este tema en este acápite. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con tas particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo? entre los mismos: 2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.2.2.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 13 b Proceso 327-1P-2016 ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.2.2.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.2.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.2.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.
En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?0: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 10 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 14 2.4. 3.1. 3.2.
Proceso 327-IP-2016 2.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.3.6.1. Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.3.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos RED SERVI y SERVIRED. La marca derivada Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas RED SERVI, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencial del Tribunal".
Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios”. $“ 12 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-1P-2002;
Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-1P-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-1P-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del Proceso 140-IP-2007. Proceso 12-1P-2014. 15 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. Proceso 327-IP-2016 El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa particula o elemento en la conformación de otro signo distintivo En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común, Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente Interpretación'" Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca.
El derecho preferente en el marco del Artículo 168 de la Decisión 486 En el presente caso, GLOBAL INVESTMENT., afinma tener mejor derecho, al ser titular de las solicitudes previas de la marca SERVIRED en virtud de haber obtenido mediante Resolución favorable, la cancelación por falta de uso de las marcas SERVIRED (antes propiedad de Banco de Bogotá).
Se analiza este tema ya que la Corte consultante pide Proceso 156-1P-2015. Proceso 109-1P-2013. Proceso 327-1P-2015. 16 4.2. 4.3. 4,4, 4.5. 4.6. Proceso 327-1P-2016 expresamente la interpretación del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Ahora bien, de conformidad con el caso bajo estudio, es muy importante que el Tribunal establezca la relación que pudiera existir entre el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso*f y la acción de nulidad.
El derecho preferente podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación, pero no puede ir en contra de la solicitud anterior a dicha fecha, es decir, a la de la solicitud de cancelación. Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de registro sobre la base del derecho preferente tiene el siguiente efecto: que la protección jurídica para dicho solicitante comience a contarse desde la solicitud de la cancelación. Esto quiere decir que al invocar el derecho preferente se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso.
En la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, expedida en el marco del Proceso 46-iP- 2007, el Tribunal determinó los efectos del mencionado derecho preferente: “Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.
En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.
Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisilos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.
En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro”. 17 Proceso 327-IP-2016 4.7.
De lo anterior se desprende que si el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede, así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro. 4.8. Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo ya registrado. 4.9.
Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó líneas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona. 4.10.Se deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado; ii) Que puede ser interpuesta por cualquier persona;
¡ii); Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación por activa la tiene cualquier persona. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-00017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente failo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 dei Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 18 Proceso 327-IP-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Le. Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19