TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 357-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 09667-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signo involucrado: TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 9667-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09667-2014-0-1801- JR-CA-28; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 357-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI Hechos relevantes. El 23 de noviembre de 2012, INVERSIONES ORMUS S.A.C. (ahora COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. en adelante, COSTEÑO) solicitó el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional TODOLODUNDEL CAMP Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones en su contra.
El 21 de agosto de 2013, mediante Resolución 012689-2013/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) denegó de oficio la solicitud del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo, al considerar que incurría en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad.
El 11 de septiembre de 2013, INVERSIONES ORMUS S.A.C. (ahora, COSTENÑO) interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 012689-2013/DSD-INDECOPI. Expediente interno 515135-2012 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de homear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 357-1P-2016 El 28 de mayo de 2014, COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. informé que mediante Escritura Pública de 19 de diciembre de 2013, se acordó la fusión por absorción entre su empresa e INVERSIONES ORMUS S.A.C., y, en virtud de dicha fusión, esta última fue absorbida por COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. El 11 de julio de 2014, mediante Resolución 1945-2014/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 012689-2013/DSD-INDECOPI que denegó el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixta) El 30 de octubre de 2014, COSTEÑO presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1945-2014/TP1-INDECOP!I. El 25 de noviembre de 2014, el INDECOPI presentó la contestación a la demanda planteada en su contra.
El 7 de marzo de 2016, mediante Sentencia signada como Resolución Número Cinco, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda planteada por COSTEÑO. 2.10. El 22 de marzo de 2016, COSTEÑO presentó Recurso de Apelación en 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. contra de la Sentencia signada como Resolución Número Cinco de 7 de marzo de 2016.
El 10 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. Argumentos de la demanda Contencioso Administrativa planteada por COSTENO El signo solicitado sí cumple con el requisito de distintividad.
TODO LO BUENO DEL CAMPO es susceptible de identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el consumidor a través de un esfuerzo adicional puede relacionar aun de manera indirecta dicho término con los productos que identifica. El signo solicitado está conformado por la denominación TODO LO BUENO DEL CAMPO, la cual se encuentra escrita en medio de dos líneas paralelas, asimismo en la linea superior se muestra la figura de 3 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3, 4.4. 4.5.
Proceso 357-1P-2016 una “hoja” de color verde la misma que forma parte dei logo característico de todas sus marcas "HOJA REDONDA” Resulta muy probable que los consumidores al ver el signo TODO LO BUENO DEL CAMPO conformado con la figura de la "hoja" atribuyan a que dicho signo pertenece al conjunto de marcas conformados por la denominación “HOJA REDONDA”, la cual goza de larga trayectoria en el mercado y que es altamente conocido su origen empresarial.
El signo solicitado es de naturaleza mixta, el cual está conformado por elementos figurativos y cromáticos que le permiten generar mayores elementos diferenciadores y distintivos. Existen en el mercado varias marcas registradas que no indican expresamente el origen empresarial de los productos que amparan, sin embargo, de lo cual muestran características suficientes para acceder a registro, al igual que el signo solicitado.
Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa por parte del INDECOPI El signo solicitado intenta proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, productos que provienen precisamente del campo, ya sea mediante procesos naturales o a través de la actividad humana, por lo que el signo solicitado carece de carácter distintivo.
Respecto a la parte denominativa del signo, ésta es simple y alude a la idea de que la totalidad de los frutos provenientes de los sembrios tiene la característica de ser sanos, y, por lo tanto, beneficiosos para la salud, siendo ésta idea que no puede ser asociada con un origen empresarial determinado en la medida que se trata de un atributo que cualquiera de los agentes que concurren en el mercado lo pueden afirmar.
El signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. En cuanto al elemento gráfico, éste no presenta ninguna característica especial que permita a los consumidores considerarlo como indicativo de un origen empresarial determinado. En lo referente al argumento de la figura de la hoja, correspondiente a su marca “HOJA REDONDA” y que, por lo tanto, este elemento sería percibido por los consumidores como indicador del origen empresarial de sus productos, se debe enfatizar que la figura que aparece en el 4 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.1. 6.2.
Proceso 357-1IP-2016 signo solicitado no es perceptible para el consumidor en vista del pequeño tamaño y al espacio que ocupa en el signo. En el supuesto no consentido de que en efecto el consumidor perciba la hoja, ésta no presenta ninguna forma especial o característica que pudiera servir como indicadora del origen empresarial de los productos que ampara el signo. En cuanto al argumento de que se han concedido otros registros de marcas que no identifican el origen empresarial de los productos que distinguen, dichas solicitudes se analizaron de manera independiente e involucraron situaciones propias que llevaron al INDECOPI a conceder su registro.
Argumentos de la sentencia de Primera Instancia La frase TODO LO BUENO DEL CAMPO establece la idea de una variedad de productos de ta cosecha, provenientes de los sembrios en el campo, dando la idea de estar sanos y que todo es natural, sin embargo, dicha frase no se puede asociar con un origen empresarial específico, toda vez, que ese atributo es alegado por cualquier de los competidores que concurran en el mercado respecto de los productos que ofrezcan.
La idea que intenta transmitir la solicitante a los consumidores no se puede asociar con el origen empresarial, por lo tanto, no cumple con la función diferenciadora de las marcas. Respecto al aspecto gráfico del signo, éste se encuentra conformado por la frase “TODO LO BUENO DEL CAMPO" escrito en letra imprenta, tamaño grande, en color verde, enmarcado entre dos lineas y en la parte central de la linea horizontal superior se aprecia la figura de una hoja, la cual no es percibida como tal por el consumidor.
El signo solicitado carece de aptitud distintiva para ser percibido como marca, encontrándose incurso en la prohibición contenida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por COSTEÑO El signo solicitado si es susceptible de ser registrado como marca al cumplir con los requisitos que determina la ley.
Reiteró los argumentos contenidos en su demanda contencioso administrativa. pe UP» 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 357-IP-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el inciso primero del Artículo 134 de la Decisión 4861.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El origen empresarial de una marca. Preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno el INDECOP! denegó de oficio el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) al considerar que éste se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad, en razón de lo cual se analizará este tema.
El requisito contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 hace mención a que un signo para ser admitido como marca debe necesariamente ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad, 3 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
(..)” “Artículo _134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 357-1P-2016 El Artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto*: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486. 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrinseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención. Se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia especifica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca.
La distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la perspectiva de óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente, vale decir, desde la percepción del público pertinentef, En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Articulo 135 literal b) de la referida Decisión. Proceso 64-1P-2015.
Respecto a la percepción del público pertinente, véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contra OHMI, de 7 de febrero de 2012, pg. 50. 7 1.9. Proceso 357-IP-2016 El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10.Un signo para ser admitido a registro como marca, debe ser 1.11. susceptible de representación gráfica y ser distintivo, es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial de una marca, el consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros y a su vez está ligado el origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial de una marca, juega un papel importante ya que para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación. Preguntas del consultante Se ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie respecto a: Cuando una denominación por sí misma no está dotada de los atributos para identificar y diferenciar los productos que pretende distinguir Como ya se mencionó en el desarrollo del tema 1, un signo para ser apto a registro como marca, debe necesariamente distinguir los productos o servicios que va a identificar en el mercado, respecto de los demás que se ofertan.
Si por sí mismo carece de distintividad no es apto a registro. Si es suficiente contar con grafía especial, o elementos gráficos y cromáticos para dotar de capacidad distintiva al signo solicitado Los signos mixtos son aquellos que están conformados por una parte denominativa y otra gráfica. Cada caso es distinto, ya que no por el hecho de incorporar un gráfico o elementos cromáticos necesariamente el signo es distintivo, todo dependerá del análisis en conjunto que realice el examinador, verificando en primer lugar cuál es el elemento que predomina, si el denominativo o el gráfico y dependiendo si el gráfico es el que le dota de distintividad para ser apto a registro o si por el contrario sus características no le aportan mayor aptitud distintiva y lo que prevalece es la parte denominativa la cual a su vez debe ser 8 Proceso 357-1P-2016 diferenciadora y susceptible de registro de acuerdo con lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09667-2014-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MD Cecilia LUíisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA iS Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
V Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gubktavh” dl rito” j PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.