PROCESO: 48-IP-2016 — Comunidad Andina

A e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 48-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00234 Referencia: Signos: FERRARI BY MY PARTS (mixto) / FERRARI (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0211, de 27 de enero del 2016, recibido el mismo día, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2014-00234; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES MA! 1. Partes en el Proceso Interno: ds Demandante: MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L. Y) 2.1. 2.2. 2.3. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: FERRARI S.P.A. Hechos Relevantes: El 3 de agosto del 2011, MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L. (en adelante, MIRALBUENO), solicitó el registro del signo FERRARI BY MY PARTS (mixta), para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza!, (Expediente Administrativo 11-097979).

La marca solicitada es la siguiente: A e Ferran - e E MIRALBUENO solicitó la limitación de los productos inicialmente presentados, de tal forma que la marca protegería: “herramientas agrícolas manuales, máquinas de cortar el césped (instrumentos de mano), palas de jardín o espátulas (jardineria), atomizadores y pulverizadores de insecticidas, herramientas manuales de jardín, cegadoras de alambre (herramientas de mano), recogedores de fruta (herramientas de mano) y sus repuestos”.

El 30 de abril del 2012, sin que se haya presentado oposición, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, SIC), mediante Resolución 28199 resolvió negar de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca mixta previamente registrada FERRARI, cuyo titular es FERRARI S.P.A. (en adelante, FERRARI), para amparar los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza? (Certificado 308597).

Finalmente, argumentó que las marcas son similares y que protegen productos competitivamente relacionados. La representación gráfica de la marca mixta FERRARI es la siguiente: 2 Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, instrumentos agrícolas accionados manualmente; azadas (herramientas de mano); cinturones portaherramientas; cizallas; cortacéspedes (instrumentos de mano); desplantadores; horcas para uso agrícola; atomizadores, jeringas, pulverizadores y vaporizadores para insecticidas; herramientas de jardinería accionadas manualmente; palas (herramientas de mano); aparatos para eliminar parásitos de las plantas; picos, podaderas de árboles; podaderas (tijeras de jardinero) tijeras de podar; rastrillos (herramientas de mano) y repuestos de los mismos.

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. Ferrari Encontrándose dentro del término legal, MIRALBUENO interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 22 de octubre de 2013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 61328, resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28199, de 30 de abril del 2012.

El 31 de marzo de 2014, MIRALBUENO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de las Resoluciones 28199 del 30 de abril de 2012 y 61328 del 22 de octubre del 2013. El 22 de enero de 2015 la SIC presenta escrito de contestación de la demanda. Mediante auto de fecha 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República Colombia resolvió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda presentada por MIRALBUENO: Sostuvo que existió violación del Artículo 136, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no se consideró que existe un acuerdo de coexistencia entre FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO. Argumentó la violación del Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, además de que no se consideró el acuerdo de coexistencia, tampoco se tomó en cuenta que las marcas confrontadas son diferentes.

Señaló que debe aplicarse el Principio de Especialidad, pues los signos en conflicto protegen productos de distintas clases internacionales, que no tienen conexión competitiva entre sí. 4.2. 4.3. 4.4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC:. Adujo la inexistencia de violación del Artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que el Acuerdo de Coexistencia suscrito entre la compañía FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO, no es vinculante para la autoridad nacional competente.

Señaló que no existe violación del Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues dicha disposición no se refiere a las causales de irregistrabilidad de signos, sino a los casos en que se prohíbe la comercialización de productos identificados con marcas registradas similares en una misma región. Sostuvo que el Artículo 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no es aplicable al caso y no fue analizado en las resoluciones impugnadas, pues no contempla causales de irregistrabilidad.

Indicó que la causal de irregistrabilidad analizada en las resoluciones impugnadas es la contemplada en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prohibe el registro de signos idénticos o similares a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro. Participación del Tercero Interesado FERRARI S.P.A. FERRARI S.P.A., a través de su apoderado, manifestó su deseo de no hacerse parte dentro del proceso, como tercero interesado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal f), 159 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará por ser procedente el Artículo 159, teniendo en cuenta que dicha norma prevé los acuerdos de coexistencia marcaria.

El Artículo 136 literal f) no se interpretará porque la confusión con una marca registrada se encuentra regulada en el Artículo 136 literal a); y el Artículo 226 no se interpretará porque no se está discutiendo la protección de la marca notoriamente conocida. De oficio, se interpretará el Artículo 136 literal a), ya que en dicha norma se prevé la irregistrabilidad por confusión con una marca registrada”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..-) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( )

1.2. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acuerdos de coexistencia de marcas. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas generales para realizar el cotejo marcario. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

La conexión competitiva (Clases 8 / 12). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acuerdos de coexistencia de marcas La demandante sostuvo que la SIC no consideró el Acuerdo de Coexistencia marcaria entre FERRARI S.P.A. y MIRALBUENO, por lo que es necesario abordar este tema. El Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el tema objeto de análisis de la siguiente forma: “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías O servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptarlas previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.” El artículo mencionado prohibe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos, las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: “Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1015, de 27 de noviembre de 2003). De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: a) Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. b) Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2.1. c) Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, se deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. Al respecto, el Tribunal ha precisado to siguiente: “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.

(Proceso 50-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 739, de 04 de diciembre de 2001). Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria constituyen la forma convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el Artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”;

(.J% Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

Se deberá analizar en el presente caso que el Acuerdo de Coexistencia Marcaria cumple con los requisitos manifestados y que no existe, en últimas, riesgo de confusión en el público consumidor como requisito previo para la aceptación del mismo. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, similitud gráfica, fonética e ideológica, riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas generales para realizar el cotejo marcario El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo Uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta los productos que distinguen los signos en conflicto y que la similitud entre dos signos puede ser: 2.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.6. 2.7. 2.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 2.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.7.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-|P-2009. 3.1. 3.2. 3.3. advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos FERRARI BY MY PARTS y FERRARI, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas” para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, 10 3.3.3, c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 11 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 3.4, En el presente Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia 1. m. Gram.

Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 12 Ss en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!!: 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes oO preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 341 Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-1P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 13 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos FERRARI BY MY PARTS y FERRARI, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos especificos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. La conexión competitiva (Clases 8 y 12) Como el signo mixto FERRARI BY MY PARTS se solicitó para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca registrada FERRARI ampara productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

Se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales ha tratado el tema!?, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidosí3, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regia de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 12 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- IP-2014, El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.

Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. 14 4,5. 4.56. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos distintivos, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 486**%).

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.

Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.

Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

Artículo 151 “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”. 15 í 4.7. 4.6.4. Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.

Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro!5, Para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas 15 En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htips://books.google.com.ec/books ?id=Id8I68bW3eoC8pg=PA2478da=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=esfsa=X8ved=0ahUKEwQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Ciiv=onepage8q=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16 4.8. finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva?*, Ahora bien, el riesgo de confusión relacionado con productos o servicios de diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, se podría demostrar si se cumplen las siguientes condiciones: 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.

Identidad o semejanza de los signos en conflicto. Para esto se deben aplicar las reglas establecidas en la presente providencia. Conexión competitiva de los productos o servicios amparados por los signos. Para esto se deben aplicar los criterios establecidos en el presente acápite. Que no exista alguna circunstancia que impida la generación del riesgo de confusión. Hay muchos factores que se deben analizar al estudiar el error en el público consumidor, entre los que se destacan la notoriedad de los dos signos en conflicto, la coexistencia de hecho, la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal sea una marca notoria, entre otros, que podría incidir en la determinación de si efectivamente hay riesgo de confusión en el consumidor.

Estos factores surgen de cada caso particular y deben ser prolijamente analizados por la oficina nacional competente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00234-00 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 16 Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 17 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Ñ 4 pe Mar VAL 2 A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Rafael Vérgara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ¡r A UY VU Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA / SECRE Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 48-1P-2016 | 18