SE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 54-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00585 Referencia: Signos involucrados: TRESSÉ (mixta) / TRESEMME (denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0196, de 28 de enero de 2016 el mismo que fue recibido en el Tribunal el 28 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) e i), y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00585; y El Auto de 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALBERTO — CULVER INTERNATIONAL, INC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. PROCESO 54-IP-2016 Tercero Interesado: ÁLVARO GUTIÉRREZ BOTERO Hechos Relevantes: El 27 de diciembre de 2005, ÁLVARO GUTIÉRREZ BOTERO solicitó el registro de la marca mixta TRESSE para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.* (Expediente 05-130247).
MT Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC. (en adelante ALBERTO-CULVER), presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca denominativa TRESEMME, registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza?. (Certificado: 282279). El 27 de febrero de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (En adelante SIC) mediante Resolución 10606, declaró infundada la oposición planteada y concedió el registro de la marca solicitada.
ALBERTO-CULVER presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 28 de abril de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 19730, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. El 29 de mayo de 2009, la Superintendenta Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 27566, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el Artículo segundo? de la Resolución 10606 y confirmándola en sus demás partes.
El 26 de octubre de 2009, ALBERTO-CULVER presentó demanda de nulidad* contra la SIC, solicitando como pretensión principal la nulidad de los mencionados actos administrativos.. El 12 de diciembre de 2013, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. Ropa interior, vestidos de baño. Preparaciones para el cuidado del cabello. El articulo segundo quedó asi: “para distinguir: ropa interior, vestidos de baño (productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza).
La demanda se presentó mediante la figura del Agente Oficioso. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. PROCESO 54-1P-2016 Mediante providencia de 15 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por ALBERTO-CULVER: Indicó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos visual ortográfico y fonético. Manifestó que existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. Sostuvo que el elemento relevante en ambos signos es el denominativo. El elemento gráfico del signo solicitado a registro no genera distintividad.
Agregó que la marca solicitada, además de significar en español “trenzado”, es el nombre de la población francesa de Tressé y, por lo tanto, también se encuentra inmersa en las causales de irregistrabilidad contempladas en los Literales b) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir, es irregistrable por constituir un signo engañoso por el lugar de procedencia. Argumentos de la contestación presentada por la SIC:.
Manifestó que entre los signos en conflicto existen diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Señaló que el signo solicitado es de fantasia, pues está conformada por una palabra que no tiene significado conocido. Sostuvo que la simple similitud de los productos amparados por los signos en conflicto, no es suficiente para establecer el riesgo de confusión. Agregó que los elementos que acompañan al signo solicitado le otorgan distintividad.
Participación del Tercero Interesado En el informe de la Corte consultante se afirma que el Curador Ad Litem del tercero interesado no presentó escrito de intervención. Jo N DAR o 1.1. 1.2. 1.3. PROCESO 54-IP-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) e iS, y 1368 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que se realizará por ser pertinente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos engañosos. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Los signos de fantasía. Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero.
La conexión competitiva (Clases 3 y 25) ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de Irregistrabilidad. El caso de los signos engañosos Como en el proceso interno se discute si el signo TRESSÉ es engañoso en relación con el lugar de procedencia de los productos que identifica, se abordará el tema propuesto.
La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y le permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.
La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ¡i) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aplilud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1.
PROCESO 54-1P-2016 La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrinseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios.
Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (Literal g); los signos descriptivos (Literal e); los signos genéricos (Literal f); las formas de uso común (Literal c), y los signos engañosos (Literal i), entre otros.
Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en el Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad de signos engañosos.” El engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio.8 En consecuencia, se deberá determinar si el signo mixto TRESSÉ podría generar engaño en cuanto a la procedencia de los productos que identifica y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto TRESSÉ y el denominativo TRESSEME son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos O servicios que vayan a distinguir”. (Proceso 38-1P-99.
Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 539, de 28 de febrero de 2000). Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 51-1P-2013 de 19 de junio de 2013. Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013, 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
PROCESO 54-1P-2016 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico*? o semejante" a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendría capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 “41 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.
Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto, Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.7. 2.8. PROCESO 54-1P-2016 2.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en contlicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*?: 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. > 57 b 3.1. 3.2. 3.3.
PROCESO 54-1P-2016 2.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y, consecuencialmente, para inferir ta posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto TRESSÉ con el signo denominativo TRESEMME, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o n Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. > PROCESO 54-IP-2016 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo y deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición.?5 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 44 1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p.ej., so!, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: 1, 2. 3. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural.
SS 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 5.2. 5.3. PROCESO 54-1P-2016 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 0) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto TRESSE y el denominativo TRESEMME, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
Los signos de fantasía Como la SIC argumentó que el signo TRESSÉ es de fantasía, se abordará el tema propuesto, reiterando la linea jurisprudencial que el Tribunal ha desarrollado sobre la materia?5, Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores. Son expresiones que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá analizar si el signo mixto TRESSÉ es de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con el signo denominativo TRESEMME.
Análisis de registrabilidad de signos en idioma extranjero Como el caso particular se refiere a una palabra en idioma extranjero”, es pertinente analizar cómo este aspecto podría influenciar el análisis de registrabilidad. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, serán considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, sería procedente su registro como marca.
No serán registrables dichos signos si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, o si se tratan de vocablos 1 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de septiembre de 2003 dentro del Proceso 72-1P-2003.
Interpretación Prejudicial del 15 de mayo de 2013 dentro del Proceso 23-1P- 2013. La palabra francesa tressé traducida al español significa “trenzada". 10 5.4, 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. PROCESO 54-IP-2016 genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.!8 La Corte consultante deberá determinar si la palabra TRESSÉ es de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
La conexión competitiva (Clases 3 y 25) Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 3 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema??, pues al efecto han señalado algunos criterios y factores que pasarán a explicarse.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos?, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 69-1P-2001 de 12 de diciembre de 2001. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de jutio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014, El principio de especialidad se puede enunciar de ta siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 Literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. 11 PROCESO 54-IP-2016 6.4. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 486?!). 6.5.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.4. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si 21 Artículo 151 ( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 12 6.6.
PROCESO 54-IP-2016 pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 6.5.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro??.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados (Clases 3 y 25).
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva?3, 2 23 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en lérminos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8l68bW3eo0C8pg=PA2478dq=microeconomia+efecto +sustitucionghl=esgása=X8ved=0ahUKEwjQmbyUus3MANXIHRAKHRxZAXCOBAENJTACi =onepages: q=microeconomia%20efecto%20sustitucionáf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 PROCESO 54-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00585 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / C AS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán 0 Za o Hugo ro Sámez Apac MAGIST MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 54-IP-2016 — | 14