SNS GN (sa) SUS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 02 de febrero de 2017 Proceso: 206-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00005-00 Referencia: Signos involucrados: SUPER FIEL (mixto) / MAS FIEL y SUPER REFIEL (mixtos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1235, de 28 de abril del 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009- 00005-00; y, El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno Demandante: AZUL K S.A. 2.2. 2.3. Proceso 206-IP-2015 Demandada: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: GERMAN ARANDA CASTELLANOS Hechos Relevantes. El 27 de septiembre de 2007, la sociedad AZUL K S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo SUPER FIEL (mixto)? para identificar productos en la Clase 3? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 30 de noviembre de 2007, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 582, y dentro del término legal el señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS, interpuso oposición sobre la base de sus marcas: MAS FIEL (mixta)? y SUPER REFIEL (mixta)* registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. MAS FIEL SUPER REFIEL El 29 de julio de 2008, mediante Resolución 26720, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el señor * Expediente Administrativo: 07 100818. 1 Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones en polvo o en barra para lavar ropa; jabones de todas clases, peñumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 3 Certificado: 326954, * Certificado: 354878 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 206-IP-2015 GERMÁN ARANDA CASTELLANOS y denegó el registro del signo SUPER FIEL (mixto), considerando que es similar y confundible con las marcas previamente registradas MAS FIEL (mixta ) y SUPER REFIEL (mixta). El 5 de agosto de 2008, la sociedad AZUL K S.A. interpuso Recursos de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resolución 30968 de 26 de agosto de 2008 y Resolución 37869 de 30 de septiembre de 2008, respectivamente, las cuales confirmaron la decisión inicial.

Dentro del término legal$, la sociedad AZUL K S.A. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 26720, 30968 y 37869, emitidas por la SIC. El 21 de julio de 2009, la SIC, presento contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentado por AZUL K S.A. El 21 de julio de 2009, el señor GERMAN ARANDA CASTELLANOS, presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como tercero interesado.

Mediante providencia de 28 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho AZUL K S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen de los signos en conjunto, y en consecuencia niega la marca de manera injusta y violando los procedimientos señalados por las normas vigentes para el cotejo de marcas similares”. *( ) las marcas base de la negativa “MAS FIEL” y “SUPER REFIEL” son las que se han aprovechado injustamente del prestigio y reconocimiento de las marcas de la sociedad AZUL K S.A. reiteradamente, imitándolas y reproduciéndolas”.

“( ) la marca solicitada por mi representada SUPER FIEL + Diseño se encuentra provista de elementos adicionales, los que por ser sustanciales, Dentro del expediente no se encontró la fecha de presentación de la Acción de Nulidad y no se visualiza claramente la fecha de admisión de la demanda. 3 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 206-IP-2015 esenciales y predominantes dentro del respectivo registro, la hace diferente y en consecuencia, fácilmente identificable por los consumidores”.

“( ) la marca solicitada a registro SUPER FIEL + Diseño es novedosa y distinta y constituye una modalidad más de las acreditadas y reconocidas marcas SUPER RIEL de la sociedad AZUL K S.A., líder en el mercado de jabones y específicamente en el mercado de jabones para lavar ropa”. “( ) la Oficina de Marcas no comparó los signos en conjunto, por el contrario, fraccionó el signo desconociendo las expresiones y los diseños que componen los signos enfrentados que le imprimen novedad y distintividad frente a las otras marcas base de la negativa, apartándose del principio orientador dentro del cotejo de signos en la ley marcaria, que exige su comparación en conjunto”.

“( ) las Resoluciones demandadas llegan a tan apresurada y equivocada conclusión por cotejar desvertebradamente los signos enfrentados, lo que se reitera desconoce uno de los principios orientadores en el cotejo de signos en conflicto, que exige la comparación de las marcas en conjunto y por ello no es admisible ningún tipo de fracionamiento”.

Argumentos de la contestación de la SIC a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, expresa en lo principal los siguientes argumentos: *( ) el signo solicitado SUPER FIEL presenta similitudes susceptibles de generar confusión al consumidor con las marcas previamente registradas MAS FIEL y SUPER REFIEL de Germán Aranda, similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que imposibilitan su identificación e individualización”. *( ) no cabe duda que los productos que distinguen los signos enfrentados están íntimamente correlacionados, habida cuenta que el signo solicitado busca identificar los mismos productos de las marcas previamente registradas, por lo cual es evidente la conexión competitiva”. *( ) entre la marca en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación”.

Argumentos de la contestación de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el Tercero Interesado El señor GERMAN ARANDA CASTELLANOS, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. 5.2. 5.3. NA Proceso 206-1P-2015 “( ) la marca solicitada comparte la expresión FIEL, la cual es una denominación de fantasía ( ) propiedad de mi poderdante, adicionalmente el signo solicitado comparte la expresión SUPER que es un término faudatorio”.

“La marca solicitada reproduce idénticamente la expresión FIEL previamente registrada por mi poderdante con sus marcas MAS FIEL y SUPER REFIEL para distinguir los mismos productos de la clase de nomenclátor, es decir, productos de la clase 3 internacional”. *( ) es claro que los argumentos planteados para negar el registro de la marca SUPER FIEL para distinguir productos de la clase 3 internacional por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, y a las normas que regulan la protección de los derechos de Propiedad Industrial”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a)$ por ser procedente. No procede la interpretación del Artículo 134 por cuanto los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca no son parte de la controversia.

De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 debido a que los signos controvertidos estarian constituidos por términos laudatorios TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Partículas de uso común en la conformación de un signo. Los signos de fantasía. Los signos laudatorios. $ Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de ta marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 206-IP-2015 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se encuentra en debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro SUPER FIEL (mixto) y las marcas previamente registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta), a favor de GERMAN ARANDA CASTELLANOS, sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro de la primera, la cual fue declarada fundada mediante Resolución 28720, decisión que fue confirmada por las Resoluciones 30968 y 37869 expedidas por la SIC, que son objeto de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad relativa prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos de otro y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro registrado o solicitado anteriormente cuando acumulativamente se den dos condiciones: 1.5. 1.6. Proceso 206-1P-2015 a) Que todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Que los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sean idénticos o presenten conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.? Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.5.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.8 1.5.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Proceso 312-1P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: “LOCKHEED MARTIN". Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”, 7 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 206-IP-2015 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.

Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión 8 2.2. 2.3.

Proceso 206-1P-2015 y/o asociación que pudiera existir entre el signo SUPER FIEL (mixto) y las marcas MAS FIEL y SUPER REFIEL (mixtas). Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Se analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado SUPER FIEL, como las marcas opositoras MAS FIEL y SUPER REFIEL, son mixtas.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:?0 a) El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores; si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*?.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto 10 Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015 2.3.3, Proceso 206-IP-2015 que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*2 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 13 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que Y Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005 y 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 13 Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 Pe) 2.5. 3.2. 3.3.

Proceso 206-IP-2015 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUPER FIEL (mixto) y las marcas registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta).

Partículas de uso común en la conformación de un signo. Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que el término “SUPER” es de uso común respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas.

En general se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales; sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos por tanto procede su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo entre signos. 11 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Los signos de fantasía. El señor German Aranda Castellanos en calidad de tercero interesado y opositor al registro, manifestó dentro de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que la expresión “FIEL” es de fantasía puesto que su significado es desconocido por el consumidor colombiano. Proceso 536-1P-2015 de 23 de junio de 2016. 11 4.2. 4.3, 44, 4.5. 5.1. 5.2.

Proceso 206-IP-2015 Los signos de fantasía llamados también caprichosos, constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos.

La característica principal de esta clase de signos es la de ser altamente distintivas, pudiendo además crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es e! nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas. 15 Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal, y expresa: "Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria"16, Se deberá determinar si el signo solicitado para registro SUPER FIEL (mixto) en comparación con las marcas registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta) los cuales comparten la expresión “FIEL es apto para ser considerado como signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.

Los signos laudatorios Entre los temas que se discuten en este caso específico, es que el término “SUPER” es laudatorio y en virtud de que se encuentra contendido tanto en el signo solicitado como en las marcas registradas, es pertinente analizar el tema de las expresiones laudatorias en la conformación de marcas. El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 15 Proceso 72-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N*. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA.

Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aíres, pp, 351 ys.s 12 Proceso 206-1P-2015 signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” (lo subrayado fuera del texto). 5.3. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. Ej. fuerte, excelente, primero, máxima, etc.

La utilización de este tipo de expresiones puede denotar beneficios respecto del resto de competidores, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación exclusiva por parte de una sola persona puesto que, impediría que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria. 5.4.

En general se prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. 5.5. Se deberá analizar si la expresión “SUPER” contenida en los dos signos, encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto de los productos que protegen los signos en controversia, esto es en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00005-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente falio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últimospárrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hugo Ram mez Apac MAGISTRADA MAGISTRADO E Proceso 252-1P-2015 de 24 de agosto de 2015. 13 Proceso 206-1P-2015 a Hernán Ro o Zambfano MAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisá Ayllón Tuinteros O PRESIDENTA [SECRETARI Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 14