TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 244-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04284-2012-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Marca CRISP FIELD - Cancelación por no uso.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4284-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 25 de mayo de 2015, recibido en este Tribunal el 25 de junio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno. 04284-2012-0-1801-JR-CA-15; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: KRAFT FOODS PERU S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 244-IP-2015 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD — INTELECTUAL - INDECOPI. REPUBLICA DEL PERU. ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA. Hechos Relevantes: La sociedad KRAFT FOODS PERÚ S.A. (en adelante KRAFT FOODS), es titular de la marca mixta CRISP FIELD, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza!.
(Certificado 66534). A0JO SAMARIE Eraen. —AZUL EL 4 de marzo de 2008, ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA presentó acción de cancelación por no uso de la marca mixta CRISP FIELD. El 6 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 2576-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso.
El 27 de diciembre de 2010, KRAFT FOODS interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 26 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0502/TPI-INDECOPI, confirmó la resolución impugnada. El 28 de junio de 2012, KRAFT FOODS presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, galleta”. 2 2.7. 2.8. 2.9.
PROCESO 244-1P-2015 El 15 de noviembre de 2012, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por KRAFT FOODS. El 4 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Resolución Número Doce declaró infundada la demanda. El 24 de diciembre de 2014, KRAFT FOODS presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.10.
Mediante Auto signado como Resolución Número Tres de 4 de mayo de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por KRAFT FOODS: Señaló que KRAFT FOODS aportó pruebas idóneas para demostrar el uso de la marca mixta CRISP FIELD (facturas, guías de remisión y muestras físicas del producto identificado con dicha marca). Sostuvo que si bien las muestras físicas y fotografías no tienen fecha cierta, no se las puede descartar como pruebas de uso de la marca, ya que constituyen medios probatorios de uso complementario; por lo tanto, deben ser evaluadas junto con las demás pruebas presentadas.
Argumentó que en la marca mixta CRISP FIELD prevalece el elemento denominativo. El uso se presentó con pequeñas variaciones de la parte gráfica, pero se mantuvo la esencia del signo. Agregó que la autoridad nacional vulneró el principio del debido proceso, al no motivar las resoluciones. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:.
Señaló que no se probó el uso de la marca del modo y forma en que fue registrada. Agregó que no se demostró fuerza mayor o caso fortuito por el no uso de la marca. Manifestó que el Tribunal del INDECOPI no violó el principio del debido proceso. Se realizó un adecuado análisis de legalidad en relación con la resolución de la Dirección de Signos Distintivos. 3 5.1. 6.1. 7.1.
PROCESO 244-1P-2015 Argumentos de la contestación presentados por ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA: Este fue declarado en rebeldía porque no contestó a la demanda. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce del 04 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa misma marca en la cantidad y modo que corresponde( )y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, ( para determinar si existe o no ese uso efectivo y real(..Jla demandante sostiene haber adoptado los medios probatorios idóneos para acreditar su uso real ( ) al respecto de la revisión del expediente administrativo.
( Jno es posible determinar la fecha en las cuales estas fueron tomadas, y por tanto no es posible establecer si las mismas fueron tomadas dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación( ) por lo general el uso de la marca en el mercado debe ser conforme ha sido registrada, no obstante pueden existir diferencias leves ( ) que no alteren la identidad del signo lo que no se observa en el presente caso ( ) pues en los documentos señalados se hace mención a productos con una marca totalmente distinta a la que es materia de cuestionamiento, lo que no causa certeza sobre el uso efectivo y real de la marca ( )”.
Argumentos del Recurso de Apelación: En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. Se insistió en que de conformidad con las pruebas presentadas se probó el uso de la marca mixta CRISP FIELD. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes?.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 165 PROCESO 244-1P-2015 Además, formuló las siguientes preguntas: “¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 4867, referido a: ¿Cómo debe entenderse el uso continuo de la marca en el periodo de evaluación?, ¿es posible hablar de acreditación de uso cuando la comercialización se realiza en forma intermitente durante dicho periodo? ¿En los casos de ventas realizadas en forma intermitente o por periodos, existe algún parámetro para poder definir si las pausas en la comercialización son indicio de ausencia de uso de la marca o si estas pueden ser justificadas? ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 166 de la Decisión 486? Referido a: ¿Cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para determinar si una marca usada en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada? En el caso de las marcas mixtas, ¿puede subsistir una marca que mantiene inmutable el aspecto denominativo pero que varia el aspecto gráfico de la marca registrada?, o por el contrario ¿puede subsistir una marca que realiza variaciones sustanciales en el aspecto denominativo manteniendo la esencia grafica del aspecto figurativo del signo? “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sín motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de tos Países Miembros, por su tilular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicle fa acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintiva, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de ta comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
( J”. 1.1. 1.2. PROCESO 244-1P-2015 En el supuesto en que una marca mixta mantenga la esencia de sus elementos gráficos variando sustancialmente el aspecto denominativo ¿podríamos hablar de uso real de la marca si se acredita que el público identifica la marca primigenia a pesar de existir una variación sustancial en la parte denominativa? En los casos en los que la marca cuya cancelación se solicita está conformada por un signo mixto com componente denominativo compuesto, ¿qué sucede si dicho componente denominativo está conformado por dos palabras de las cuales una de ellas es una palabra (signo) que identifica una familia de marcas?, de proceder la cancelación de esta marca mixta ¿podría otra persona beneficiarse de alguna manera con el componente denominativo que distingue la familia de marcas? ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 167 de la Decisión 486?, referido a: ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de éste ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no a un consumidor final? ¿Cómo interpretar los casos en los que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido realizadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso de la marca en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. Preguntas realizadas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso de la marca en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Su procedencia y requisitos.
La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio La demandante sostuvo que se aportaron las pruebas idóneas para demostrar el uso de la marca mixta CRISP FIELD, mientras que el INDECOPI argumentó que no se probó el uso de la marca tal como fue registrada, es decir, con sus elementos denominativo y figurativo, que resultan relevantes para demostrar el uso real y efectivo.
En razón del asunto controvertido en el proceso interno y, en consideración al tema objeto de la consulta elevada por la Corte solicitante, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca y, de otra parte, habrá 6 1.3. 1.4. 1.5.
PROCESO 244-1P-2015 de referirse al punto consultado sobre la demostración del uso de la marca. Para el efecto, se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Caracteristicas de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 Los Artículos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
En ese marco, las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento, la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.
Es importante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Articulo 168 de la Decisión 486).
En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudictales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, El Articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos a servicios que ampara. 7 1.6. 1.7. 1.8.
PROCESO 244-1P-2015 1.5.2. Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente. Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: 1.5.2.1.
Defensa en el trámite de oposición. 1.5.2.2. Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. 1.5.2.3. Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. 1.5.2.4.
Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa. Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.
Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.
El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma?. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su tilular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión 8 PROCESO 244-1P-2015 1.9. El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso. 1.10.
Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización?, de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a atra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sl impone una limitación del mismo.
El Artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el Artículo 162 de la Decisión 486.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se 9 PROCESO 244-1P-2015 El Régimen probatorio. La carga de la prueba 1.11.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.
Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.12.El mismo Artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 1.13.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.14. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.
Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrian esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.15, De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta CRISP FIELD es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se responderán las preguntas planteadas. comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de ta marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 10 La 2.1 PROCESO 244-1P-2015 Preguntas realizadas por la Corte consultante ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 4867, referido a: ¿Cómo debe entenderse el uso continuo de la marca en el periodo de evaluación? ¿Es posible hablar de acreditación del uso cuando la comercialización se realiza en forma intermitente durante dicho periodo? ¿En los casos de ventas realizadas en forma intermitente o por periodos, existe algún parámetro para poder definir si las pausas en la comercialización son indicio de ausencia de uso de la marca o si estas pueden ser justificadas? En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.
Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.
Y ello es asi puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto 11 PROCESO 244-1P-2015 identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 12 2.2 2.3.
PROCESO 244-1P-2015 ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 167 de la Decisión 4867, referido a: ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de este ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no al consumidor final? De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado).
En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar. Cuando estamos frente a una cadena de comercialización: fabricante — distribuidor mayorista — distribuidor minorista; el razonamiento debe ser el mismo. En ese sentido, acreditan el uso de la marca, tanto las ventas realizadas por el distribuidor minorista con los consumidores, como la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar dirigidas al consumidor final.
Resta señalar que si ya de por sí no podría exigirse a un empresario que alcance el éxito esperado en ventas para acreditar el uso de la marca, menos se podría exigir a un fabricante o distribuidor mayorista que, para probar el uso de una marca determinada, tenga que acreditar lo que no está en sus manos, que es que el distribuidor minorista tenga éxito comercial en sus ventas al consumidor final.
¿Cómo interpretar los casos en los que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido realizadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo?” De conformidad con lo ya establecido sobre ta naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, la Corte consultante deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricante, la Corte consultante deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si los productos son perecibles 13 2.4. PROCESO 244-1P-2015 o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 166 de la Decisión 4867 Referido a: ¿Cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para determinar si una marca usada en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada? En el caso de las marcas mixtas, ¿puede subsistir una marca que mantiene inmutable el aspecto denominativo pero que varía el aspecto gráfico de la marca registrada?, o por el contrario ¿puede subsistir una marca que realiza variaciones sustanciales en el aspecto denominativo manteniendo la esencia grafica del aspecto figurativo del signo? En el supuesto en que una marca mixta mantenga la esencia de sus elementos gráficos variando sustancialmente el aspecto denominativo ¿podríamos hablar de uso real de la marca si se acredita que el público identifica la marca primigenia a pesar de existir una variación sustancial en la parte denominativa? Como se advirtió lineas arriba, el párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las caracteristicas sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción 14 PROCESO 244-1P-2015 de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.
Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: a) Si el elemento relevante es el gráfico.
Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.” Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarian el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado.
Esto debe ser evaluado con gran cuidado. b) Si el elemento relevante es el denominativo. Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: i. Variación en la sílaba tónica: una variación en la sitaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. ii. Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. iii.
Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. iv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 15 PROCESO 244-1P-2015 afectaría en uso en el mercado.
Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: Ubicación de fas palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario. 2.5.
En los casos en los que la marca cuya cancelación se solicita está 2.6. conformada por un signo mixto con componente denominativo compuesto, ¿qué sucede si dicho componente denominativo está conformado por dos palabras de las cuales una de ellas es una palabra (signo) que identifica una familia de marcas?, de proceder la cancelación de esta marca mixta ¿podría otra persona beneficiarse de alguna manera con el componente denominativo que distingue la familia de marcas? De no probarse su uso en el mercado, sí es factible la cancelación de una marca de contenido denominativo compuesto que contenga una palabra 16 PROCESO 244-IP-2015 que identifica una familia de marcas.
Sin embargo, la Corte consultante en el evento en que se solicite el registro de la marca cancelada sobre la base del derecho preferente, deberá analizar de manera muy prolija si el público consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación, ya que la idea que despierta la familia de marcas en dichas personas es que los productos tienen un origen común. En este evento deberá denegar la solicitud de registro.
Para hacer este análisis deberá determinar la relevancia de los elementos del signo, de conformidad con: lo mencionado al contestar la pregunta antecedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04284-2012-0-1801-JR-CA- 15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. UL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD: Hernál mero Zam! L Hugo 'AGIS O De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. lt 1/1 ASA - A Y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavp/García Brito.
PRESIDENTA SECRETARÍO miro Gómez Apac 17 PROCESO 244-1P-2015 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESOS 244-1P-2015 | 18