TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 482-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00118 Referencia: Signo involucrado: lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZUCAR Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3030 de 21 de septiembre de 2015 recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00118; y, El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LAFRANCOL S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: INCAUCA S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. Hechos Relevantes: El 1% de febrero de 2008, LAFRANCOL S.A. (en adelante, LAFRANCOL), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro del lema comercial “SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR”, para acompañar a la marca denominativa SUCRAX, registrada bajo el certificado 285373 para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Expediente administrativo 08 9795). La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Número 594 del 31 de julio de 2008 y dentro del término legal INCAUCA S.A. (en adelante, INCAUCA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado es descriptivo. El 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), mediante Resolución 15987 resolvió declarar fundada la oposición presentada y negó la solicitud del registro presentada.

LAFRANCOL interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del anterior acto administrativo. El 21 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 36269 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. El 25 de agosto de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 41824 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

LAFRANCOL presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los actos administrativos indicados anteriormente. INCAUCA presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por LAFRANCOL. Mediante providencia de 23 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentada por LAFRANCOL: Afirmó que el lema comercial solicitado no es genérico ni descriptivo. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Sostuvo que el lema comercial solicitado es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Indicó que el lema solicitado a registro es novedoso, ya que no existe ningún otro similar o idéntico registrado en la actualidad por otra persona que no sea LAFRANCOL.

Argumentó que LAFRANCOL ha venido utilizando con el producto SUCRAX, lemas comerciales muy similares al discutido en el presente trámite. Indicó que el lema comercial solicitado está compuesto por un conjunto de palabras distintivas que lograrían posicionarse en la mente del consumidor. Consideró que el lema comercial no enuncia características comunes a otros productos o servicios.

Es una expresión evocativa y, en consecuencia, registrable sin afectar a los demás competidores del sector. Advirtió que el lema comercial ya ha venido publicándose en medios impresos, auditivos y televisivos. De conformidad con la intensidad de su uso, tiene todo el derecho para su registro. Argumentos de la contestación de la demanda presentada por la SIC: De conformidad con el informe de la Corte consultante, ta Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio.

Argumentos de la contestación de la demanda presentada por INCAUCA: Argumentó que el lema solicitado es una frase simple que suministra de manera directa e inmediata información sobre los endulzantes. No es una frase original ni distintiva. Sostuvo que la frase en cuestión no es evocativa, pues no supone un esfuerzo mental y raciocinio por parte del consumidor para desentrañar la idea que se quiere transmitir.

Manifestó que el hecho de que el demandante utilice frases que incluyan palabras descriptivas y genéricas con fines informativos tales como: “proviene del azúcar”, “Sabe Delicioso Como El Azúcar” o “No Es Azúcar”, no le otorga un derecho de exclusiva sobre dichas frases o palabras. De ser así privaría a los demás competidores de usarlas para suministrar información cierta y necesaria a los consumidores.

Mencionó que las frases publicitarias no tienen carácter distintivo. Nadie se las puede apropiar. uE 1.1. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. De oficio, se interpretará los Artículos 175 a 179, por cuanto regulan la figura del lema comercial.! TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad.

El caso de los lemas descriptivos. Los signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los lemas descriptivos. Como en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado a registro es descriptivo y no distintivo, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (a b) carezcan de distintividad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) No obstante lo previsto en los Literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión” (..). Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 14-1P-2009 de 1 de abril de 2009; 246-1P- 2014 de 27 de mayo de 2015, 4 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma y con la finalidad de reforzar su fuerza distintiva (párrafo 2 del Artículo 175 de la Decisión 486).3 Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1.3.1.

Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). 1.3.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.3.3.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 1.3.4. El lema comercial debe ser distintivo y, en consecuencia, debe complementar la marca al identificar de productos o servicios; además, debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados.

(Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (Articulo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de un lema comercial, además de reforzar la capacidad distintiva de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar con más solvencia sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Se refiere al signo en sí mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y li) distintividad extrinseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 Literal b) de la Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 33-IP-2003 de 13 de mayo de 2003. 1.8. 1.9.

Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486.

En este sentido, la falta de distintividad intrinseca puede verse reflejada en los signos de uso común (Literal g); los signos descriptivos (Literal e); los signos genéricos (Literal f); las formas de uso común (Literal c), entre otros. Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1.10.Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente 1.11. sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..,) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos 0 servicios”. 1.12.

En línea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro como lema comercial de acuerdo con lo previsto en la morma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintividad en el conjunto. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 2.1. 2.2. 2.3. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de determinados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir determinados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio.

De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno se deberá determinar si el lema comercial “SUCRAX PROVIENE DEL AZUCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZUCAR PERO NO ES AZÚCAR” es descriptivo, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. Los signos evocativos Considerando que la demandante argumentara que el lema comercial solicitado para registro es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia*.

Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95;

Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327- 1P-2015 7 llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 2.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podria impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.5.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 2.6.

Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el lema comercial solicitado para registro tiene carácter de evocativo, para determinar si es distintivo y posiblemente registrable, teniendo en cuenta para esto los parámetros plasmados en el acápite 1 de esta providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00118, la que deberá adoptara al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispugsto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ad (W Cecilia Luis; interos Luis Rafael Vergara Quintero 7 MAGISTRADA MAGISTRADO 1 A Hugo Ramiro Gómed Apac 'AGISTRADO l p De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman gusgpente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.——- qa.

MM Cecilia Luisa as SL Va PRESIDENTA anda 10 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 482-1P-2015 |