TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 290-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00023 Referencia: Signos involucrados: IKEA (mixto) e IKEA (mixtos y denominativos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1848, de 12 de junio de 2015, recibido mediante correo electrónico el 16 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal h), 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00023; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INTER-IKEA SYSTEMS B.V. 2.1. 2.2. Proceso 290-1P-2015 Demandado: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. Hechos relevantes El 6 de enero de 2006, la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. (en adelante, BIOGEN) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la solicitud? para registro como marca del signo IKEA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) 15) El 31 de julio de 2006, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 566, y dentro de término oportuno, la sociedad INTER-IKEA SYSTEMS B.V. (en adelante, INTER-IKEA), presentó oposición? sobre la base de sus marcas registradas: MARCA CLASE NATURALEZA REGISTRO FECHA VIGENCIA N* REGISTRO DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN 42 DENOMINATIVA 385433 27/07/2009 | 27/07/2019 DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN 35 DENOMINATIVA 393450 14/12/2009 | 14/12/2019 DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN 20 DENOMINATIVA 411205 16/06/2010 | 16/06/2020 Expediente Administrativo 06-001226, Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

De la revisión del expediente no es posible determinar la fecha de presentación de la oposición por parte de INTER-KEA SYSTEMS B.V. 2.3. Proceso 290-1P-2015 DESIGN AND QUALITY IKEA OF 11 DENOMINATIVA 349354 14/12/2006 | 14/12/2016 SWEDEN IKEA 25 DENOMINATIVA 321018 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA 11 DENOMINATIVA 137410 11/02/2007 | 11/02/2007 IKEA 16 DENOMINATIVA 321016 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA 20 DENOMINATIVA 404320 16/06/2010 | 16/06/2020 IKEA 24 DENOMINATIVA 321017 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA 42 DENOMINATIVA 199017 11/07/2007 | 11/07/2017 IKEA 35 DENOMINATIVA 411204 16/06/2010 | 16/06/2020 IKEA (Mixta) 25 CTD! 321007 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA (Mixta) 28 321006 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA (Mixta) 35 CT 393449 14/12/2009 | 14/12/2019 IKEA (Mixta) 16 GT 321008 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA (Mixta) 11 [cen] 353014 14/12/2006 | 14/12/2016 IKEA (Mixta) 42 fia] 321005 08/09/2006 | 08/09/2016 IKEA (Mixta) 24 321009 08/09/2006 | 08/09/2016 El 28 de enero del 2009, mediante Resolución 2673 la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió a favor de la sociedad BIOGEN el registro como marca del signo IKEA (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2.

Proceso 290-1P-2015 La sociedad INTER-IKEA, presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación* en contra de la Resolución 2673; los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 64354 de 14 de diciembre de 2009 y 28134 de 31 de mayo de 2010, ambas confirmando la decisión de conceder en favor de la sociedad BIOGEN el registro como marca del signo IKEA (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 16 de diciembre de 2010, la sociedad INTER-¡KEA, presentó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 2673, 64354 y 28134, El 31 de mayo de 2012, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por la sociedad INTER-IKEA. BIOGEN presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por la sociedad INTER-IKEA.S Mediante providencia, fa Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaf, Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad La sociedad INTER-IKEA, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) El registro y uso de la marca IKEA por parte de BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoriamente conocida IKEA y le ocasiona un perjuicio ilícito a su titular por razón de la dilución de la fuerza distintiva”.

“( ) La Administración, al expedir los actos administrativos acusados, violó las disposiciones comunitarias que regulan el registro de marcas, en particular los artículos 136, 137, 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes y complementarias”. De la revisión del expediente no es posible determinar la fecha de interposición de los Recursos de Reposición y de Apelación. De la revisión del expediente no es posible determinar la fecha de presentación del escrito de contestación por parte de BIOGEN.

La fecha del auto de suspensión del proceso y solicitud de Interpretación Prejudicial no es legible. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. Proceso 290-1P-2015 “( ) Prohibe el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 que la Administración registre una marca que se asemeje a una marca notoriamente conocida, en cualquiera de las siguientes modalidades: reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial.

Es decir, se consagra una protección amplia, dado el carácter notorio del signo, el valor que representa para su titular y la tutela que debe dispensarse al consumidor para que este no incurra en error”. “( ) La marca IKEA, de propiedad de INTER-IKEA SYSTEMS B. v., amerita la protección de una marca notoriamente conocida en Colombia, de conformidad con lo previsto en los arts. 228, 229 y 230 de la Decisión 486". «( ) En consecuencia, se cumple todos los supuestos de hecho que contempla el literal h) del Art. 136 de la Decisión 486, en concordancia con los arts. 228, 229 y 230 para que opere la respectiva causal de irregistrabilidad marcaria.

La Administración, al haber omitido su aplicación, violó directamente dicha normativa”. “( ) La marca IKEA es notoriamente conocida, y, por razón de su reputación representa una ventaja industrial y comercial, de la que solo puede verse beneficiado su propio titular”. “( ) Biogen al pretender registrar a su nombre y usar la marca IKEA constituye un acto de competencia desleal ( ), pues de ello deriva en beneficio propio la ventaja de su reputación y del “poder de venta" que la marca IKEA ha adquirido per se en el mercado mundial”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: «( ) se efectuó un riguroso análisis del literal h) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000, en el entendido que su interpretación debe armonizarse con lo consagrado en los artículos 228, 229 y 230 de la mencionada decisión”.

“( ) En efecto, el material obrante en la actuación administrativa, al igual que el que constituye el expediente de la presente acción, no tiene la contundencia requerida para probar la notoriedad desde sus ámbitos territorial y temporal y tampoco para probar que se incurriera en causal de irregistrabilidad alguna, ya que ante la ausencia de notoriedad debía primar el principio de especialidad”. 4,3, 4.4. 4.5. 4.6. 5.1.

Proceso 290-1P-2015 “( ) es altamente compleja la prueba de notoriedad, cuando los productos cobijados con la marca no se comercialicen en el territorio específico, también lo es que las pruebas obrantes en el expediente no tienen la entidad para probarlo. No se evidencio un elevado nivel de publicidad en medios que permitiera que el consumidor comunitario o colombiano, específicamente, tuviese algún conocimiento sobre la marca.

Por el contrario, lo que se evidencia de las pruebas es que la demandante no ha efectuado inversiones en publicidad en medios de comunicación que permitiesen al consumidor colombiano o comunitario, conocer la marca”. *( ) una vez efectuado el cotejo de las marcas en conflicto se evidencia que no concurren a mercados relacionados, que no guardan coincidencia alguna respecto a sus canales de distribución O comercialización, la destinación de los productos es claramente diferenciable, por cuanto uno de ellos es producido como medicamento y el otro no; y que al intentar hacer un juicio sobre la similitud de los mismos, resulta fácilmente comprobable que no tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, sino considerablemente distintas”.

“( ) Por otra parte, respecto al cargo relacionado con la violación al Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, resulta claro que ni a la fecha de la solicitud de registro marcario presentada por BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. ni de la presente demanda, se han tenido indicios razonables que le permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

( ) el accionante no pone en evidencia una afectación real a su interés particular, ni mucho menos al interés general del mercado. Tampoco enuncia expresamente cuales son los hechos que lo llevan a considerar que se ha dado una explotación de reputación ajena, ni los efectos eventuales de la misma”. Argumentos del Tercero Interesado BIOGEN, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la División de Signos Distintivos cumplió a cabalidad con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca mixta IKEA Clase 5, analizó debidamente la oposición presentada, verificó similitudes con las marcas registradas e hizo un examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca y al no encontrar en ninguno de los dos casos riesgo de confusión, concedió de manera correcta el registro”.

Ss 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 290-1P-2015 *( ) En caso, contrario a lo que menciona el demandante, no ha habido declaración del carácter de notoria para la expresión IKEA. Las pruebas que fundamentariían la eventual declaratoria de notoria son esencialmente aquellas referentes al nivel de recordación y conocimiento de la misma, por lo menos durante los años 2005 y 2006, año en el que se presentó la solicitud de registro de la marca de mi representada”.

“( ) podemos manifestar que estamos frente a una marca de una empresa productora de muebles de bajo costo frente a una marca de un laboratorio farmacéutico que busca amparar un medicamento. Esta afirmación bastaría por si sola para no hacer ejercicio alguno sobre la existencia de una conexión competitiva entre los signos”. *( ) De conformidad con lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que se puede conceder el registro de una marca que es similar a otra ya registrada ya que del resultado del examen de confundibilidad no se evidencia que, los productos que se pretenden identificar con el signo cuyo registro se solicitó tengan una relación con los productos o servicios identificados por el signo ya registrado, y que, adicionalmente, por ninguna otra circunstancia existe la posibilidad de que su coexistencia en el mercado pueda confundir o inducir a error a los consumidores”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal h), 137, 172, 228, 229 y 230 de la Decisión 4867 de la Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitano. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que te permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, fos siguientes factores: aj el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; o SES Proceso 290-1P-2015 Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán todos los artículos con excepción del Artículo 172 ya que, en el proceso interno, no se planteó una acción de nulidad contra de una marca registrada.

De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 Literal a) de la antes aludida Decisión? por presumirse el cometimiento de actos de competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoria y su protección. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que raspecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; $) et grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 2) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o fícencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, 4) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” ( J”.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos O servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de compelencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, fos siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 290-1P-2015 Competencia desleal por confusión con una marca registrada.

Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. La conexión competitiva. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoria y su protección Como en el proceso interno se argumentó la supuesta notoriedad de la marca IKEA, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XI, Artículos 224 a 236. El artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son': - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, las siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos a servicios a los que se aplique;

O, c) tos círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Proceso 290-1P-2015 de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 1.5.

La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4, En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.

Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.

Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 10 En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero?!; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; 10 1.6. Proceso 290-1P-2015 usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro1?2, La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 1.6.1.

Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.

Riesgo de Dilución: e! riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.*3 1.6.4.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: b) no haya sido usado o na se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 11 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 290-1P-2015 lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 12 Proceso 290-1P-2015 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

¡) los aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 1.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los 1.11. 2.2. 2.3. anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el Recurso de Apelación se deberá determinar si las marcas IKEA (denominativas y mixtas) eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud de registro del signo IKEA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro se encuentra dentro de alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que, a su vez, puede ser simple o compuesto y de uno gráfico.

El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 13 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Proceso 290-1P-2015 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?*; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:15 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?S, En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?? Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p, 10. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. Sobre esto se puede consultar la interpretación Prefudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.

Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 14 > 2.4 3.1. 3.2. Proceso 290-1P-2015 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto IKEA (mixto) e IKEA (mixto) Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto DESIGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN e IKEA (mixto) se abordará en este acápite este tema.

Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas?8 para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014.

Proceso 129-1P-2015, p. 10. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en fos que solo se indicaba lo siguiente: “Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas 15 3.3.

Proceso 290-1P-2015 b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo opositor es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial”.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el nesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominaliva de una marca describe el gráfico de la otra.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marca del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015. 16 3.4, 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 290-1P-2015 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2.

Sita palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos DESINGN AND QUALITY IKEA OF SWEDEN e IKEA (mixto).

Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena En el caso concreto, el demandante alega que el registro del signo IKEA en favor de BIOGEN constituiría avalar un acto de competencia desleal, pues de ello se derivaría el aprovechamiento indebido de su reputación y del “poder de venta” que su marca IKEA ha adquirido en el mercado mundial.

El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en 17 4.4, 4.5. 4.6.

Proceso 290-1P-2015 el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"2.

En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. A este respecto, el Tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial”, noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios.

En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos. Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desieales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal:24 24 Lo establecido por el Artículo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Artículo 10 bis numeral 2 del Convenio de Paris, citado igualmente a modo referencial e ilustralivo; el cual expresa que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobra Competencia Desleal”, Seminarios B, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano”, parte general. Editorial Legís, Colombia, p. 316. Es preciso destacar que el Artículo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 de! precitado Artículo 10 bis Convenio de París, el cual establece igualmente una lista abierta - o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: * Artículo 10 bis [Competencia desleal] ( ) 3.

En particular deberán prohíbirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, 2.Jas aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. 18 a 4.7. 4.8. 4.9.

Proceso 290-1P-2015 a) “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal pueden ocasionar un daño al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia y el mercado).

En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia?. Será considerada desleal toda actividad encaminada a — que tenga como objeto o por efecto — producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial.

Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona. Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor, Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 25 20 “Los derechos absolutos así disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su ulilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.

En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre todo actos repefibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño o culposamente ocasionado.

Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse fas normas que presuponen fa ilicitud del acto de las que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daño actual”. ASCARELLI, Tullio. “Teoria de fa concurrencia y de los bienes inmateriales”. E. Verdera y L. Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss.

OTAMENDI, Jorge. “La Competencia Desleal". En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 2. 19 Proceso 290-1P-2015 4.10. Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que:?” 4.11. a) b) El acto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga;

El acto o la actividad sea indebido. En tal sentido, el acto o la actividad deben encontrarse proscritos por una disposición normativa vigente y vinculante; y, El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.

Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. Competencia desleal por confusión con una marca registrada El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos frente a la causal anotada, debiendo además observar las siguientes características: a) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto 27 En consecuencia, la calificación de “actos de competencia desleal” depende de criterios disímiles a los empleados en la calificación de “actos de infracción a derechos de propiedad industrial". 20 Proceso 290-1P-2015 del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal'*. 4.12.

En relación con este tipo de actos de competencia desleal por confusión, cabe aclarar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos”. 4.13.Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio, lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo con lo descrito, podría configurase como un acto de competencia desleal*, 4.14.Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada.

Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. E Proceso 116-1P-2004. Proceso 110-1P-2010. Proceso 251-1P-2015, 21 Proceso 290-1P-2015 Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.15.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.16. La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa?!, 4.17.

Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de dicha situación, con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico32 supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.18.A efectos de determinar la existencia de “indicios razonables” que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar tal condición; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.19.En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.20.En consecuencia, se debe determinar la existencia de indicios razonables sobre la manera deshonesta en la que se habría presentado la solicitud de registro como marca del signo IKEA (mixto) para proteger productos farmacéuticos de la Clase 5, por parte de BIOGEN y si tenía el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de la EN nm Proceso 434-1P-2015, Entre otros ver los Procesos 129-1P-2013, 251-1P-2015. 22 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 290-1P-2015 marca IKEA registrada en varias clases internacionales a favor de INTER-IKEA SYSTEMS B.V. Conexión competitiva El signo solicitado para registro IKEA (mixto) ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas previamente registradas IKEA (mixtas y denominativas) amparan productos pertenecientes a las Clases de Internacionales 11, 16, 20, 24, 25, 28 y servicios de las Clases Internacionales 35 y 42, por lo que se analizará este tema.

En el derecho marcario uno de los principios rectores es el de especialidad, el cual determina que una marca se considera como tal, solo cuando esta se vincula a determinados productos o servicios, es por esto que dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu cuando los signos sean idénticos o semejantes y a su vez pertenezcan a una misma clase internacional esto impediría su protección o coexistencia. Sin embargo y como excepción se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,33 Se deberá matizar la regia de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3 34 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andine.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. luctos o servicios indicados expresamente.” disimibilud de | (Subrayado agregado) Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 23 Proceso 290-1P-2015 5.5.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza35 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los camales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?*, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, silos productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.?? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son 30 3 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 20168, pp. 12-13. Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos O Servicios. 24 Proceso 290-1P-2015 sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.38 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro%.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.6. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.% 38 o “0 De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madnd, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.

Citado a su vez en: AAVV. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (an “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA” [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. -- Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el ben que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.

Es decír, al aumentar el precio de un bien, ef consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<htfps//bo0ks.qoogle.com.ec/books?id=id8l689W3JeoC8pa=PA2478da=microeconomia+electo+sus itucionáhi=e KEvvj ¿SIMANXIHR3KHRxZAXCOGAEIJTACH = Sq=mi:a=X8ved=0ah! conomia* 20efecto% 20sustilucionáf=false> (visitado el 7 de septiembre de 2016).

Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 25 Proceso 290-1P-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00023, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. b ys Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA afáel Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Proceso 290-1P-2015 Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 27