TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 524-IP-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia 2012-00116 Signos involucrados: MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) y MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 3252, de 5 de octubre de 2015, recibido el 6 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012- 00116, y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) - REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS. b E 2.1. 2.2. Proceso 524-1P-2015 Hechos Relevantes El 18 de mayo de 2007, la ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS (en adelante, CLUB OLIMPUS), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo MARATÓN DE BOGOTÁ! (mixto) que pretende distinguir servicios de la Clase 412 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
MARATÓN DE BOGOTÁ El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 581 de 31 de octubre de 2007, presentándose las siguientes oposiciones: 2.2.1. La sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., sobre la base de su marca registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 41% de la Clasificación Internacional de Niza.
Media Maratón - Bogotá 2.2.2. la sociedad [EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, sobre la base de su marca anteriormente registrada LOTERIA DE CUNDINAMARCAS (mixta) para identificar * Expediente Administrativo N* 07-49907, ? Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 1 Certificado 307025. 4 Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y cullurales. * Certificado 307025, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1.
Proceso 524-1P-2015 servicios comprendidos en la Clase 416 de la Clasificación Internacional de Niza. Lotería de Cundinamarca El 22 de agosto de 2008, mediante Resolución 29960, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro como marca del signo MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) a favor del CLUB OLIMPUS.
CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación? en contra de la Resolución 29960; la cual fue resuelta mediante Resoluciones 37813 de 30 de septiembre de 2008 y 40527 de 28 de julio de 2011, ambas confirmando la decisión de conceder el registro como marca del signo MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) a favor del CLUB OLIMPUS.
El 13 de marzo de 2012, la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A, presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 29960, 37813 y 40527. El 26 de junio de 2013, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA. Mediante Auto de 28 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la marca MARATÓN DE BOGOTÁ, solicitada por la ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS, NO cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro;
Clase 41: Explotación comercial de sorteos ordinarios y extraordinarios de lotería, rifas, concursos y demás juegos permitidos por la ley, directamente o en asocio con terceros, y demás actividades de indole civil y mercantil, con la finalidad de obtener bienes y rentas que deben destinarse a la asistencia pública. En el expediente interno remitido a este Tribunal, no figura la fecha de presentación de los Recursos de Reposición y Apelación 3 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2.
Proceso 524-1P-2015 los cuales son perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica”. “( ) Dado que la marca MARATÓN DE BOGOTÁ, es similar y está totalmente contenida en la marca previamente registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, la misma no puede ser registrada para identificar servicios de la clase 41 de la clasificación internacional”. *( ) carece de la aptitud intrínseca y extrínseca necesaria para cumplir con la principal función de la marca, que es la de identificar correctamente los [sic] servicios en el mercado y de esta forma evitar que los productos identificados con una y otra marca sean confundibles para el público consumidor”.
“( ) la marca solicitada para registto MARATÓN DE BOGOTÁ, y concedida indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir servicios de la clase 41, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ” “( ) Encontramos que las dos marcas en conflicto, evocan exactamente el mismo concepto.
El argumento esgrimido por la Superintendencia, según la cual la marca previamente registrada es una marca débil, no puede ser de recibo en este caso, dado que la entidad CORRECAMINOS la ha usado intensamente”. “( ) Podemos concluir que en virtud del uso dado a la marca MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, por parte de la entidad CORRECAMINOS DE COLOMBIA, tal marca goza de aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, lo cual no ocurre con la marca MARATÓN DE BOGOTÁ, cuyo registro se constituye como un aprovechamiento injusto del esfuerzo efectuado por mi mandante en el posicionamiento de la marca MEDIA MARATON DE BOGOTA”.
Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) No existe similitud visual ya que la marca concedida (MARA TÓN DE BOGOTA) se compone de quince (15) letras. La marca registrada (MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ) se compone de veinte (20) letras”.
“( Jla marca previamente registrada se pronuncia de forma totalmente diferente (MEDIA MARATÓN DE BOGOTA), (MARATÓN DE BOGOTÁ), (MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ), (MARATÓN DE BOGOTÁ) por el contrario, aunque existen 2 palabras iguales, la composición silábica es diversa en cuanto a las primeras palabras (MEDIA) (MARATÓN)". 4.3. 4.4. Proceso 524-1P-2015 *( ) tenemos que los signos sometidos a estudio MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ / MARATÓN DE BOGOTÁ, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, esto en virtud a que si bien es cierto estos coinciden en la expresión MARATÓN DE BOGOTÁ, recordemos que hay una palabra adicional que diferencia a la una de la otra, esto es MEDIA, y aunado a ello tenemos que el gráfico que identifica a una y otra marca, es totalmente diferente, no permitiendo desde ningún punto de vista, confusión alguna".
“( ) no presentan similitud que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiria al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen y procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad demandante”.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el Tercero Interesado La Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia con fecha 21 de marzo de 2013, dispuso notificar con el contenido de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del CLUB OLIMPUS, sin embargo de la revisión del expediente remitido a este Tribunal no se ha podido constatar la existencia de la contestación a la acción por parte del tercero interesado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a)? por ser parte de la controversia la irregistrabilidad de un signo que puede afectar el derecho de un tercero. No procede la interpretación del Artículo 134 Literal a) por cuanto no es materia de controversia las caracteristicas que debe poseer un signo para que pueda ser protegido como marca.
Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 524-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema, en virtud de que en el Proceso Interno se debate el aparente riesgo de confusión o asociación entre los signos MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto), solicitado por el CLUB OLIMPUS, y el signo MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto), registrado a favor de CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., sobre la base del cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) Elriesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 524-1P-2015 de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar sí esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:10 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*! ibídem. lbidem, b) d) Proceso 524-1P-2015 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos O servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por- ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus 1.8. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 524-1P-2015 adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería??2, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta teniendo en cuenta que, tanto el signo MARATÓN DE BOGOTÁ, solicitado por el CLUB OLIMPUS, como la marca opositora MEDIA MARATON DE BOGOTÁ, registrada a favor de CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., poseen esas características.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión*3; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:!1* a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. e m 1 Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001 Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10.
Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 2.3.3. Proceso 524-1P-2015 Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?5, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 1 Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y, 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 10 Proceso 524-1P-2015 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?? 2.5. a) b) d) y) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos con parte denominativa compuesta, de conformidad con las reglas ya expuestas para establecer la existencia o no de los riesgos de confusión y/o asociación entre MARATÓN DE BOGOTÁ y MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00116, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el 17 Proceso 178-1P-2015, p. 12. 11 Proceso 524-1P-2015 Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / 8 j Ju ( 2 Cecilia Luisa Agilón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
EE 4 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12