TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 476-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-295393 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de AGROCAMPO S.A.S Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-303 del 17 de agosto de 2016, recibido vía courier el 1 de septiembre de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-295393; y, El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno dE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Proceso 476-1P-2016 Demandante: AGROCAMPO S.A.S. Demandado: AGROCAMPO VERDE S.A.S. Hechos relevantes AGROCAMPO S.A.S. es titular de diversas marcas registradas que contienen la denominación AGROCAMPO para distinguir diversos productos y servicios de las Clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la Clasificación Internacional! de Niza.
El 27 de febrero de 2015, mediante Resolución 8765, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) reconoció la notoriedad del signo AGROCAMPO, para distinguir la comercialización y distribución de productos veterinarios e insumos agropecuarios. AGROCAMPO S.A.S. verificó la existencia de la sociedad AGROCAMPO VERDE S.A.S. la cual se publicita por internet y donde se describen al detalle los servicios que brinda dicha empresa, los cuales se encuentran relacionados a aquellos que presta AGROCAMPO S.A.S. a través de su marca notoria AGROCAMPO.
El 11 de diciembre de 2015, AGROCAMPO S.A.S. interpuso demanda de infracción de derechos de propiedad industrial por uso no autorizado del nombre y enseña comercial de AGROCAMPO S.A.S. contra la sociedad AGROCAMPO VERDE S.A.S., con la finalidad de salvaguardar sus derechos de propiedad industrial sobre su marca notoria AGROCAMPO. La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por AGROCAMPO S.A.S. Mediante Oficio 1003-303 del 17 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Argumentos de la demanda de AGROCAMPO S.A.S. La denominación AGROCAMPO es el nombre comercial de su empresa, el cual ha sido empleado como tal desde el 16 de febrero de 1979 hasta la fecha.
Asimismo, ha usado dicho signo como enseña comercial de manera notoria y de forma ininterrumpida al menos desde el 2 de mayo de 1991, para identificar actividades comerciales relacionadas con la comercialización de productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 476-1P-2016 Su empresa ha puesto en el comercio, desde hace 36 años, el nombre, enseña y marca comercial AGROCAMPO en tal grado, amplitud y publicidad, que dicha denominación se ha convertido en un signo notoriamente conocido.
En efecto, ha invertido sus esfuerzos y cantidades de dinero en promocionar su identificación o reconocimiento con dicho signo en la rama de negocios o mercado de productos farmacéuticos de uso veterinario, productos agropecuarios afines y similares, medicamentos e insumos veterinarios, alimento para animales, herramientas agricolas, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, semillas, productos de ferretería y afines o similares.
AGROCAMPO VERDE S.A.S. infringe los derechos a favor de AGROCAMPO S.A.S. al usar dicha denominación para distinguir los mismos servicios que identifica con su signo AGROCAMPO. Adicionalmente, —AGROCAMPO VERDE S.A.S. publicita su establecimiento de comercio en internet, lo cual contraviene lo dispuesto en el Literal c) del Artículo 156 de la Decisión 486.
El nombre comercial empleado por AGROCAMPO VERDE S.A.S. consiste en la reproducción de la palabra que conforma su marca AGROCAMPO. Así, AGROCAMPO VERDE S.A.S. lo único que hace es adicionar el color verde, por lo que dicho nombre comercial es similar a su marca registrada. Por otro lado, el signo de la demandada está siendo utilizado para distinguir servicios de cultivos, mientras que su marca y enseña comercial AGROCAMPO identifica servicios de la Clase 35, entre otros, relacionados con el cultivo de plantas.
En tal sentido, existe identidad en los servicios que distinguen los signos en conflicto. Su signo AGROCAMPO cumple con los requisitos establecidos en la ley para que se le reconozca la calidad de notorio como nombre y enseña comercial. Su nombre y enseña comercial AGROCAMPO ha logrado posicionarse exitosamente en el mercado colombiano y cuenta con una larga trayectoria y buena reputación. En efecto, tiene presencia en todos los departamentos de Colombia.
Su capacidad distintiva es alta y se puede concluir que su signo (como nombre y enseña comercial) desarrolla ampliamente su origen empresarial y es capaz de cumplir una función diferenciadora respecto de otras marcas competidoras. Su empresa tiene presencia también en Panamá, Guatemala y Costa Rica. El sector pertinente para AGROCAMPO son tanto los dueños de fincas como los comerciantes que ofrecen la venta de productos agrícolas, veterinarios y agropecuarios. 3 Proceso 476-1P-2016 3.10.
AGROCAMPO es conocido por los comerciantes del sector como el primer hipermercado agrícola y veterinario del país, consistiendo en uno de los comercios más importantes de Colombia. AGROCAMPO ha sido un colaborador asiduo para los desarrollos comerciales de los campesinos o personas dedicadas al agro y al campo. 3.11.La publicidad del nombre y enseña comercial AGROCAMPO y su apoyo social es importante al grado de que es notoriamente conocido por el público consumidor.
Tan solo en los últimos 8 años ha invertido en publicidad al menos una suma de 27,971 millones de pesos colombianos aproximadamente. Dicha publicidad se realiza a nivel nacional a través de medios de comunicación masivos, como emisoras y canales televisivos que son de alcance nacional. 3.12. El alto nivel de cifras de venta e ingresos de su empresa se refleja en sus estados financieros de los años 2008 al 2015, advirtiéndose un crecimiento económico muy importante en los últimos años. 3.13.Su signo AGROCAMPO es tan distintivo y notorio, que muchos comerciantes pretenden usurparlo para que de manera parasitaria se beneficien de su publicidad y notoriedad. 3.14.De las pruebas presentadas se puede concluir entonces que el nombre y enseña comercial AGROCAMPO son notoriamente conocidos. 3.15.La empresa demandada AGROCAMPO VERDE S.A.S. estaría infringiendo sus derechos de propiedad industrial al usar sin su autorización el signo AGROCAMPO.
En consecuencia, solicita que se le ordene a AGROCAMPO VERDE S.A.S. el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen de propiedad industrial, concretamente que se le ordene retirar la expresión AGROCAMPO del mombre que identifica su sociedad y se abstenga de usar cualquier otro signo similar que pueda causar riesgo de asociación con el signo AGROCAMPO de su titularidad.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales e) y f) del Artículo 155 y del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación Prejudicial solicitada, por ser materia de la controversia en el proceso interno. y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ella pudiese causar al tilular del registro un. 4 E o SINS 1.1. 1.2.
Proceso 476-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una marca notoria. Comparación entre marcas denominativas compuestas. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Preguntas formuladas por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una marca notoria En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su litular; 5) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo _224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido coma tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 5 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 476-1P-2016 a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (li) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Artículo 155 de la Decisión 486, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir.
En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo —en su faz negativa— del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendi). A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 158 ( )”, sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específico?, El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales e) y f) precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (Literal e), Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 606-1P-2015 de fecha 5 de septiembre de 2016, p. 12. 6 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 476-1P-2016 b) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f). El Literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales*, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 1.10.
Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de la Decisión 486, según el cual constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015, en el cual se define la expresión “para fines no comerciales”, cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 7 1.11 Proceso 476-1P-2016 b) Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o a) Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso.
Por otro lado, el Artículo 226 de la Decisión 486 señala que constituye de igual manera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 1.12.En relación con los diferentes tipos de riesgos que se pueden configurar por el uso no autorizado de una marca notoria; es decir, los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor: (i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, (iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.13,Con respecto al riesgo de dilución, este puede definirse como la disminución de la capacidad de una marca notoriamente conocida de distinguir los productos o servicios que identifica, mediante usos no autorizados sobre productos o servicios de terceros.
Se trata de acciones que deterioran la imagen publicitaria que derivan del uso no autorizado por un tercero, lo cual produce un detrimento del valor publicitario de la marca notoria, y a su vez, de la cualidad distintiva y reputación. 1.14. En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.15. En conclusión, la Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que supone, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por el otro, la protección contra los riesgos de confusión, 8 Proceso 476-1P-2016 asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 1.16.
Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, si de las 2.1. 2.2. 2.3. pruebas aportadas por la denunciante se acredita la calidad de notoriamente conocido del signo base de denuncia; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de dicho signo, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado, aplicando para tal efecto las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.
Comparación entre marcas denominativas compuestas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo de la demandante AGROCAMPO y el nombre comercial AGROCAMPO VERDE S.A.S. (denominativo), objeto de la acción por infracción, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.5 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.$ Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.” Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem, Ibídem. Proceso 476-1P-2016 2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:8 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 10 ibidem.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejempla sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “moríema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos moríemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 2.5. d) Proceso 476-1P-2016 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:?! a) b) d) 1 Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, 11 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 476-1IP-2016 derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre el signo AGROCAMPO (denominativo) y el nombre comercial AGROCAMPO VERDE S.A.S. (denominativo).
Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Signos notoriamente conocidos, su protección y prueba En el presente caso, la demandante alegó que su marca, nombre comercial y enseña AGROCAMPO sería notoriamente conocido, por lo que muchos comerciantes pretenden usurparlo para que de manera parasitaria se beneficien de su publicidad y notoriedad.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo distintivo. 12 De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado.
Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la Ibídem, 12 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 476-1P-2016 reputación de aquella13, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a los signos notorios va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de los mismos, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro?, La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?5, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si un signo es notoriamente conocido se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Artículo previamente citado. 1* Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual el signo notoriamente conocido tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de un signo notorio contra un registro o uso no 1 14 15 16 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 20185, p. 12. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; /f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” 13 3.9.
Proceso 476-1P-2016 autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado un signo.1? En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literal e) y f) del Articulo 155 de la misma decisión. Estos son los siguienets:18 a) b) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecte sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.”? Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de Propiedad Intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016.
Ibídem. MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Ver Interpretación Prejudictal recaida en el Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19, 14 Proceso 476-1P-2016 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?! 3.10.En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que 3.11. se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.22 Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error del público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Así, bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder al signo notorio la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 3.12.En el presente caso, se deberá establecer si el signo sustento de la denuncia es notorios o no; y, de ser el caso, desde qué momento ostentan dicha calidad, teniendo en cuenta los medios probatorios presentados. 21 22 ibídem.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 15 4.1. Proceso 476-1IP-2016 Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
En los términos de los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que el signo distintivo notoriamente conocido es aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente?, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En efecto, en el Artículo 230 de la referida Decisión? se establece lo que debe entenderse por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, cabe precisar que dicho reconocimiento corresponde a la autoridad nacional competente y que la notoriedad de una marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega esa condición2, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. En efecto, dichos criterios establecidos en la norma conforman una lista no taxativa. El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 23 24 25 De debe tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 230 de la Decisión 486.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 16 4.2. Proceso 476-1P-2016 El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.
Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto a su signo, los actos indicados de manera taxativa en el Artículo 155, que son susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas y que son realizados por terceros sin el consentimiento del titular del signo distintivo y que este último puede impedir, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158.
A este respecto, los Literales e) y f) del Artículo 155 establecen los supuestos específicos de prohibición de uso referidos a signos notoriamente conocidos, tal y como se ha desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. No obstante ello, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en_los Literales a), b), c d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 ( )”, sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal especifico.
Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio del signo que es materia de infracción; y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido del signo por parte del demandado, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando.
¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al Literal d), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486? En primer lugar, el principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de un signo se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro, los cuales hacen parte de una misma clase del Nomenclátor?8, Así, el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas u otros signos que posean elementos idénticos o similares a los previamente registrados, para amparar productos oO servicios también idénticos o similares.
En principio, pueden existir en el mercado signos idénticos o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren 26 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-1IP-2010 del 19 de mayo de 2010, p. 15. 17 Proceso 476-1P-2016 amparando productos o servicios diferentes. Sin embargo, la regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva en cuanto a la protección de los signos notoriamente conocidos.?27 Tal y como se he señalado en el Numeral 3.5. del Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, la protección que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende aún contra las pretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios de distinta naturaleza y no vinculados a aquellos que distingue la marca notoria, por lo que dicha protección rompe con el citado principio de especialidad.
Ahora bien, considerando lo señalado anteriormente, podemos afirmar que lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 48628 constituye una matización al principio de especialidad, en tanto que considera infracción el uso de un signo idéntico o similar al que sustenta la acción respecto de cualesquiera productos o servicios, siempre y cuando exista riesgo de confusión o asociación. Por su parte, los Literales e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486 se encuentran referidos a la infracción de signos notoriamente conocidos.
En el caso del Literal e) del citado Artículo, el mencionado principio de especialidad sufre una excepción por cuanto la protección especial que se otorga a tales signos notoriamente conocidos se extiende en caso de haber riesgo de confusión con un signo utilizado por un tercero no autorizado, con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio que distinga dicho signo en el mercado, trascendiendo así el principio de especialidad.
Finalmente, el Literal f) del Artículo 155 de la citada norma, concede al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoria, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida, de conformidad con lo desarrollado en el Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. 27 28 Ibídem.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..-) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cual iera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..)” 18 4.3. Proceso 476-1P-2016 De lo anterior, se advierte que las marcas notorias se protegen en relación con los cuatro riesgos (riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y riesgo de uso parasitario), mientras que las marcas ordinarias, que no gozan de dicha calidad, únicamente están protegidas contra el riesgo de confusión y de asociación. En caso afirmativo, ¿cuál sería la diferencia entre el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca que no ostenta dicha calidad respecto de cualesquiera productos y servicios? La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca ordinaria o común, constituyendo una excepción a los principios de inscripción registral, territorialidad y especialidad.
En efecto, dicha protección no se da en función del registro sino por el solo hecho de ser notoria, pues se entiende que si una marca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de su titular, quien es el principal responsable o artífice de que su marca llegue a alcanzar ese grado de difusión y/o conocimiento que le permite alcanzar la calidad de notoria.
Teniendo en cuenta ello, “un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado”*. Asi, la prueba de la notoriedad de un signo es de suma importancia al momento de buscar la protección en un país determinado.
Asimismo, la protección no se limita al país en el que la marca adquirió la notoriedad o en el que se haya conferido el registro. En el caso de las marcas notoriamente conocidas, estas son protegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, según sea el sistema de adquisición marcaria; a diferencia del común de las marcas registradas cuya protección se circunscribe únicamente al territorio del país en que se concedió su registro.
En tal sentido, este Tribunal ha señalado que “no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los países miembros”, En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende no solamente a productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino a cualquier clase de productos o servicios que distinga o pretenda distinguir el signo similar a 29 30 Ver Interpretaciones Prejudiciates recaídas en los Procesos 30-1P-2011 del 18 de mayo del 2011 y 23-1P-2013 del 15 de mayo del 2013.
Ibídem. 19 4.4. Proceso 476-1P-2016 la marca notoria. En ese sentido, no puede permitirse la coexistencia de un signo semejante a un signo notorio, aun cuando aquél distinga productos o servicios de distinta naturaleza y/o no relacionados con aquellos que distingue el signo notorio. Dicha situación varía en el caso de la protección que se concede a una marca registrada que no ostenta dicha calidad, la cual se limita únicamente a productos o servicios idénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada dicha marca.
¿Puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de Propiedad Industrial? El reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento del carácter notoriamente conocido de un signo le corresponde a la autoridad nacional competente, tal y como ya se ha mencionado en los párrafos precedentes.
Para determinar si una marca es notoriamente conocida dicha autoridad deberá tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el Artículo 228 de la Decisión 486. En el caso de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, cuando la notoriedad sea invocada, el juez nacional o la autoridad administrativa competente sí puede pronunciarse sobre el particular, debiendo para ello analizar los medios probatorios presentados a efectos determinar si dicha notoriedad existe, como sucede igualmente en el supuesto de la oposición a una solicitud de registro.
Distinto es el caso de un procedimiento administrativo iniciado exclusivamente para que se declare la notoriedad de una marca, lo que va a depender de la normativa nacional de cada país miembro?!, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-295393, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 31 En el Ecuador el procedimiento de declaratoria de notoriedad se encuentra regulado en el Artículo 463 del “Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación”, publicado el 9 de diciembre de 2016 en el Registro Oficial N* 899.
Cabe señalar que Bolivia, Colombia y Perú no cuentan con dichos procedimientos en sus regulaciones internas. 20 Proceso 476-1P-2016 A | Cecilia Luísa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO dé Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO e acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
WA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21