a th TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 351-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador Expediente interno del Consuitante: 17811-2013-1856 Referencia: Signo involucrado: GANDARA (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 5006-TDCA-DQ-BL, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1856; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN GANDARENSE S.A.C..A. Demandado: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 351-1P-2016 Hechos relevantes El 17 de junio de 1994, UNIÓN GANDARENSE S.A.C.[.A. (en adelante, UNION GANDARENSE) solicitó el registro del signo GANDARA (denominativo)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 353, no se presentaron observaciones por parte de terceros. El 31 de agosto de 1995, mediante Resolución 017009, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió denegar de oficio el registro del signo GANDARA (denominativo), por considerar que el signo solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344, siendo GANDARA el apellido de distinguidas familias ecuatorianas, por lo que daría origen a confundir al público consumidor sobre la procedencia del producto.

El 27 de octubre de 1995, UNIÓN GANDARENSE presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 017009, El 16 de enero de 1996, mediante Resolución 017407, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al resolver el Recurso de Reposición, ratificó la Resolución 017009. El 26 de febrero de 1996, UNIÓN GANDARENSE presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción, en contra de la Resolución 017407.

El 26 de octubre de 1996el Ministro de Industrias. Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por UNIÓN GANDARENSE. Mediante providencia del 21 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, de la República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Expediente interno 42246-94, Dela revisión del expediente no se ha podido encontrar los productos que ampara el signo. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. Proceso 351-1P-2016 Argumentos de la demanda planteada por UNIÓN GANDARENSE. El término GANDARA no puede ser considerado como nombre, pues no está compuesto por el “nombre personal o nombre de la persona y el nombre patronímico o apellido”.

Se protege el “nombre patronímico o apellido" siempre y cuando este sea notoriamente conocido, de tal forma que pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaria la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que sea apropiación ilegítima. La prohibición del Artículo 83 literal f) de la Decisión 344, se aplica cuando se ve afectado por el uso como marca del nombre de una persona.

El solicitante del signo GANDARA es la UNIÓN GANDARENSE de nacionalidad argentina y por tanto constituye una derivación de su derecho a registrar su razón social como marca de fábrica. La denominación GANDARA no constituye un nombre en sentido conceptual, no contiene un “nombre personal o patronímico”, y dando una interpretación extensiva a la disposición subregional que prohíbe el registro de “nombres completos” por lo que habría que considerar que el apellido GANDARA como “apellido” no es de aquellos que puedan ser considerados como notorios y capaces de provocar reminiscencias de apellidos famosos ecuatorianos en la comercialización de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es usual registrar apellidos como marcas tales como son los casos de KODAK, FORD, CASA PAZ, VALLEJO ARAUJO, PONCE YEPEZ, SERGIO VALENTI, CARLOS NIETO, CASANOVA, DEL CORRAL. El signo GÁNDARA ya ha sido registrado en otros países como Chile, Uruguay, México, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Colombia. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Legalidad y validez de la Resolución impugnada, al guardar conformidad con la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es legal y válida.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda interpuesta. 1.2. Proceso 351-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 81 de la Decisión 3443 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No procede la interpretación solicitada, toda vez que no se analizarán los requisitos para el registro de una marca.

De oficio se interpretará el Artículo 83 literal f) de la Decisión 3441, para analizar la causal de irregistrabilidad de nombres propios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. Autonomía de las oficinas nacionales para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, la solicitud de registro del signo GANDARA (denominativo) fue denegado de oficio al considerar que se trata de un apellido ecuatoriano que podría crear confusión en el consumidor, es por tanto necesario analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal f), cuyo tenor es el siguiente: Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (.-) f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente, y, (-) 4 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 351-1P-2016 derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, La norma antes citada prohíbe el registro como marca de aquellos signos que incorporen el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural que no sea el propio peticionario o que sea identificado por el público como una persona diferente a éste, señalándose como excepción que el solicitante cuente con el consentimiento de la persona o de sus herederos para la petición del registro del signo, y siempre y cuando se acople dicha autorización a los trámites y requisitos formales determinados en la legislación nacional respectiva.

En el caso en concreto, el lEPI denegó de oficio el registro del signo GANDARA al tratarse de un apellido, por lo que se analizará este tema en particular. Cabe destacar que la Doctrina y la Jurisprudencia han señalado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad que se analiza, contemplada en el literal f) del Artículo 83 de la Decisión 344, que quienes tienen la posibilidad de invocar la protección por la utilización inconsulta de su nombre, apellido, seudónimo, etc. son precisamente los titulares del nombre o sus herederos.

En consonancia con lo anterior, la referida disposición exceptúa del impedimento de registro, al signo que, consistente en el nombre de una persona distinta del solicitante, acredite el consentimiento dado por parte de la persona titular del nombre propio o por sus herederos', El nombre como medio de identificación del individuo es un atributo de la personalidad que por su naturaleza no se presta a su comercialización. Sin embargo, la normativa andina establece varias salvedades para el registro de nombres propios, entre los cuales se Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 171-1P-2015 de 4 de febrero de 2016, p, 13, > 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 351-1P-2016 encuentra el principio general de que podrán registrarse como marca únicamente cuando corresponda al solicitante o cuando exista la certeza de que la marca a registrar sea identificada por la generalidad del público como distinta al peticionarioS. En consecuencia, se protegen los nombres que son identificados de forma amplia por el público, debido a su notoriedad.

Esta protección se deberá aplicar exclusivamente cuando el nombre solicitado para su registro corresponda a un nombre totalmente identificable y conocido por el público, pues de lo contrario se afectaría la identidad y prestigio de la persona cuyo nombre notorio se solicita, pudiendo únicamente ser la persona titular del nombre, o sus herederos directos, los autorizados a realizar dicho pedido”.

Sin embargo, es preciso destacar que el nombre de pila per se, no identifica a una persona como tal. Si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se volvería inaplicable por la imposibilidad física de cumpliria. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.

Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si esta tuviera relación únicamente con el nombre propio de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos, Otra corriente de tratadistas estima que la expresión "nombre" hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria.

Aquí también, surge la inquietud de que, si el apellido que se utiliza como marca es "Pérez", "Ramirez" o "García"; ¿cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o Garcia?. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como "Churchill", "De Gaulle", "Picasso", en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos?, En ese sentido, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 171-1P-2015, ya citada, p. 14. fbid.

En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-1P-95 de 19 de septiembre de 1995, p. 13. Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 2-1P-95, ya citada, p. 13. Proceso 351-1P-2016 1.10.Si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, ta 1.11 prohibición contemplada ha de referirse a esos casos y no solo al nombre propio o solo al patronímico, excepto en el caso de los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar, para el registro, un nombre ajeno; no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta?o. En consecuencia, la inscripción de un nombre propio no está sujeta a la regla especialísima respecto a la inscripción del nombre y apellido o solo de este.

Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro previamente inscrito o solicitado. Es decir, el nombre propio, por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, no será registrable de existir un signo idéntico o similar registrado o solicitado con anterioridad!!. 1.12.En cualquier caso, solicitado el registro de un nombre (nombre y apellido o solo apellido), este no se encuentra eximido del correspondiente examen de registrabilidad ni tampoco de la posibilidad de ser sujeto de oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro signo previamente registrado o con solicitud prioritaria.

El nombre pasa, por lo tanto, de ser un atributo de la personalidad y de la propia individualidad de la persona, a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro de marcas12, 1.13.En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado 2.1. GANDARA (denominativo) incurre o no en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 83 literal f) de la Decisión 344.

Autonomía de las oficinas nacionales para tomar sus decisiones Afirma UNIÓN GANDARENSE que es titular de la marca GANDARA en varios países, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-IP-95, ya citada, p. 13, En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 2-1P-95, ya citada, p. Proceso 351-1P-2016 El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Paises Miembros, aún en el caso de presentarse base el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro!3, Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado?*. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado*5, Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares?6, Proceso 71-1P-2007.

Proceso 181-IP-2014. Ibidem. Ibidem, Proceso 351-1P-2016 2.6. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite??. 2.7.

Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega!8.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1856, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l O mM, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA afael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo ffamiro Gómer Apac du Ibídem. lo Ibidem. Proceso 351-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ds Cecilia Luísa Ayllón Quinteros PRESIDENTA al SECRETARIO X Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10