£ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 363-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consuitante: 17811-2013-1816 Referencia: Signo involucrado: SPAGHETTERIA (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 6003-TDCA-NPC, recibido el 23 de junio de 2016, mediante el cual la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1816; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: KNORR NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT IS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 363-1P-2016 Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, IEP!) Hechos relevantes El 15 de octubre de 2001, KNORR NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAPFT (en adelante, KNORR) solicitó el registro del signo SPAGHETTERIA (denominativo)| para distinguir productos comprendidos en la Clase 30? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 443, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El 27 de marzo de 2003, mediante Resolución 46629, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del JEPI resolvió denegar de oficio el registro del signo SPAGHETTERIA (denominativo), por considerar que el signo solicitado es genérico e incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.
El 27 de mayo de 2003, KNORR presentó Recurso de Revisión en contra de la Resolución 46629. El 15 de abril de 2008, mediante Resolución innumerada, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IJEPI ratificó la Resolución 46629. El 24 de junio de 2008, KNORR presentó demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción, en contra de la Resolución dictada el 15 de abril de 2008.
El 24 de septiembre de 2010, el Presidente de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del ¡EPI presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por KNORR. Expediente interno 118152, Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas de cereal, alimentos hechos de harina, fideos, pastas, pasta instantánea o comidas a base de fideo, bocaditos, pasta, pan, pastelería y dulces, hielo, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo, comidas preparadas en tanto no estén incluidas en otras clases, correspondientes a la clase internacional 30. to 2.8. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 363-1P-2016 El 20 de mayo de 2013, la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda planteada por KNORR.
La Resolución que se impugna enuncia que: “( ) la palabra SPAGUETTI identifica una larga y delgada forma de pasta, versátil y popular en todo el mundo occidental, palabra italiana que es un diminutivo de spago, que significa delgada cadena o cordel. El lugar donde se ofrece al público consumidor de SPAGHETTI se conoce como SPAGUETTERIA. Así como el lugar donde se vende el papel se conoce como PAPELERÍA; el lugar donde se vende zapatos se conoce como ZAPATERÍA; el lugar donde se vende camisas se conoce como CAMISERÍA. La denominación SPAGHETTERIA destinada a proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial ( ) es genérica para los productos que intenta proteger”.
La autoridad confunde el concepto de marca con nombre comercial al mezclar un producto con el servicio que eventualmente lo prestaría un restaurante. El signo solicitado mo identifica un servicio o el nombre de un establecimiento como para considerar que SPAGHETTERIA designa el género de un giro comercial, ya que se solicitó para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El nombre comercial SPAGHETTERIA para identificar actividades relacionadas con la comercialización «de SPAGHETTI sería irregistrable, ya que describiría una de las características principales de la actividad comercial, mientras que la marca SPAGHETTERIA para la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza, si es registrable, ya que no describe ni designa ningún producto específico.
El signo SPAGHETTERIA no es genérico, al no individualizar ningún producto de la clase que solicita y al estar compuesto por un vocablo inapropiable como es SPAGHETTI y un complemento que le dota de fuerza distintiva que es TERIA. El signo SPAGHETTERIA es evocativo, sugiere al consumidor ciertas caracteristicas de uno de los productos que se intentan proteger (no de todos) exigiéndole hacer uso de la imaginación para relacionar el signo con el producto.
SPAGHETTERIA como tal no se refiere de manera directa a una caracteristica o cualidad del producto, ya que el consumidor debe 3 a 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 363-1P-2016 realizar un proceso deductivo y usar su imaginación al solo contar con una idea otorgada por el signo. KNORR es titular de la marca SPAGHETTERIA para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que puede registrar signos que se deriven de la citada denominación, siempre y cuando no existan modificaciones esenciales.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por parte del JEPI Es conocido que la palabra SPAGHETTI identifica una larga y delgada forma de pasta, versátil y popular en todo el mundo occidental, palabra italiana, que es un diminutivo de spago, cuyo significado es “delgada cadena o cordel”. El lugar donde se ofrece al público consumidor el SPAGHETTI se conoce como SPAGHETTERIA, así como el lugar donde se vende PAPEL, PEPELERÍA o donde se venden ZAPATOS, ZAPATERÍA. La denominación SPAGHETTERIA destinada a proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es genérica respeto de las mercancías que intenta expender en el mercado.
La solicitud presentada, no cumple con el Artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose incursa en la prohibición del Artículo 135 literal f) de la norma antes enunciada. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación del Artículo 134 al primer párrafo. “Artículo 134.. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas fos signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: ( )” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;* 4 NS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 363-1P-2016 De oficio se interpretarán los literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486* para analizar la falta de distintividad de un signo como causal de irregistrabilidad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos genéricos. Los signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos genéricos La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI denegó de oficio la solicitud del signo SPAGHETTERIA, por considerar que incurre en la causal de irregistrabilidad del Artículo 134, por lo que se analizará este tema.
El requisito contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 es que un signo para ser admitido como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
Por su parte, el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
De igual manera, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; e y 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.
Proceso 363-1P-2016 En consecuencia, en el caso concreto, se debe analizar si el signo SPAGHETTERIA (denominativo), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. Los signos genéricos De igual manera se consideró que el signo solicitado está incurso en la causal contemplada en el Artículo 135 literal f) de la Decisión 486, al considerar que SPAGHETTERIA es genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que ampara, por lo que se profundizará esta prohibición. El literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal transcrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos O servicios de que se trate?.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlos.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial O propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa Proceso 164-1P-2012. Ibidem. Proceso 363-1P-2016 para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”. 1.13.
Ahora bien, lo que genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.14. En el caso concreto se debe determinar si el signo SPAGUETTERIA es genérico en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 2.
Los signos evocativos 2.1. Afirma la compañía actora que el signo SPAGHETTERIA es evocativo, en razón de lo cual se analizará este tema. 2.2. Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto?. 2.3.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una caracteristica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.? 2.4.
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo? 2.5. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por U Proceso 110-1P-2015. e Proceso 38-1P-2008. El Proceso 7-1P-2001. 0 Proceso 21-1P-2014, 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 363-1P-2016 tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo!?.
En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un 12 determinado servicio”. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.!? En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con tas propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 1 13 Proceso 403-1P-2015.
Proceso 50-1P-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIIl-95, Proceso 7- IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-1X-95. Proceso 363-1P-2016 2.10. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra “SPAGHETTETIA” es una palabra evocativa o no, en relación con el producto que pretende distinguir.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1816, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatutg del Tribunal. Cecilia Li Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGISTRADO p Pr U Cecilia Ll érneros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.