TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 410-IP-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2015-299598 Infracción de Marcas - Signos involucrados conformados por la denominación NOSOTRAS (tanto denominativos como mixtos) y la marca ANGELS SECRET NEGATIVE lON CORE (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-230 del 30 de junio de 2016, recibido vía courier el 19 de julio del 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-299598; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 4 Proceso 410-1P-2016 A.

ANTECEDENTES 1. 2.1. 2.2. 2.3. Partes en el Proceso Interno Demandante E Productos Familia S.A. Demandado B Joymind International S.A.S. Hechos relevantes El 19 de febrero de 2016, PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante, FAMILIA) interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal contra JOYMIND INTERNATIONAL S.A.S. (en adelante, JM), basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: - NOSOTRAS MULTIFORM (denominativa), con Certificado 300585; - NOSOTRAS DIARIOS NATURAL TANGA ALITAS (mixta), con Certificado 312773; - NOSOTRAS INVISIBLE LARGA CON RAPISEC (mixta), con Certificado 213341; - NOSOTRAS BORDES SUAVES (denominativa), con Certificado 233754; - NOSOTRAS (mixta), con Certificado 239064;

NOSOTRAS INVISIBLE (mixta), con Certificado 249349; y - FRESQUI NOSOTRAS (denominativa), con Certificado 160542; Las marcas detalladas distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, entre otros signos distintivos que contienen en su conformación la denominación NOSOTRAS y distinguen productos de las Clases 3, 5 y 16 de la clasificación antes citada.! El 15 de abril de 2016, JM contestó la demanda.

Mediante Auto 52490 del 22 de junio de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio Los signos distintivos sustento de la presente acción están conformados por marcas y lemas comerciales y constituyen 62 registros. Asimismo, de la documentación obrante en el expediente no se verifica la reproducción de los signos mixtos. 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Proceso 410-IP-2016 de la República de Colombia dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de FAMILIA Desde hace muchos años participa en el mercado colombiano de productos de protección femenina (tales como toallas sanitarias y protectores diarios) con la marca NOSOTRAS, marca notoriamente conocida, conforme a lo declarado por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) mediante Resolución 27794 del 28 de mayo de 2010, durante el periodo de 1990 hasta marzo de 2006; no obstante, la SIC ha establecido que la notoriedad no se pierde por el paso del tiempo, como ocurre en este caso.

NOSOTRAS tiene una importante participación en el mercado (65% reportado en los últimos tres años), lo cual se evidencia en un estudio del mercado de protección femenina en Colombia. JM comercializa toallas sanitarias identificadas con la marca ANGELS SECRET NEGATIVE ION CORE (denominativa), inscrita con Certificado 508569, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

JM ha recurrido a estrategias de publicidad engañosas, haciendo afirmaciones falsas y desacreditando a las demás marcas de toallas sanitarias en el mercado, en especial las de NOSOTRAS, señalando que los materiales de los que están hechas son perjudiciales para la salud. Los actos de JM constituyen actos por comparación, pues compara sus toallas con las de la marca NOSOTRAS, siendo estos actos desleales de descrédito que implican una dilución de la fuerza distintiva de la referida marca.

Los actos de descrédito de una marca notoriamente conocida podrían llegar a constituir una infracción marcaria a la luz del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486. JM también ha realizado actos de competencia desleal por violación de normas de protección al consumidor y en materia sanitaria respecto de sus propios productos. Se está generando un daño económico a los productos que tradicionalmente se han identificado con las marcas NOSOTRAS y se aprovecha injustamente del prestigio y renombre de FAMILIA, para generar una suerte de apalancamiento de los productos de JM a través de la difamación de las toallas higiénicas NOSOTRAS.

El video donde se hace la comparación con las toallas NOSOTRAS, se debe considerar como ilícito. En consecuencia, se solicitó que no sea tomado en cuenta, toda vez que se elaboró de manera oculta y engañosa. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 410-1P-2016 Argumentos de la contestación de la demanda de JM. Existen varias compañías multinivel que comercializan con sus productos e incluso fueron constituidas con el mismo nombre en diferentes tipos societarios, sin que JM tenga relación con estas compañías.

Consecuentemente, no se demuestra en la demanda que los actos denunciados puedan atribuírseles. Es equivocado señalar de falsas las aseveraciones de los componentes de los productos de NOSOTRAS, pues estos realmente no se conocen y no se aportó prueba de cuáles son. Respecto de la violación de normas, no consta una ventaja de JM sobre FAMILIA.

La marca ANGELS SECRET ni siquiera aparece en los estudios presentados por FAMILIA como competidor, por lo que la ventaja que se alega no existe. JM nunca ha utilizado los signos distintivos NOSOTRAS para fines comerciales o no. Lo que se evidencia es una comparación de las toallas higiénicas NOSOTRAS, lo que es permitido por la ley. La marca ANGELS SECRET es totalmente diferente a cualquiera de las marcas NOSOTRAS.

Nunca utilizó los signos distintivos de FAMILIA para suplantarla; es más, el objeto de las comparaciones era que el público evidenciara la diferencia abismal entre una y otra toalla, jamás se dijo que eran idénticas, parecidas o se hizo demostraciones con el nombre de NOSOTRAS. No se encuentra probada la notoriedad actual de la marca NOSOTRAS dentro del proceso.

Los estudios de mercado de FAMILIA solo arrojan resultados hasta el primer semestre de 2015. El video donde se hace la comparación con las toallas NOSOTRAS es ilícito, pues no se contó con la autorización de los intervinientes ni constituye prueba de un delito. En los estudios de mercado aportados por FAMILIA no existe dilución o debilidad de la marca NOSOTRAS, no existe ningún daño cuantificable.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Órgano consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, en el sentido que se le explique lo siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- iii) iv) v) Proceso 410-1P-2016 ¿En los términos del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden entenderse los actos de comparación entre dos marcas como un uso para fines no comerciales? ¿A efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, que se refiere a los criterios para calcular los daños y perjuicios, es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? No procede interpretar los Literales a), b), c), d) y e) del Artículo 155 de la Decisión antes citada, toda vez que los actos de infracción regulados en los mismos no tienen relación con las preguntas antes referidas.

Procede interpretar el Literal f) del Artículo 155 mencionado, a fin de dar atención a la consulta planteada por el Órgano consultante. De oficio, procede interpretar los Artículos 224, 226, 228, 229, 230 y 243 de la misma norma?, en tanto que se ha invocado la calidad de “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) a) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre tos productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independienternente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido,” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. 5 Proceso 410-1P-2016 También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) ta duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

Í) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) tos aspectos del comercio internacional, o, k) — ta existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) noeslé registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) nosea notoriamente conocido en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al lipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indermización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; 6 Proceso 410-1P-2016 notoria de la marca NOSOTRAS y es pertinente analizar la indemnización de daños y perjuicios producto de una infracción de derechos de propiedad industrial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción por infracción de derechos. El supuesto de infracción contemplado en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. La indemnización por daños y perjuicios resultantes de la infracción a derechos de propiedad industrial. Preguntas formuladas por el Órgano consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 1.1. La acción por infracción de derechos. El supuesto de infracción contemplado en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 Del proceso interno se verifica que FAMILIA presenta una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial -entre otros- contra JM, toda vez que, esta última estaría comercializando productos identificados con el signo ANGELES SECRET NEGATIVE lON CORE (denominativa)..

La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme con lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujeto activo, persona que puede interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujeto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

O, c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contracluales que ya se hubieran concedido”. 7 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 410-1P-2016 (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.* El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca”.

Para el caso particular, es de especial interés el comportamiento establecido en el Literal f) del mencionado artículo: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” La disposición contenida en el citado artículo extiende la protección de las marcas notorias frente al uso que realice un tercero de dicha marca sin autorización. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.

Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 460-IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9. 1.8. 1.9. Proceso 410-1P-2016 El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.10. Asimismo, cabe señalar que el “uso con fines no comerciales” de un signo 1.11. 2.1. 2.2, 2.3. 2.4. debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica.

En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

La marca notoriamente conocida, su protección y prueba En la demanda por infracción, FAMILIA invocó el carácter de notoriamente conocido que ostentaría su marca NOSOTRAS; por tanto, el Tribunal se referirá a este tema. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere, proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: Ver interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016, p, 22. 9 2.5. 2.6.

Proceso 410-1P-2016 a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente mencionado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) b) c) a) e) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, 10 2.7. 2.8. 2.9 Proceso 410-1P-2016 K) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que esta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.? Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.8 Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o uso no autorizado o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.* 2.10.La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se 2.11. extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro o usado sin autorización, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar o su uso indebido pudiera causar a la fuerza distintiva o a ta reputación de aquella?0, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido coma notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-1P-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Ibídem. 11 Proceso 410-IP-2016 consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 2.12. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.*! 2.13. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Artículo 226 de la Decisión 486, los cuales resultan concordantes con lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma decisión. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:*? a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) Ei riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su MU Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. e Ibídem. a 12 LS ul Proceso 410-1P-2016 legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia, "3 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.!1* d) Elriesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. ?5 2.14.En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.** 2.15.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza y, sus componentes, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283, Ver interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 66-1P-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19.

Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 13 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 410-1P-2016 La indemnización por daños y perjuicios resultantes de la infracción a derechos de propiedad industrial De las consultas efectuadas por la Corte consultante, se verifica que una de ellas está referida a los criterios para calcular los daños y perjuicios por la comisión de una infracción; en ese sentido, corresponde analizar al respecto.

El Artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el titular del signo. El titular deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 17 Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor.

En este marco, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el titular ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Literal e) del Artículo 241).18 Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.19 La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En estos eventos, se tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. Ibidem, pp. 13-14. Ibídem, p. 14. 14 4.1. Proceso 410-1P-2016 explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.?0 Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿En los términos del Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden entenderse los actos de comparación entre dos marcas como un uso para fines no comerciales? De conformidad con el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero usar públicamente sin su consentimiento un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El derecho exclusivo antes referido, tiene como límite lo establecido en el Artículo 157 de la norma antes mencionada, el mismo que establece que el registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial o servicios respectivos.

(subrayado nuestro). De lo antes referido, con relación a la publicidad comparativa, debe entenderse que esta, permite a las empresas realizar válidamente publicidad comparativa; es decir, pueden públicamente ofrecer en el mercado las ventajas del producto o servicio de una empresa frente a lo ofrecido por un competidor, así como, pueden mostrar o referir válidamente a la marca de la competencia. Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (ii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

A diferencia de lo antes desarrollado, la protección que se establece en el Literal f) del artículo 155 de la Decisión 486, como expresamente lo señala, tiene por finalidad brindar protección a marcas notoriamente conocidas inclusive contra usos no comerciales, siempre y cuando estas Ibidem. 15 4.2. Proceso 410-1P-2016 no generen una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

En ese sentido, tratándose de la publicidad comparativa, es evidente que este siempre tendrá fines comerciales; mientras que, la protección que se establece en Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486, está referido a usos no comerciales. ¿A efectos de dar aplicación al Artículo 243 de la Decisión 486, que se refiere a los criterios para calcular los daños y perjuicios, es necesario que la demandante en una acción por infracción de derecho de propiedad industrial demuestre la existencia del daño o basta que se configure la infracción para aplicar esos criterios de manera automática? En atención a esta pregunta, debe tenerse presente lo desarrollado en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, en especial el numeral 3.1.

En ese sentido, en una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, la denunciante, quien es la titular del derecho presuntamente afectado, debe probar el daño sufrido en el transcurso del proceso, para lo cual deberá aportar la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos las bases para fijarla, teniendo en cuenta los criterios señalados de forma no exhaustiva en el Artículo 243 de la Decisión 486.

En consecuencia, no basta que se configure la infracción para que de manera automática se proceda a aplicar una indemnización por daños y perjuicios según los criterios para su cálculo desarrollados en el Apartado 3 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, sino que es necesario que el titular del derecho pruebe el daño producido por el infractor oportunamente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-299598, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Proceso 410-1P-2016 / $7 NA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO o Hugo Ramiro Gómi pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayilón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17