TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 448-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-13443 Marcas involucradas GYNOFIL (denominativa) vS GYNOX-TEEN (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.
El Oficio 7171-TCA-DQ-COO del 10 de agosto de 2016, recibido el 18 de agosto de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N% 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, del Literal a) del Articulo 82 y de los Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N* 17811-2013-13443; y, Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Andino admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Demandado Laboratorios Spai-Sons Limitada Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 448-1P-2016 Procuraduría General del Estado, Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. Hechos relevantes El 6 de mayo de 1994, Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. (en adelante, Kressfor) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca GYNOFIL (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5! de la Clasificación Internacional de Niza.? La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N? 352.
Dentro del término legal, el 1 de diciembre de 1994, la solicitud fue objetada por Laboratorios Spai-Sons Limitada (en adelante, Spai- Sons) con base a la marca GYNOX-TEEN, en trámite de registro, para distinguir productos todos los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza?. Por Resolución 0955960 del 18 de junio de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró infundada la observación presentada y otorgó el registro de la marca de producto GYNOFIL, al considerar que el único elemento en común que comparten los signos en conflicto es el prefijo GYNO, el cual es utilizado comúnmente por casi todos los fabricantes o laboratorios de productos farmacéuticos con relación a productos ginecológicos, por lo que no se inducirá a confusión a los consumidores.
El 16 de septiembre de 1996, Spai-Sons presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 0955960, argumentando en su primer fundamento de hecho que la marca GYNOX-TEEN, de propiedad de su representada, se encuentra registrada en Ecuador para distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos: productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Expediente administrativo 47271/94, A la fecha de presentación de la objeción, las marcas de la opositora aún se encontraban en trámite.
Las mismas fueron otorgadas con fecha 21 de marzo de 1995 con Títuto N” DNPI- 0882-95-MICIP (Clase 3) y Título N” DNP)-0889-95-MICIP (Clase 5). 2 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 448-1P-2016 El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N% 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; a la Procuraduría General del Estado, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y al tercero interesado Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. El 3 de diciembre de 1996, Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. contestó la demanda contencioso administrativa El 18 de febrero de 1997, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda contencioso administrativa.
El 8 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Spai-Sons Según la doctrina, las marcas en conflicto, deben ser apreciadas en conjunto y no separadamente; por lo que existe una semejanza gráfica- visual y fonética susceptible de inducir a confusión al consumidor.
Además, ambos signos son creaciones de fantasía, razón por la cual no es posible realizar una comparación conceptual, sino una comparación gráfico-visual y fonético-auditiva. Las marcas en conflicto están destinadas a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase internacional, lo que causa grave perjuicio a su empresa. La resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial contiene un grave error al señalar que entre los signos en conflicto “no existen semejanzas determinantes que puedan inducir a error al público consumidor” y concede el registro de la marca observada.
La marca GYNOX-TEEN se encuentra registrada en Colombia y ha sido utilizada desde hace varios años siendo famosa y notoriamente conocida, conforme lo demostrará oportunamente. Argumentos del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca No obra en el expediente la contestación del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 5.1. 7.1.
Proceso 448-1P-2016 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado Deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los Artículos 3 y 30 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y por no precisar fundamentos de derecho, por lo que impugna el auto de calificación de la demanda.
Legitimidad del acto impugnado. Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial No obra en el expediente la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Argumentos de la contestación de Kressfor: Deduce las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada.
Negativa total sobre la base que el actor tenga derecho de impedir el registro de la marca “GYNOFIL” solicitada por Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. Los signos son completamente diferentes, por lo que no existiría confusión, dado que la raíz GYNO es comúnmente usada en el lenguaje farmacéutico con relación a productos ginecológicos.
El conjunto de elementos de las marcas son las que marcan individualidad de cada una de las marcas en cuestión. Los productos deben ser apreciados por el público consumidor, en este caso especializado, donde se utilizan términos comunes sobre la cualidad del producto y se los individualiza con términos de fantasía unidos a estos, logrando que el público los identifique. 4 Proceso 448-1P-2016 - La actora manifiesta que la marca de su propiedad GYNOX-TEEN se encuentra registrada en la República de Colombia, pais del domicilio principal de su empresa manifestando que es famosa en ese país, utilizada desde hace varios años y notoriamente conocida en ese país y en el Pacto Andino, por lo que resulta extraño que la actora pretenda impedir el registro de la marca GYNOFIL de su propiedad en el Ecuador, ya que en Colombia no ha existido una oposición al registro y peor aún a la comercialización del producto bajo esa denominación. - Tiene y ha mantenido un mercado extendido y notorio en el Pacto Andino y a nivel mundial, incluso en Ecuador.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, del Literal a) del Artículo 82 y de los Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.* No procede la Interpretación Prejudicial de las siguientes normas: - — Artículos 81 y Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344, debido a que la materia controvertida no gira en torno a la distintividad intrínseca del signo solicitado sino a la posibilidad de que éste Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo _81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(..)” “Artículo 93.- Dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legitimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tiene legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta dias hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente, Vencido el plazo a que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 5 ES np Proceso 448-1P-2016 resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. - Artículos 93 y 95 de la Decisión 344 debido a que no es materia controvertida el procedimiento de observación formulado en sede administrativa.
Procede interpretar de oficio los Literales a), d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 344%, debido a que dichas normas versan sobre los argumentos planteados por las partes en el procedimiento. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas denominativas compuestas. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. La marca notoriamente conocida. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de lerceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(.) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el pals en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Artículo 84.- Para determinar sí una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La anligúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. > Y 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 448-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registada GYNOX-TEEN (denominativa) son confundibles o no (susceptibles de inducir a error), es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(..)” Las prohibiciones contenidas en el Artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El error podría generarse por confusión o por asociación. Como se desprende del Artículo 83 de la Decisión 344, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.S a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 265-1P-2014 del 26 de febrero de 2015 y 31-1P-2004 del 9 de junio de 2004, 7 1.4. 1.5. b) Proceso 448-1P-2016 producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
Ibídem. Ibidem. sy | b) d) Proceso 448-1P-2016 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, así como en el criterio del comsumidor especializado, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de las Clases 3 y 5, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la selección de los artículos.? (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales oO prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del comsumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más Ver Interpretación Prejudicial 411AP-2015 de 1 de septiembre de 2016, 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 448-1P-2016 prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.10 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas compuestas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registrada GYNOX- TEEN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.1?2 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-4P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibídem. 10 Proceso 448-1P-2016 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el dicciomario'*.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo, deport-e, deport-ivo, deportistas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.15 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. $4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráls. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima alslable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 2.4. 2.5. Proceso 448-1P-2016 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:?6 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 12 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 448-1P-2016 asociación que pudiera existir entre el signo solicitado GYNOFIL (denominativo) y la marca registrada GYNOX-TEEN (denominativa). Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Dado que el signo solicitado “GYNOFIL” (denominativo) y la marca registrada “GYNOX-TEEN” (denominativa) amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.
Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.?? A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente??: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 8-1P-2013 del 15 de marzo de 2013.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudictal en el Proceso 30-IP-2000, del 2 de junio de 2000. 13 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 448-1P-2016 recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.!? Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente En el presente caso, la demandada manifiesta que los signos son completamente diferentes, por lo que no existiría confusión, dado que la raíz GYNO es comúnmente usada en el lenguaje farmacéutico con relación a productos gimecológicos, por lo que resulta pertinente determinar si dicha partícula es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto.
Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en genera". En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. 20 Ver a modo referencial Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N* 68-1P-2001. de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191, 14 Proceso 448-1P-2016 Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.?! 3.9.
Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serio así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serio en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.10. Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término 3.11. técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede también tener esa naturaleza con relación a los productos o servicios de otra clase, si es que entre ellos hay vinculación o conexión competitiva.
Sin embargo, considerando la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, habrá situaciones en las que, pese a existir dicha vinculación o conexión competitiva, la palabra o frase que es un término técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no lo será con relación a los productos o servicios de otra clase.
Dicho en otras palabras, que una palabra o frase sea un término técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, no implica que también lo sea, necesariamente, respecto de los productos o servicios de otra clase, pese a existir entre ellos vinculación o conexión competitiva. El hecho de que se dé esta circunstancia —la vinculación o conexión competitiva—, no significa que haya que efectuar una extrapolación automática, sino que habrá que considerar, caso por caso, si lo que califica como término técnico, descriptivo o de uso común para los productos o servicios de una clase también califica como tal con relación a los productos o servicios de otra clase. 3.12.De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la partícula GYNO es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los LA Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-1P-2013, 15 S 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 448-1P-2016 signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. La marca notoriamente conocida Spai- Sons alegó que la marca GYNOX-TEEN se encuentra registrada en Colombia y ha sido utilizada desde varios años siendo famosa y notoriamente conocida conforme lo demostrará oportunamente.
En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en sus Literales d) y e), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
(0 Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un 16 4.6. 4.7. Proceso 448-1P-2016 signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?2, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?3. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los cuales se le debe resguardar.
Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:?4 a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: 22 23 24 Ibidem. Ibídem. Ibidem. 17 a 4.8. 4.9. Proceso 448-1P-2016 “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 25 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?6 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es Únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?? En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.28 Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los 25 26 27 29 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. De modo referencial ver la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 66-1P-2015, p. 19. ibídem. De modo referencial ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 151-1P-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 18 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 448-1P-2016 elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Conexión competitiva entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza Considerando lo expuesto por las partes, dado que el signo solicitado pretende identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos fundamento de la oposición identifican productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza corresponde analizar el tema referido a la posible conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?2 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 29 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 095-IP-2008 de fecha 27 de octubre de 2008. 19 b) a) Proceso 448-IP-2016 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. 20 Proceso 448-1P-2016 Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13443, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [ ma Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA MAGIST| ra Quintero Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 21 Proceso 448-1P-2016 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
VA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22 U