TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno dei Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 474A1P-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2015-173870 Infracción a la denominación de origen CHAMPAGNE Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-294 de 2016 del 16 de agosto de 2016, recibido vía courier el 1 de septiembre del mismo año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-173870; y, El Auto del 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno 2.1. 2.2. 2.3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 474-1P-2016 Demandante: Comité Interprofesionnel du Vin de Champagne Demandado S Vinos de la Corte S.A. (en reorganización empresarial - Vincorte S.A.) Hechos relevantes El 28 de julio de 2015, el Comité Interprofesionnel du Vin de Champagne (en adelante, el Comité) presentó denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Vinos de la Corte S.A. en reorganización empresarial - Vincorte S.A. (en adelante, Vincorte).

El 2 de marzo de 2016, Vincorte contestó la denuncia presentada por el Comité. Mediante Auto 69075 del 5 de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia cita a las partes y a sus apoderados judiciales para que concurran a la audiencia inicial; asimismo, dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de obtener un pronunciamiento.

Argumentos de la denuncia de Comité El Comité está autorizado para interponer las acciones necesarias para la protección de la denominación de origen CHAMPAGNE, la cual fue declarada y reconocida como tal a través del Decreto Francés del 29 de junio de 1936. En Colombia la denominación de origen CHAMPAGNE (CHAMPAÑA) fue reconocida como tal mediante la Resolución 53516 del 5 de septiembre de 2013, otorgándose el Certificado 118.

La denominación de origen CHAMPAGNE se aplica únicamente a los vinos que cumplan las condiciones que establecen las normas que regulan la denominación de origen mencionada. Vincorte es productora, comercializadora e importadora de bebidas alcohólicas las cuales distribuye en todo el territorio colombiano. Como parte de su repertorio, Vincorte promociona a través de su página web vinos con las marcas MOSTELO, CONFORTI y PARRANDA, acompañando a dichas marcas la expresión “Bebida embriagante sabor artificial” y la denominación de origen “CHAMPAÑA (CHAMPAGNE)” vulnerando el Derecho de Propiedad Industrial. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Proceso 474-1P-2016 Argumentos de la contestación de Vincorte No ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante. Si bien reconoce que utiliza el sabor “CHAMPANÑA”; ello no se encuentra prohibido. Pese a que la expresión “CHAMPAÑA” es una denominación de origen, esta se ha vulgarizado hasta volverse descriptiva, usual y genérica.

Así, en Colombia, dicha expresión se ha venido utilizando para identificar aquellos productos envasados en botellas de vidrio grueso con determinados colores y capacidad. La palabra que actualmente se puede apreciar en su página web no es “CHAMPANA”, sino ESPUMOSO. Cuenta con registros sanitarios y marcarios de los signos MOSTELO, CONFORTI y PARRANDA, los cuales distinguen bebidas embriagantes.

Dichos registros incluso son anteriores a la fecha en que se reconoció en Colombia la denominación de origen en la que se fundamenta la denuncia. El mercado al cual se encuentran dirigidos sus productos es distinto al de la denunciante. Inclusive el precio de los productos de ambas empresas es diferente. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinal, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) ¿Es necesario para la declaratoria de una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre denominaciones de origen que sea demostrado que el uso genera confusión? (ii) ¿Puede una denominación de origen contener elementos genéricos o descriptivos? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.” 3 “SS Proceso 474-1P-2016 Procede interpretar el Artículo 214 solicitado por la Entidad consultante, toda vez que es materia de la controversia.

Adicionalmente, de oficio procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 215? de la norma antes citada, toda vez que el mismo versa sobre vinos y bebidas espirituosas, conforme al caso materia de interpretación. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Protección jurídica de las denominaciones de origen. Protección especial para denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas espirituosas.

Preguntas formuladas por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 1.1. 1.2. 1.3. Protección jurídica de las denominaciones de origen En el proceso interno se discute la existencia de un presunto uso no autorizado por parte de Vincorte de la denominación de origen “CHAMPAGNE (CHAMPAÑA)' reconocida en Colombia mediante Resolución 53516 del 5 de septiembre de 2013, por lo que resulta pertinente analizar el ámbito de protección de las denominaciones de origen en la norma comunitaria.3 El Artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido.

La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 215.. Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se ulilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", “tipo”, "estilo", “imitación” u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro pais, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo Pais Miembro durante 10 años como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.” Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 76-1P-2007 del 15 de julio de 2007.

S ” ) 1.4. 2.1 2.2 Proceso 474-1P-2016 autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación de origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial.

Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, oO como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares. Protección especial para denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas espirituosas En el proceso interno se discute la existencia de un presunto uso no autorizado por parte de Vincorte de la denominación de origen “CHAMPAGNE (CHAMPAÑA)”, denominación que identifica a productos dentro de la categoría de vinos o bebidas espirituosas, por lo que resulta pertinente analizar la protección especial que la norma comunitaria le otorga a esta categoría de productos.

Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, la jurisprudencia del Tribunal* considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas basándose, de manera general, en la normativa comunitaria europea (Artículo 2 del Reglamento de la CE 110/2008).

En el campo de las denominaciones de origen esto es Ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 120-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. Reglamento CE 110/2008 “Artículo 2.- Definición de bebida espirituosa 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espírituosa» la bebida alcohólica: a) destinada al consumo humano; b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares; c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol; d) producida: i) bien directamente, mediante: — la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo nalural, y/o — la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agricola y/o destilados de origen agricola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o — la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo 1 y/u olros productos agricolas y/o alimenticios al alcohol etilico de origen agrícola y/o a destilados de origen agricola y/o a bebidas espiriluosas según la definición del presente Reglamento, li) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos: — otras bebidas espirituosas, y/o 5 á 2.3 2.4 2.5 2.6 Proceso 474-1P-2016 muy importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales.

Este Tribunal observa que una “bebida espirituosa” no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide “lógicamente” hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico.

Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características: a) Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%. b) Destinada al consumo humano. c) Con cualidades organolépticast particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. d) Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agricolas. e) Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas.

El Artículo 215 de la Decisión 486 establece una protección ampliada para aquellas denominaciones de origen que identifiquen a vinos o bebidas espirituosas, disponiendo que los países miembros prohiban la utilización de dichas denominaciones de origen en los productos del género señalado, incluso a pesar de que se haga la aclaración de que el producto ofrecido no es de la procedencia geográfica de la denominación de origen, o así se utilicen expresiones tales como.” o "o "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Asimismo, el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) — alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u — otras bebidas alcohólicas, y/o — bebidas. 2. No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207” REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “organoléptico”: Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. 6 a 2.7 2.8 2.9 Proceso 474-1P-2016 k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. (.)” En el mismo sentido, la jurisprudencia de este Tribunal” ha señalado que lo primero que se observa de la lectura de este artículo es la prohibición de registro de un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad en cuestión, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario. La anterior disposición recoge la previsión contenida en el Artículo 23.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 23.- Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

( ) 2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”.

(.)". El Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486 viabiliza que los paises miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. 2.10 Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente: “Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort').

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un LA il Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. 7 A + Y Proceso 474-1P-2016 nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”.* (Subrayado agregado) 2.11 De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que los Literales j) 3.1. 3.2. y k) del Artículo 135 de la Decisión 486, siguen la misma lógica de los Artículos 22 y 23 del ADPIC; es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una especifica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas.

Preguntas formuladas por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal mo brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Es necesario para la declaratoria de una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre denominaciones de origen que sea demostrado que el uso genera confusión? No, toda vez que para la configuración de la infracción bastaría el uso no autorizado de la denominación de origen. De conformidad con lo establecido en el Artículo 214 de la Decisión 486, para que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial respecto de las denominaciones de origen es necesario que se verifique “el uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión” (subrayado agregado); esto es, confusión entre un uso autorizado y uno no autorizado.

¿Puede una denominación de origen contener elementos genéricos o descriptivos? Las denominaciones de origen se caracterizan por presentar en su conformación, elementos que indican el lugar geográfico de la procedencia del producto, lo que implica que si pueden contener términos descriptivos; asimismo, presentan el nombre del producto que identifican, de lo que se infiere que también pueden contener elementos o términos genéricos.

Organización Mundial del Comercio (OMC). Notas informativas “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”. En: https: //www.wto.orq/spanistitratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm_(Consulta: 14 de marzo de 2017) 8 Proceso 474-1P-2016 A modo de ejemplo se pueden mencionar algunas denominaciones de origen declaradas en los países miembros de la Comunidad Andina: Maíz Blanco Gigante Cusco (Perú), Café de Galápagos (Ecuador), Quinua Real del Altiplano Sur de Bolivia (Bolivia), Café de Colombia (Colombia), entre otras.

En dichas denominaciones se pueden apreciar tanto elementos genéricos (café, malz, quinua) como descriptivos (blanco gigante, real). Es importante diferenciar el uso de términos genéricos y descriptivos en denominaciones de origen; de la prohibición del uso exclusivo de los términos genéricos y descriptivos en marcas, estipulado en los Literales f) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-173870, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / J ( ¡Y al Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 474-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros — Glistav$ ! PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10