N' TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso: 383-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante + 2012-00119 Referencia: Marcas involucradas QUAKER QUAKEROL (denominativa) y QUAKER STATE (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2933 del 30 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00119; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante E QUAKER CHEMICAL CORPORATION = 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 383-1P-2016 Demandado S SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: QUAKER STATE CORPORATION Hechos relevantes. El 15 de octubre de 1992, QUAKER CHEMICAL CORPORATION (en adelante, QUAKER CHEMICAL) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa)! para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.? La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 391 del 9 de noviembre de 1993.
El 22 de diciembre de 1993 QUAKER STATE CORPORATION (en adelante, QUAKER STATE) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca QUAKER STATE (denominativa), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 111851, para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 1932 del 31 de enero de 1996 declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa).
QUAKER CHEMICAL interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 1932.* Por Resolución 25839 del 28 de noviembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 1932. Expediente administrativo 92 369293. Clase 4: aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales); lubricantes; compuestos para concentrar el polvo, compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y materias para alumbrado; velas, bujías, lamparillas y mechas; especialmente, composiciones que contienen hidrocarburos derivados del petróleo químicamente transformado y mezclas de hidrocarburos usados en la laminación de metales como agente limpiador, lubricante y protector durante la manufactura, procesamiento o fabricación de acero o metal.
Clase 4: aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materia de alumbrado; bujías, mechas. No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 2 Proceso 383-1P-2016
2.7. QUAKER CHEMICAL mediante escrito de fecha 10 de febrero de 1998 limitó los productos a distinguir con el signo solicitado a: “composiciones que contienen hidrocarburos derivados del petróleo químicamente transformado y mezclas de hidrocarburos usados en la laminación de metales como agente limpiador, lubricante y protector durante la manufactura, procesamiento o fabricación e acero industrial”, de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; la cual no fue aceptada por la SIC.
2.8. QUAKER STATE mediante escrito del 15 de julio de 1998 se desistió de la oposición presentada contra el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa). 2.9. Por Resolución 14146 del 30 de junio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 1932. 2.10.QUAKER CHEMICAL mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2012 presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas.* 2.11.La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. 2.12.El 26 de noviembre de 2012 la SIC de la República de Colombia, presentó escrito de contestación a la demanda. 2.13.
Según Providencia de fecha 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso. 3. Argumentos de la demanda de QUAKER CHEMICAL
3.1. QUAKER QUAKEROL (denominativa) es suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 3.2. El término QUAKER, incluido en los signos en controversia, no puede ser tomado en consideración al momento de realizar el análisis de Es importante señalar que las resoluciones 1932 del 31 de enero de 1996, 25839 del 28 de noviembre de1996 y 14146 del 30 de junio de 2000 fueron emitidas por la SIC bajo los alcances de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Cabe precisar que QUAKER CHEMICAL señala en el referido escrito que las Resoluciones 25839 y 14146 le fueron notificadas el 23 de noviembre de 2011 3 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. 44. Proceso 383-1P-2016 confundibilidad, ya que es un término de uso común e inapropiable en el mercado. El término QUAKER se refiere a la forma común en que es conocido el estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, siendo un término utilizado por la mayoría de las sociedades existentes bajo las leyes de dicho estado.
Al observar los elementos adicionales y distintivos presentes en las marcas enfrentadas, presentan diferencias desde el punto ortográfico, fonético y gráfico, pudiendo estas coexistir. QUAKER QUAKEROL presenta elementos y caracteristicas que la hacen novedosa y suficientemente distintiva, pudiendo ser individualizada y recordada por los consumidores.
La marca solicitada no es semejante con la marca QUAKER STATE desde el punto de vista ortográfico, gráfico y visual, toda vez que la denominación QUAKEROL le proporciona una impresión y recordación completamente diferente en el público consumidor. Las marcas enfrentadas identifican productos de distinta naturaleza que no presentan conexión competitiva y no son comercializados en el mismo mercado.
Los consumidores de los productos identificados con la marca QUAKER QUAKEROL son selectivos y especializados, por lo que prestan una especial atención al momento de adquirir los productos de su necesidad. Las marcas en conflicto pueden coexistir pacificamente en el mercado por identificar productos que tienen naturaleza y finalidades distintas.
Argumentos de la contestación de la sic La marca QUAKER QUAKEROL (denominativa) reproduce en gran parte a la marca QUAKER STATE (denominativa). El término QUAKEROL no logra disimular las semejanzas ortográficas y fonéticas que se presentan en las marcas objeto de análisis. Las estructuras de las marcas hacen que fonéticamente se pronuncien totalmente igual.
Los productos que identifica QUAKER QUAKEROL comparten la misma naturaleza y canales de comercialización que los identificados por la marca QUAKER STATE. Proceso 383-1P-2016 4.5. Entre los productos que distinguen los signos en controversia existe 1.1. conexión competitiva, lo que impediría al consumidor diferenciar entre una y otra marca.
Argumentos del tercero interesado, QUAKER STATE No obra en el expediente argumentos de QUAKER STATE. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el proceso se tramitó bajo los alcances de la Decisión 344, en ese sentido se interpretará de oficio el Literal f) del Artículo 82 y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas compuestas.
Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(.J7 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 383-1P-2016 que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.* El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.? El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”." Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa reguiando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis 10 Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-1P-2014 del 10 de setiembre de 2014.
Ibídem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero del 2004 6 1.7. 1.8. Proceso 383-1P-2016 por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: *( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarío. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 1 Por otro fado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.
A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en matería de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los ”“ Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95, caso “CANALI", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-1P-2003, Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 965, de 8 de agosto de 2003. 7 1.9. 2.1.
Proceso 383-1P-2016 derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, sí el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. * En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 12 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-1P-2005. de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005. 8 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 383-1P-2016 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro 0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver especificamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos O servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos O servicios que ambos pretenden distinguir.
Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido 9 2.7. 2.8. Proceso 383-1P-2016 registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. c) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
Igualmente, se debe verificar que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 10 2.9.
Proceso 383-1P-2016 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.10.
Se deberá proceder a verificar si el cotejo se realizó conforme a las reglas 3.1. 3.2. 3.3. y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar error en el público consumidor. Comparación entre marcas denominativas compuestas Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre el signo solicitado QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.** Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 Ibidem 11 3.4. Proceso 383-1P-2016 compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.** En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:** a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. [Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas”.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. ** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado 15 vr 13 Ibidem. Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2016 de fecha 26 de agosto del 2016, p. 17 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej. de, no, yo, el, ar, -S, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 12 AS 3.5. c) d) e) Proceso 383-1P-2016 con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:!? a) b) a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente dei consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor, Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 13 3.6. 4.2. 4.3.
Proceso 383-1P-2016 f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En ese sentido, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. En el presente caso QUAKER CHEMICAL señala que el término QUAKER no puede ser tomado en consideración al momento de realizar el examen de confundibilidad, ya que es un término de uso común e inapropiable en el mercado.
Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) hi) consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes O usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una 14 4.4. 4.5. Proceso 383-1P-2016 fuerza limitada de oposición, ya que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.” No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, ta percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. *! En tal sentido, se debe determinar si el termino QUAKER es o no de uso común en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.4. precedente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00119, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros mu [ ( v MAGISTRADA 20 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 15 Proceso 383-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. A y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 6 stav dl _ PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16