<= TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 485-IP-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia 2013-00032 Signos involucrados: BEISBOL (mixto) y FIGURATIVA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 4201 del 19 de septiembre de 2016, recibido vía correo electrónico el 19 de septiembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00032; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2.1. 2.2. Proceso 485-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SiC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S Hechos relevantes El 8 de junio de 2010, BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante BEISBOL DE COLOMBIA), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo BEISBOL (mixto)! para proteger productos comprendidos en la Clase 3? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619, de 10 de agosto de 2010 PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante PRODUCTOS FAMILIA) presentó oposición a la solicitud de registro del signo BEISBOL, con fundamento en su marca registrada FIGURATIVA? que protege productos de la Clase 3* de la Clasificación internacional. lo) | Expediente interno 2010-68535.

Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. Certificado 316636. Clase 3.- preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 485-1P-2016 El 25 de febrero de 2011, mediante Resolución 10772, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió declarar infundada la oposición presentada, y en consecuencia, conceder el registro del signo BEISBOL (mixto). Dentro del término legal, PRODUCTOS FAMILIA interpuso Recurso de Reposición5 y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 10772.

El 28 de abril de 2011, mediante Resolución 22403, la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 10772. El 28 de agosto de 2012, mediante Resolución 50813, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 10772 de 25 de febrero de 2011.

De manera oportuna y dentro del término legal establecido, PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derechof$ en contra de las Resoluciones 10772, 22403 y 50813 que negaron el registro del signo solicitado. El 30 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) la Decisión 486.

Argumentos de la demanda de nulidad formulada por PRODUCTOS FAMILIA La Administración al expedir los actos administrativos impugnados, violó la disposición del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En el caso concreto, el examen comparativo, debe centrarse en las figuras geométricas, tomando en cuenta que este es el elemento único y protegido de la marca figurativa previamente registrada.

Para el cotejo marcario, deben tomarse en cuenta las semejanzas, antes que las diferencias, pues respecto de sus semejanzas surge el riesgo de confusión. 5. 6 Revisado el expediente, no se pudo determinarla fecha de presentación del Recurso. Dela revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 485-1P-2016 Es un error establecer como un factor de diferenciación el elemento denominativo del signo solicitado. Al ser la marca previamente registrada una marca figurativa, debe prescindirse del elemento denominativo BEISBOL del signo solicitado, al momento de realizar el respectivo cotejo. Los signos en conflicto, son confundibles en la medida que el signo solicitado, reproduce la marca registrada.

Los signos confrontados, están destinados a proteger los mismos productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC Legalidad de las resoluciones emitidas. Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben tener fuerza distintiva que les permita diferenciarse de otras marcas que coexisten previamente en el mercado.

Para que exista riesgo de confusión o asociación, es preciso que concurran dos circunstancias, la primera hace referencia a los signos entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. La segunda se refiere al análisis de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Al observar los signos en controversia, se concluye que el elemento denominativo del signo solicitado es preponderante en su conjunto, por cuanto es la palabra la cual causa mayor impacto en el consumidor, por ser aquella la que permite un concepto y la que el consumidor usaría para pedir los productos protegidos con este signo. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de BEISBOL DE COLOMBIA Las Resoluciones que conceden el signo solicitado se ajustan a derecho y fueron emitidas en observancia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Comparados los signos en conflicto, se observa que los mismos presentan diferencias suficientes que permiten que los signos puedan ser diferenciados en un mismo mercado, toda vez que transmiten ideas distintas. El carácter distintivo del signo mixto BEISBOL está determinado por el conjunto de elementos que lo componen, los cuales mo pueden 4 Proceso 485-1P-2016 desintegrarse porque cada uno contribuye a otorgar distintividad al conjunto. 5.4.

Al ser el signo solicitado un signo mixto, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina aplicable, es el elemento denominativo el preponderante y de mayor relevancia. 5.5. Existen varias marcas registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado, cuyo elemento denominativo se encuentra dentro de un recuadro, como son ELITE, GLADE, LOZA LIQUID, SUAVE, SCOTT, entre otras.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. — La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4867 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y figurativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Como en el proceso interno se discute si entre el signo mixto BEISBOL y la marca figurativa son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), establece que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara a indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

¡505 5 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 485-1P-2016 indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y, el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee'0. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguates, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. Proceso 397-1P-2015. SS 1.6. 1.7. Proceso 485-1P-2016 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica!!.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante1?2, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*3: 1.7.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor $“ 12 13 Ibídem. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 1.7.3. 1.7.4.

Proceso 485-1P-2016 difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) b) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc, 1* Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracteristicas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que 14 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. $ Y Proceso 485-P-2016 desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 15 1.8. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. 2. Comparación entre signos mixtos y figurativos En el presente caso, el cotejo marcario se centra en signos de naturaleza mixta y figurativa, por lo que es pertinente analizar el siguiente tema. 2.1.

Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera que cuando se compara un signo mixto y uno figurativo, se debe determinar cuál es el elemento característico de los mismos. *6 LE Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016 Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP- 2011 “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, sí el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. 18, Ahora bien, sí se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominalivo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; sí se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

Proceso 485-1P-2016 2.2. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una 2.3. 2.4. gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.3.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?”. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figuraliva: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figuralivas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ( )” Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 Proceso 485-1P-2016 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 2.4.2.

Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.5.

Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. 2.6. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión??, 2.7.

En este orden de ideas, se deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos enfrentados, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00032, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 18 Ibídem. 11 Proceso 485-1P-2016 / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / ES | 7 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gústayo Garcig/Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12