TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso B 493-IP-2016 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante B Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante E 17811-2013-3099 Referencia B Marcas involucradas FRUTIKAS (denominativa) y KAS (mixta) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7469-S-TDCA-N"1-CCH del 19 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 20 de septiembre del 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, asimismo, del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013- 3099; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: International Kas, AG 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 493-1P-2016 Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial Confites Magus CIA LTDA Procurador General del Estado Hechos relevantes El 13 de noviembre de 1991, mediante Expediente 28648/91, CONFITES MAGUS CIA LTDA (en adelante, CONFITES MAGUS) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (en adelante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) el registro del signo FRUTIKAS (denominativo), para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad industrial, el 3 de julio de 1992, INTERNATIONAL KAS, AG (en adelante, INTERNATIONAL KAS) formuló observación contra la citada solicitud de registro por considerar que dicho signo resultaba confundible con su marca registrada KAS y logotipo (Certificado 596-88) que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza!.
Mediante Resolución 0943062 del 22 de marzo de 1995, notificada el 27 de marzo de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación formulada por INTERNATIONAL KAS; y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado FRUTIKAS al considerar que entre las marcas en conflicto no existían semejanzas y por lo tanto no existia posibilidad de riesgo de confusión. El 2 de agosto de 1995, INTERNATIONAL KAS formuló recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución 0943062 del 22 de marzo de 1995.
En septiembre de 1995?, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS. El 27 de septiembre de 1995, el Procurador General del Estado contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS. El 27 de marzo de 1998, CONFITES MAGUS contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS.
No es posible verificar cuáles son los productos de la Clase 32 que distingue la marca base de oposición inscrita a favor de INTERNATIONAL KAS. Del escrito de contestación no es posible verificar la fecha exacta de presentación. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 5.1. Proceso 493-1P-2016 Mediante Auto del 4 de abril de 2016, el Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial.
Argumentos del recurso subjetivo de INTERNATIONAL KAS Existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado FRUTIKAS en la Clase 30 y los productos de la Clase 32 que distingue su marca registrada KAS y logotipo. En efecto, se trata de productos de consumo humano. Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas y fonéticas, de tal manera que su coexistencia produciría riesgo de confusión en el público consumidor.
Por lo mismo, la marca solicitada FRUTIKAS no es suficientemente distintiva, siendo que el prefijo FRUTI significa fruta y no le da distintividad. La Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente al momento de presentar las observaciones y la Decisión 344, vigente desde el 1 de enero de 1994, que rige los aspectos referentes al derecho marcario, prohiben el registro de marcas que puedan confundirse con marcas registradas o cuyo registro se ha solicitado antes.
Lo que ha hecho la empresa solicitante es anteponer a la denominación KAS el prefijo FRUTI con el fin de evitar el riesgo de confusión, sin conseguirlo. De otorgarse el registro de la marca FRUTIKAS, el público consumidor podría asociar los productos distinguidos por esta con su empresa, atribuyéndole a los productos distinguidos por ambas marcas el mismo origen empresarial, situación que causaría graves perjuicios a su empresa, quien es la propietaria legítima de la marca KAS y logotipo.
Argumentos de la contestación del Director Nacional de Propiedad industrial La Resolución 0943062 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es válida y legal. La marca FRUTIKAS, solicitada a registro, no contraviene ninguna disposición legal, no existiendo posibilidad de confusión entre las marcas FRUTIKAS y KAS. Argumentos de la contestación del CONFITES MAGUS Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 3 5.2. 6.2. 6.3.
Proceso 493-1P-2016 Señaló que se excepcionaba en la demanda propuesta, en las pretensiones del actor, conducentes a obtener la declaración de ilegalidad del acto administrativo y la consecuente abstención de registro de marca, basándose en la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la cual de manera determinante rechazó la pretendida observación propuesta por INTERNATIONAL KAS, merced a que entre las marcas KAS y FRUTIKAS no existe semejanza alguna en lo fonético, auditivo, ni visual y que por lo tanto se considera que no cabria la posibilidad de confusión en el público consumidor.
Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Improcedencia de la demanda en cuanto impugna una resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial con apego al trámite previsto para las observaciones por la Decisión 344, Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito para conocer y resolver la pretensión de pago de supuestos daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el Literal b) del Artículo 6 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, del Artículo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena?. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(-.J” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 4 o NAON= Proceso 493-1P-2016 Al respecto, no procede la interpretación del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina ni del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca.
Unicamente, procede la interpretación del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De la revisión de los actuados y teniendo en cuenta los antecedentes, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio las normas establecidas en el Literal f) del Artículo 58 y el Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La norma comunitaria en el tiempo.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Criterios generales para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marca evocativa. p susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) tas palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monagramas, retratos, eliquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolluras; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-J” Decisión 85 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
( J” “Artículo 68.- El registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase. Para registrar una marca en varias clases se requerirá solicitudes separadas para cada una de ellas, deberán pagarse los derechos respectivos y su tramitación se hará en forma independiente. Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957.
Los Paises Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo”. 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 493-1P-2016 Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional! de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La norma comunitaria en el tiempo Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.5 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.£ El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”? Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-1P-2014 del 10 de setiembre de 2014.
Ibídem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero del 2004, 6 1.6. 1.7. Proceso 493-1P-2016 quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.? Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-1P-2003.
Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 965, de 8 de agosto de 2003. 7 Proceso 493-IP-2016 1.8. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.10, El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a Tas disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.2 E) Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005 de 28 de SN abrit de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005. 8 y LE Proceso 493-1P-2016 1.11.
En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud Referencia al Artículo 58 de la Decisión 85 y al Artículo 83 de la Decisión 344 En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) es confundible o no con la marca registrada KAS (mixta), es pertinente analizar el Artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal f), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero O solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
(.J” La marca confiere al titular el derecho exclusivo a su uso —para diferenciar artículos o servicios— y al permitirse que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a confusión a los consumidores sobre los productos y servicios que protegen, no se está cumpliendo con esa función de la marca, como es la diferenciadora, la que “protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”, El Literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios comprendidos en la misma clase.
Esta norma establece una protección que se enmarca dentro de la regla de la especialidad, la que permite que sobre un mismo signo recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de esas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. La “semejanza” entre dos signos, o el simple concepto de semejanza que difiere al de “idéntico”, presupone que entre los objetos o términos comparables existen elementos comunes y factores diferenciados que pueden provocar la confundibilidad.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 09-1P-94 del 24 de marzo de 1995. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 493-1P-2016 La identidad y la semejanza entre marcas, deviene en su confundibilidad, aspecto que se contrapone con la existencia de los requisitos esenciales del signo —la fuerza distintiva— y en esa virtud el amparo legal para el registro desaparece.
La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva!!.
El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo en el consumidor, el error sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.
Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “error en el público consumidor”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”. La existencia de este error, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.
La confusión, en términos generales, se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios vendidos con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes. 2.10.
Sobre este punto procede remitirse a la jurisprudencia del Tribunal dictada a raiz de las Interpretaciones Prejudiciales 1-1P-87, 2-1P-94 y 5-1P-94, en razón de que tanto en el Literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 como en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 34412 se dispone que no “1 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 2-JP-94, GO N* 163 del 12 de septiembre de 1994, Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 10 Proceso 493-1P-2016 podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros puedan producir confusión generando error en el público consumidor.
El Tribuna! ha manifestado lo siguiente: “..Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado.
La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64). Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (articulo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar "3, 2.11.La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del error en el público consumidor por la confusión existente.
Esta confusión puede ser de dos clases: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. 2.12.La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos: el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor;
“o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”11, Referencia al Artículo 136 de la Decisión 486 2.13.La Corte consultante ha solicitado la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: 13 14 (J Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-1P-87 del 3 de diciembre de 1987.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 144, 11 Proceso 493-1P-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.14.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 15 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.15.Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 2.16.Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 2.17.Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:16 15 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-1P-2015 del 25 de julio de 2016. 16 Ibídem. 12 Proceso 493-1P-2016 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.18.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso 3.1. 3.2. 3.3. concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Criterios generales para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) es confundible o no con la marca registrada KAS (mixta), es pertinente observar los criterios de cotejo.
Uniformemente se ha admitido que uno de los puntos más difíciles y arduos dentro del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al consumidor al riesgo de confusión??. La complejidad sobre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por este Tribunal, así por ejemplo, en el Proceso 1-IP-87 del 3 de Diciembre de 1987, señaló que: “Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995. 13 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 493-1P-2016 respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta”.
Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Reala 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas", La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, además de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que 18 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio.
Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 14 Proceso 493-1P-2016 el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 3.10.Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que “Ya 3.11. 4.2. 4.3. similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) y la marca registrada KAS (mixta), es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan 19 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 09-1P-94 del 24 de marzo de 1995. 15 4,4, Proceso 493-1P-2016 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.20 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial,?1 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?2 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (li) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?3, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.?24 20 21 23 24 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
De modo referencial ver Proceso 129-1P-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero, Unidad 16 Proceso 493-1P-2016 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FRUTIKAS (denominativo) y la marca registrada KAS (mixta).
Para dicho análisis, se deberán tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marca evocativa Como en el proceso interno, INTERNATIONAL KAS señaló que la marca solicitada FRUTIKAS no es suficientemente distintiva, siendo que el minima de significado.
La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 17 5.2. 5.3 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 493A1P-2016 prefijo FRUTI significa fruta, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.
Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.25 Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?26 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.27 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación FRUTI en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 25 26 27 De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.
Ibidem. Ibidem. 18 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Proceso 493-1P-2016 Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que INTERNATIONAL KAS ha señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema.
Referencia al Artículo 68 de la Decisión 85 De acuerdo con el artículo 68 de la Decisión 85, "el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase". Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclátor oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos.
La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado. Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o especifica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase del nomenciátor (art. 68).
No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros. Esta regla general de la especialidad, como se ha visto, no se aplica en el caso de la marca notoria, la que en virtud de lo dispuesto en el art. 58, g) de la Decisión 85 está especialmente protegida, más allá de tal límite, contra el riesgo de confusión entre el producto o servicio amparado con la marca y otros productos o servicios “idénticos o similares", así éstos tengan una diferente clasificación en el nomenclátor.
O sea que la afinidad o similitud a la que se extiende la tutela de la marca notoria siempre que haya sido registrada en el país o en el exterior es fenómeno real y no formal, que tiene en cuenta las caracteristicas del producto o servicio y no su pertenencia a una determinada clase en la clasificación oficial o nomenclátor. Esta, o sea “la clase”, limita entonces la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad (art. 58, f), pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida.
De igual modo, la pertenencia a una misma clase -verdad formal- no sirve para demostrar la similitud -verdad real- entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, con gran razón no distingue entre clases sino entre productos. Conviene advertir, de otro lado que, “a contrario sensu”, la tutela especial a la marca notoria no se extiende a productos diferentes o dispares, entre los cuales no quepa una convergencia competitiva, así se encuentren en la misma clase.
Si los productos, de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del 19 6.5. 6.6. 6.7. Proceso 493-1P-2016 consumidor no se requiere, por supuesto, que los distinga una marca. De no ser así, el derecho de marca resultaría prácticamente ilimitado, con todas las perturbaciones en la regulación del comercio que ello lógicamente implicaría. Al apreciar la similitud real entre productos debe tenerse en cuenta, obviamente, el punto de vista del consumidor.
El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación práctica y el de su utilización normal, pues de estos aspectos suele depender básicamente el posible riesgo de confusión. Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse y que es lo que se trata de evitar.
La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aun su misma presentación, tienen sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos, Igual criterio deberá seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por si permiten una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca.
En cuanto al nomenclátor, debe observarse que el artículo 68 de la Decisión 85 dispone: “Los Países Miembros se comprometen a adoptar la Clasificación Internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957. Los Paises Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo” (Incisos 2. y 3).
Esta clasificación común de las marcas, ordenada en los anteriores términos por el derecho comunitario, es sin duda de gran importancia para facilitar la aplicación uniforme de las normas de la Decisión 85 sobre protección al derecho de marca en la Subregión. Referencia al Artículo 151 de la Decisión 486 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.28 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 20 Proceso 493-1P-2016 6.8. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?22 6.9.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 21 Proceso 493-1P-2016 complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De to contrario, sí habrá conexión competitiva.
Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.
Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.10. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3099, la que deberá 22 Proceso 493-1P-2016 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ul.-L- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | l p] Vd (mz UM A _E lr e Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ——Gustayg Sarcta/Btto PRESIDENTA SECRETARÍO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23