Sy TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo del 2017 Proceso: 257-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente Interno del Consultante: 304/2008 Referencia: Signos involucrados: SUAVITY (denominativo) y SUAVITEL (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio C.A.C. 090/2015 del 13 de mayo del 2015, recibido por este Tribunal vía courier el 28 de mayo del 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 304/2008); y, El Auto de 12 de noviembre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Colgate Palmolive Company Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 257-1P-2015 Hechos Relevantes. El 10 de noviembre del 2005, Industria de Comercio Santa Thereza Ltda. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) el registro como marca del signo SUAVITY (denominativo) para identificar productos en la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)!.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia N* 2878?, Colgate Palmolive Company (en adelante, Colgate) formuló oposición en contra de! registro solicitado sobre la base de su marca previamente registrada SUAVITEL (denominativa) para distinguir “suavizador de tela” de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 11 de mayo del 2007, la Dirección de Propiedad Industrial SENAPI mediante Resolución 203/07 resolvió declarar infundada la oposición planteada por Colgate y concedió el registro de la marca SUAVITY (denominativa). El 5 de julio del 2007, Colgate presentó recurso de revocatoria. El 3 de agosto del 2007, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió la Resolución 051/2007, mediante la cual resolvió el Recurso de Revocatoria formulado, rechazando el recurso planteado y confirmando la Resolución 203/07 de 11 de mayo de 2007.
El 18 de septiembre del 2007, Colgate interpuso recurso jerárquico. El 24 de enero del 2008, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI procedió a emitir la Resolución J-004/2008, mediante la cual resolvió el Recurso Jerárquico formulado, mismo que rechazó el recurso planteado y confirmó la Resolución 203/07 de 11 de mayo de 2007. Colgate presentó Demanda Contencioso Administrativa.
Mediante Resolución 42/2015 de 3 de febrero de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Clase 3: *( ) Cremas hidratantes para cuerpo y rostro — Cremas humectantes; desodorantes personales — Crema y Rol! On;
Cremas para pies; Cremas para manos; Cremas para cara; Jabones líquidos de baño; Aceite corporal; Champues para cabello; Acondicionadores capilares; Jabones de baño; Máscaras de (tratamiento capilar; Gel capillar; Gel hidratante corporal; Suero capillar — “mouses de bálsamo; lociones, tónicos y cremas para el cuidado y tratamiento del cabello”.
Exfoliador facial y limpiador facial; Espuma para baño; Perfumes y colonias-desodorante o aguas de colonia; Sales de baño; Almohadillas perfumadas". 2 25 de abril de 2006. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. Proceso 257-1P-2015 Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa Colgate en su Demanda Contencioso Administrativa expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: El signo solicitado a registro no cumple con el requisito de distintividad al evidenciarse la existencia de una similitud con su marca registrada, lo que provocaría confusión en el público consumidor.
Se comprueba fácilmente que el signo solicitado presenta gran semejanza con la marca de Colgate, generando así con ella una identidad visual, gráfica e ideológica que, en caso de concederse su registro, el consumidor caería en error, sería engañado cuando aprecie las marcas en su conjunto pues tendría la creencia de que se trata del mismo titular.
Se ha demostrado evidentemente que entre los vocablos SUAVITY y SUAVITEL, tan solo hay diferencia en las terminaciones entre una y otra de las letras “EL” y “TY”, aspecto que las autoridades administrativas del SENAPI reconocieron en la Resolución 05172007, esto es, que Industria de Comercio Santa Thereza Ltda. tan solo tuvo que reemplazar dos letras y adjudicarse el reconocimiento que adquirió la marca SUAVITEL con el público consumidor.
En ninguna de las Resoluciones fueron considerados los criterios doctrinales en lo referente a lo que debe entenderse por confusión. Cada una de las Resoluciones sostiene que el signo SUAVITY (denominativo) cuenta con la distintividad requerida para ser considerada como marca, pese a ser evocativa de muchos productos. El signo SUAVITY (denominativo) no cuenta con la distintividad requerida aunque la autoridad demandada haga la diferenciación de distintividad intrínseca o extrinseca ya que se ha demostrado que ésta no cuenta con los elementos diferenciadores que lo distingan de la marca SUAVITEL.
Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El SENAPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Conforme a la causal invocada por la demandante, se han realizado las consideraciones tanto técnicas como legales llegándose a determinar que la solicitud de registro de la marca SUAVITY (denominativa), AS 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 257-1P-2015 cumple con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
El lexema “SUAVI” en productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza como cremas, cosméticos, suavizadores de telas, etc., hacen que la marca sea evocativa. La marca solicitada sí cumple con lo señalado en el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y este análisis estaría incompleto si no se amplía el mismo respecto del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 que establece que un signo no puede ser registrado como marca cuando distingue los mismos productos o servicios en el mercado, determinándose que la solicitud efectuada es para el rubro de cosméticos y la registrada SUAVITEL es para suavizante de tela.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina?, 3 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) b) c) ly) e) y) 9 fas palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, fogolipos, manogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y fos olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; ta forma de los productos, ss envases o envolluras; cualquier combinación de los signos o medíos indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) lo) o) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto 0 al servicio al cual se aplican;
Proceso 257-1P-2015 e) consistan exclusivamente en un signo O indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo O indicación, incluidas las expresiones taudatorias referidas a esos productos o servicios; $ consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma especifica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imniten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o £p) sean contrarios a la ley, a ta moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los lilerales b), e), A, 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca sí quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rólulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asernejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
É Ty» 1.1. Proceso 257-IP-2015 de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 136 restringido a su Literal a) por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto. No se interpretarán los Artículos 134 y 135 pues no se discuten las características que debe poseer un signo para ser registrado como marca y tampoco se hace referencia a alguna de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en la precitada norma.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos denominativos. Los signos evocativos. La conexión competitiva entre productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación En el proceso interno se discute si los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) 9) h) consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, fas palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso, y, constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un nesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la ditución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 257-1P-2015 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca.
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros 4 Y Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P- 2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016.
Ibídem. a, b) d) Proceso 257-IP-2015 elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:$ a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de 5 ibídem. Proceso 257-1P-2015 cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería”. 1.7.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso 2.1. concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos denominativos Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas?: 2.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora Ver Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-JP-2001 del 27 de abril de 2001. A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las preciladas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-A1P-2015, 200-1P-2013 y 438-1P-2015. 2.1.2.
Proceso 257-1P-2015 en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.? Como ejemplo tenemos el lexema “deport” en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!”, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.1.2.1.
Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.1.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.1.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 9 10 RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: da 1. 2. 3. ) m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -8ro. m Gram, Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural”. 10 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 257-1P-2015 2.1.4. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.5. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos SUAVITY y SUAVITEL.
Los signos evocativos El SENAPI en su contestación a la demanda manifestó que el “( ) inicio “SUAVI” en productos de la clase internacional 3 como cremas, cosméticos, suavizadores de telas, etc. Hacen que la marca sea evocaliva, ya que evoca “suavidad” es decir, que el consumidor a través de un proceso deductivo puede llegar a la conclusión que la marca identifica alguna de sus características o finalidades del producto”.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?*! Cosa distinta ocurre cuando el signo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en el prefijo SUAVI que conforma el signo SUAVITY del signo solicitado y posteriormente registrado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario mo existe proximidad entre “signo- 11 Revisar a modo de referencia la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 410-1P-2015, de fecha 25 de febrero de 2015, marcas FRUTIBOM y FRUTI. 31 Proceso 257-1P-2015 producto”, para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos rasgos parecidos.
La conexión competitiva entre productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en “( ) Cremas hidratantes para cuerpo y rostro — Cremas humectantes; desodorantes personales — Crema y Roll On;
Cremas para pies; Cremas para manos; Cremas para cara; Jabones líquidos de baño; Aceite corporal; Champúes para cabello; Acondicionadores capilares; Jabones de baño; Máscaras de tratamiento capilar; Gel capillar; Gel hidratante corporal; Suero capillar — “mouses de bálsamo; lociones, tónicos y cremas para el cuidado y tratamiento del cabello”.
Exfoliador facial y limpiador facial; Espuma para baño; Perfumes y colonias-desodorante o aguas de colonia; Sales de baño; Almohadillas perfumadas” distinguidos por el signo solicitado y posteriormente registrado SUAVITY (denominativo), y, el producto consistente en “suavizador de tela” distinguido por la marca denominativa previamente registrada SUAVITEL (denominativa). 4.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.12 4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, 12 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. la Clasificación Internacional referida en el interior no determinarán la similitud ni 4 disirniti Le vicios indi y nte.” (Subrayado agregado) 12 4.4.
Proceso 257-1P-2015 así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.13 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 Mn Proceso 257-1P-2015 La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d)Los canales de aprovisionamiento, distribución «o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.
Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.1* 4.5.
Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 304/2008, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 14 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializan a través de ferreterias, no por ello existe conexión competitiva entre ambos. 14 Proceso 257-1P-2015 / A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros — Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO V á LA Hermná mero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO MAGISTRADO De aeñerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
HE, E S / + Y / rd / ELA > Cecilia Luisa Ayllóí Quinteros 3ustav, rela BF PRESIDENTA SECRETARÍO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15