PROCESO: 656-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo del 2017 Proceso: 656-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 05262-2013-0-1801-JR-CA-15 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca BUSSEM y logotipo.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5262-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 3 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante ei cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05262-2013-0-1801-JR-CA-15; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CREACIONES BUSSEM S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN D E PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOP!) DE REPUBLICA DEL PERÚ LA LA LA 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 656-1P-2015 Tercero interesado: ZHEJIlANG BUSEN GARMENTS CO, LTD., DE CHINA Hechos Relevantes.

El 9 de marzo de 2010, ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO, LTD. DE CHINA (en adelante, ZHEJIANG) solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), la cancelación por falta de uso del registro de la marca BUSSEM (mixta)! registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A. para distinguir productos de la Clase 25? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

BUSSEM) El 11 de agosto del 2010, CREACIONES BUSSEM S.A. presentó contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca expresando que ha venido usando la marca todo el tiempo desde que se concedió el registro de la misma, toda vez que con ella se protegen los productos como botas, zapatos y zapatillas de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 1 de diciembre del 2010, mediante Resolución 2525-2010/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de cancelación y en consecuencia resolvió cancelar el registro de la marca BUSSEM (mixta) registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A., señalando que la empresa no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso efectivo en el mercado de la marca de producto BUSSEN y logotipo.

El 21 de diciembre del 2010, CREACIONES BUSSEM S.A. interpuso un Recurso de Reconsideración contra la Resolución 2525-2010/CSD- INDECOPI, del 1 de diciembre del 2010, argumentando que no se han tomado en cuenta ni se han admitido las pruebas presentadas en su oportunidad. El 29 de septiembre del 2011, mediante Resolución 2392-2011/CSD- INDECOPI, se declaró infundado el Recurso de Reconsideración, 1 Certificado No. 15758. 2 *( ) vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas” 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 656-1P-2015 señalando que las pruebas anexadas por CREACIONES BUSSEM S.A. no acreditaban el uso real de la marca BUSSEM. El 25 de octubre del 2011, CREACIONES BUSSEM S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución precedente, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 1002-2013/TPI-INDECOPI del 25 de marzo del 2013, en sentido de confirmar la Resolución 2392-2011/CSD- INDECOPI.

El 2 de julio del 2013, CREACIONES BUSSEM S.A. presentó Demanda Contencioso Administrativa contra el INDECOPI solicitando la nulidad de la Resolución 1002-2013/TPI-INDECOP!I. El 11 de octubre del 2013, ZHEJIANG, en calidad de Tercero Interesado, contestó la demanda interpuesta por CREACIONES BUSSEM S.A. El 15 de octubre del 2013, el INDECOPI presentó su contestación a la demanda incoada en su contra. 2.10.El 26 de noviembre del 2014 mediante Sentencia signada como 2.11 Resolución Siete, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda por considerar que las empresas CREACIONES BUSSEM S.A., COMERCIAL CUORONOVA S.A. y representaciones EL CHARÁN S.A. tienen el mismo representante legal y estarían comprando y vendiendo sus productos entre ellas, por lo que se comprueba que no existe una comercialización de productos de manera consecutiva, continua y pública. -El 10 de diciembre del 2014, CREACIONES BUSSEM S. A. interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia dictada, sustentándolo en que no existió una debida valoración de los hechos y pruebas presentadas. 2.12.

Mediante Auto (Resolución Número Dos) del 19 de octubre del 2015, la 3.1. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la demanda Contencioso Administrativa CREACIONES BUSSEM S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) únicamente una marca es cancelada por el hecho de no haber sido utilizada en el periodo correspondiente (art. 165), sin embargo, la puesta en el comercio de productos distinguidos con la marca impide que se cancele el regístro de marca, declarando INFUNDADA la acción (art. 166)”. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 4.1. 4.2. 4.3.

Proceso 656-1P-2015 “( ) no se observa un marco jurídico que regule las pautas para el establecimiento del uso y/o la prueba que servirá para decir que existe dicho uso efectivo”. “( ) para determinar la forma de probar el uso, que luego determinará que se diga dentro de una resolución que existió el uso y en esa medida no pueda cancelarse la marca, lo único que debe hacer es atenerse a lo expuesto en el punto precedente, ya que, en principio, de las facturas (presentadas en este caso) se sabe que son para efectuar operaciones comerciales, por lo tanto, por su naturaleza ya se encontraba acreditada la publicidad y externalidad de lo que ellas contenían”.

“( ) resulta tan falso lo referido al domicilio fiscal debido a que las empresas con las cuales hemos comercializado nuestros productos, tienen otros domicilios comerciales de los cuales se presume que son para la venta al público final, mientras que nuestra parte también ostenta un domicilio distinto el cual es utilizado para la fabricación de nuestros productos, todos los cuales se encuentran en las fichas R.U.C. de cada uno de nosotros, que en suma reducen a la nada lo expuesto por la Sala”.

“( ) habiéndose contravenido las leyes y al no haberse pronunciado sobre las cuestiones de hecho y derecho planteadas, la resolución motivo de demanda, no solamente resulta ser nula, sino que el procedimiento administrativo en segunda instancia no ha sido un procedimiento regular”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) del análisis de las pruebas aportadas se aprecia que se encuentra acreditado el uso efectivo de la marca registrada BUSSEM y logotipo para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, apreciándose únicamente el uso en la esfera privada de las empresas vinculadas, y no su uso de forma pública y externa del mercado, por lo que no se ha acreditado un uso efectivo en el mercado de la marca registrada”.

“( ) el Tribunal del INDECOP!I efectuó un análisis global de los medios de prueba, los cuales vistos en su conjunto dieron lugar a la conclusión de que el demandante no había usado su marca BUSSEM y logotipo en el mercado nacional, en forma relevante para evitar su cancelación”. “( ) los documentos aportados no hacen sino acreditar que los productos fueron trasladados del lugar donde se les fabrica al lugar donde posteriormente se les distribuiria, no así la comercialización de los mismos a nivel de los usuarios finales.

En este sentido, no se acreditó la 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. Proceso 656-1P-2015 puesta efectiva en el mercado de los productos distinguidos con la marca BUSSEM Y logotipo, en forma pública y externa”. “( ) el INDECOPI ha ajustado su actuación a los principios ( ) de verdad material, presunción de veracidad y de imparcialidad, ( ) en especial, dada la naturaleza trilateral del procedimiento administrativo en protección al consumidor, al principio de la verdad material, de donde debemos colegir que la demanda de CREACIONES BUSSEM S.A. carece de todo sustento”.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero interesado ZHEJIANG en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) las pruebas necesarias a efectos de probar el uso de la marca BUSSEM, y las aportadas por la demandante no cumplieron con las exigencias contenidas en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no acreditan fehacientemente el uso de la marca tal cual fue otorgada”.

“( ) Los medios probatorios deben demostrar un nivel de comercialización acorde con su naturaleza, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad en el tiempo, y en el presente caso, las facturas aportadas para acreditar el uso, emitidas por la empresa Creaciones Bussem a favor de las empresas Negociación El Charán S.A., y Comercial Couronova S.A., no acreditan la comercialización efectiva y real de la marca BUSSEM ni que puestos en el mercado, en las cantidades y modos suficientes de acuerdo a su naturaleza”.

“( ) CREACIONES BUSSEM S.A., NEGOCIACIÓN EL CHARÁN S.A. Y COMERCIAL COURONUVA S.A., tienen el mismo domicilio fiscal declarado a la Sunat y que está consignado en los comprobantes de pago, cuentan con los mismos representantes legales y con los mismos socios fundadores, por lo tanto, es claro que pertenecen a un mismo grupo empresarial”. Argumento de Sentencia de primera instancia El.

Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado en Temas de Mercado, en su sentencia declaró infundada la demanda expresando, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Sí bien es cierto, ( ) la demandante mandó a elaborar cajas de zapatos, plantillas y etiquetas de cuero; empero, dichos elementos probatorios no acreditan su distribución efectiva en el mercado del producto entre el 9 de marzo de 2007 al 9 de marzo de 2010”. 6.2. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

Proceso 656-1P-2015 “( ) la sola transacción comercial efectuada entre Creaciones Bussem S.A. y las empresas Negociación El Charán S.A. y Comercial Couronuva S.A., no acreditarían que los productos con la marca BUSSEM, hayan sido puestos en el mercado, por lo que dichas facturas no resultan pertinentes para acreditar el uso de la marca BUSSEM y logotipo, en forma pública y externa en el mercado”.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación CREACIONES BUSSEM S.A. en su escrito de Apelación expresa en lo principal los siguientes argumentos: “( ) no se ha emitido pronunciamiento sobre los argumentos que nuestra empresa expuso en el escrito de demanda, los mismos que desvirtúan la CANCELACIÓN de la marca de producto BUSSEM y logotipo”. *( ) NO EXISTE NINGUNA FORMA DE SIMULACIÓN, puesto que la ley no restringe que empresas que mantienen un mismo vínculo puedan realizar transacciones entre ellas mismas”.

Se violó “( ) el principio de presunción de veracidad ( ) ya que ( ) las facturas así hayan sido emitidas entre empresas vinculadas, ERAN VERDADERAS TRANSACCIONES, puesto que NUNCA SE DETERMINÓ QUE FUERON FALSAS O ADULTERADAS”. “( ) tampoco se ha tomado en consideración las pruebas complementarias presentadas en el expediente, ya que demuestran actos preparatorios para la efectiva comercialización, debido que a quien compra insumos lo hace para que luego de obtener el producto final se los pueda ponerlos a disposición del público consumidor, lo que se ha demostrado con las facturas”.

“( ) tampoco se ha tomado en cuenta que las empresas a las cuales se les emitió las facturas cuentan con distintos domicilios comerciales”. “( ) si ha existido interrupción del plazo de 3 años dentro del cual nuestra empresa ha comercializado productos de la clase 25 identificados con la marca BUSSEM y logotipo”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

“Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sín motivo justificado fa marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un ficenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a ta fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca 6 Proceso 656-1P-2015 La Corte Consultante ha solicitado expresamente el pronunciamiento del Tribunal sobre: ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar la comercialización de los productos que distingue una marca y probar el uso de esta última? ¿Las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que comparten un mismo domicilio, pueden ser empleadas como prueba de uso de la marca? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de una marca registrada por falta de uso.

Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso. Respuesta a las preguntas formuladas por la Corte Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de una marca registrada por falta de uso 1.1. En los antecedentes del proceso interno, consta que ZHEJIANG solicitó a la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación del registro de la marca BUSSEM (mixta) registrada a favor de CREACIONES BUSSEM S.A. para distinguir “( ) vestidos con inclusión de botas, también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, mi disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”. 7 Proceso 656-1P-2015 zapatos y zapatillas” de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la cancelación de una marca registrada por falta de uso en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

Los parámetros para que opere la cancelación por no uso son los siguientes!: 1.2.1. Oportunidad: La solicitud de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca (segundo párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486). 1.2.2.

Falta de uso: Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la mismas, Ver a modo de referencia el Proceso 592-1P-2015. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que liene su tilutar de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomia de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para ta penetración de mercados determinados, el titutar de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a olra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalia.

El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el litular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre ta misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en fos contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Proceso 656-IP-2015 1.2.3.

El uso real y efectivo de la marca como parámetro de la cancelación: El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma de conformidad con las previsiones del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado.

Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización'. En consecuencia, con el fin de establecer si la marca BUSSEM (mixta) es usada real y efectivamente en el mercado o si por el contrario no lo ha sido, se debe proceder de acuerdo con lo dispuesto en la precitada disposición, empezando por determinar si los productos que ampara la misma marca son de consumo masivo y de uso permanente, o de uso masivo y estacional, o suntuarios y de alto valor económico, para seguidamente analizar de acuerdo con los pruebas obrantes en el proceso, los factores relativos a la cantidad y el periodo de comercialización, lo cual permitirá concluir sí está probado o no el uso real y efectivo, teniendo en cuenta además lo siguiente: 1.2.3.1.

Bienes de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso de la marca en el mercado debe ser de manera ininterrumpida durante los tres años del periodo de evaluación, ya que el público consumidor permanentemente está comprando dichos productos para satisfacer sus necesidades”.

Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: — La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y electivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo to siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el articulo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-Ip-2014) 9 Proceso 656-IP-2015 dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 1.2.3.2.

Bienes de uso masivo y estacional. Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos la evaluación del uso debe ser muy diferente. La Corte consultante deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo de la marca.

Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de una marca que ampara árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si en el periodo de los tres años se usó ampliamente en dicho espacio de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 1.2.3.3.

Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarian su uso.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 1.2.4. La marca usada de una manera diferente en el mercado: El párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, advierte que, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.3. La licencia de uso de la marca.

Uno de los derechos de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la 10 1.4. Proceso 656-1P-2015 autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios, por lo que, para ampliar el campo de acción de una marca determinada o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotaria. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía, por lo que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser observada y controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado, es una cuestión distinta, ya que ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, en el cual, no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de íntegrase, a veces como un elemento esencial, en determinadas 1 Proceso 656-1P-2015 modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello, no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos'?, 1.5.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.6.

Se advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en Uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los productos y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo también un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales, por lo tanto, probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. 1.7.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no 8 MARTÍN ARESTI, Pilar.

La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág, 20. 12 Proceso 656-1P-2015 simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.? 1.8. Lo comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 1.9. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente con parámetros que están relacionados con las cantidades de los productos y servicios disponibles y comercializados, debiéndose tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.9.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 1.9.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.10.Otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad 2 Proceso 22-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1207, de 16 de junio de 2005. 43 1.11. 1.12. 1.13, 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 656-1P-2015 con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Se advierte también que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada; y, 1.12.2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca no hay porqué cancelarla. Por el contrario, si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.

Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca BUSSEM (mixta) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso En el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en 14 2.4, 2.5. 2.6. 2.7.

Proceso 656-1P-2015 consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 2.3.1. Fuerza mayor. 2.3.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Se deben examinar los criterios establecidos por la doctrina para identificar determinadas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, asi: En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.

Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración". Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )" no indemnizable, concluye el Tribunal.

La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( )”. “La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.”10 A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa asi mismo: “ el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.

Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa “suceder y hasta 'ocurrir casualmente”. “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958). 10 GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit Biblioteca Juridica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6* edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. 15 A 2.8. 2.9, 2.10. 2.11. 2.12. 3.1.

Proceso 656-1P-2015 Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”. Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir. * El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ” mientras que, por fuerza mayor “debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o negativo ” ”.

El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido a su examen quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Corte consultante Mediante Auto denominado Resolución Número Dos, de fecha 19 de octubre del 2015, la Corte consultante solicitó expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre: ¿Cuáles son los medios probatorios idóneos para acreditar la comercialización de los productos que distingue una marca y probar el uso de esta última? Antes de dar respuesta a esta y a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 16 Proceso 656-1P-2015 Como dejamos dicho en líneas precedentes, en el Artículo 167 de la Decisión 486 se enuncian algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca, sin embargo, como el listado es únicamente enunciativo y no taxativo, dicho uso se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.2. ¿Las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que comparten un mismo domicilio, pueden ser empleadas como prueba de uso de la marca? Como se ha dicho en anteriores ocasiones, para determinar si una marca ha sido usada o no conforme ha sido registrada, es necesario que delimitemos qué se debe entender por uso de la marca, atendiendo para ello, uno de los principios que inspira el derecho de marca, esto es, el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización, consecuentemente, las transacciones comerciales entre empresas vinculadas que compartan un mismo domicilio?! podrían ser empleadas como prueba de uso de la marca, sin que tal prueba resulte determinante para comprobar su uso real y efectivo en el mercado, debiendo ser acompañadas de otros elementos probatorios que acrediten su disponibilidad en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05262-2013-0-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por] los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuegto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto/del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón-Cuinteros Ss Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 11 En el caso concreto, es importante tener presente que mediante Resolución signada como Sentencia Siele, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria Administrativa y de Mercado declaró infundada la demanda por considerar que las empresas CREACIONES BUSSEM S.A., COMERCIAL CUORONOVA S.A. y representaciones El CHARÁN S.A. dienen el mismo representante legal y estarian comprando y vendiendo sus productos entre ellas, determinando que dicha vinculación impediría la comercialización de productos de manera consecutiva, continua y pública. 17 Proceso 656-1P-2015 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / l L PRESIDENTA SE raw Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Notifíquese a la Sala Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18