SIN TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 450-IP-2015 Interpretación Prejudicial Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2009-00555 CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA FIGURATIVA Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 2858, de 2 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 3 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009- 00555; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. 1.

ANTECEDENTES Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: Demandada: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Tercero interesado: PROCAPS S.A. AS 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 450-IP-2015 Hechos Relevantes El 4 de abril de 2008, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH presentaron solicitud! de cancelación por falta de uso de una marca figurativa?, registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 303 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. El 18 de julio de 2008, la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca, dio contestación a la solicitud de cancelación presentada por TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

El 24 de febrero del 2009, mediante Resolución 7502 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) canceló parcialmente la marca figurativa, limitando su protección a exclusivamente: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. inconformes con tal decisión, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 7502, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones 18119 de 20 de abril de 2009 y 38568 de 30 de julio de 2009, ambas confirmando la decisión inicial de cancelar parcialmente la marca figurativa.

En septiembre de 2009* TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho El 27 de noviembre de 2009, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por TROLL! IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Expediente Administrativo 03 75033. Certificado: 281116. Clase 30: dulces, gomas, bombones y todo tipo de producto de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, segú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.

De la revisión del Expediente no es posible determinar el día de presentación de la demanda. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 450-1P-2015 El 7 de abril de 2011, la SIC, contestó a la Acción de Nulidad interpuesta por TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. El 7 de abril de 2011, PROCAPS S.A., presento contestación a la Acción de Nulidad, como tercero interesado.

Mediante Auto de 23 de octubre de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURA TIVA, un cd que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI NEON SQUIGGLES acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado 281116".

“( ) dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI NEON SQUIGGLES, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ní aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria”.

“( ) es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa, ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por lo tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca nominativa a través del uso de un signo que combine elementos gráficos y nominativos, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se prueba que a dicha marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación”.

Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:. “( ) una marca se encuentra en uso y por lo tanto no procede su cancelación cuando los productos o servicios que ella distingue han sido 3 o 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3.

Proceso 450-1P-2015 puestos en el comercio, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, según la naturaleza de los productos o servicios y sus formas de comercialización en al menos uno de los países miembros”. “( ) fa Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad competente en la materia, valoró las pruebas allegadas por el titular de la marca cuya cancelación se solicitó por la demandante”.

“( ) la Superintendencia tuvo en cuenta el tipo de producto, el valor unitario de éste, el consumidor habitual y el tamaño de la empresa titular de la marca. Estableciendo que al ser gomas de gelatina un producto de confitería, que en el mercado existen gran cantidad de competidores y que este no es un bien considerado como de primera necesidad, las cifras de ventas que se evidencian de las facturas aportadas como pruebas y que comprenden el periodo entre 2005 y 2008, indican que el producto se ofrece en el mercado de manera significativa”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado La sociedad PROCAPS S.A. en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) se evidencia su clara aplicación ( ) del artículo 165 de la Decisión 486, puesto que ( ) la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó una limitación en los productos cobijados por la marca, según su mejor criterio, y desestimó la cancelación total de la marca”.

“( ) la Superintendencia de Industria y Comercio no solo no obro contra la citada norma, sino que su actuación se surtió en desarrollo de dicha disposición, como lo prueba la limitación de productos amparados. El deficiente concepto de violación planteado no aclara cómo se puede desconocer una norma que, precisamente, ha sido el soporte y conducto de la actuación administrativa”.

“( ) demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde exactamente al certificado de registro 281116, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, específicamente los relativos a confitería”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 165% de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años conseculivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por 4 Proceso 450-IP-2015 De oficio se interpretan los Artículos 166 y 167 de la aludida Decisiónf, por ser aplicables a la controversia.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN De la cancelación del registro de una marca. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso. Cancelación parcial de una marca. ANÁLISIS DE LOS TEMAS A INTERPRETARSE De la cancelación del registro de una marca En el Proceso Interno se ha discutido la procedencia de la cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA (mixta) registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar este tema”. falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de ta marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.

Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 201 2, expedida en el proceso 79-1P-2012. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 450-IP-2015 Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 4868,se establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 6 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 450-1P-2015 El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Si bien la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso?. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, teniendo en Proceso 17-1P-95. interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996. 1.9. 1.10. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 450-1P-2015 cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.10.1.

Si el signo figurativo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 281116; y, 1.10.2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estariamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.10.3.

Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación 8 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. A 2.8. Proceso 450-1P-2015 nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas tas pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —<que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 9 Proceso 450-1P-2015 2.9.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 2.10.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente 2.11.

Causales de justificación para el no uso de la marca. El Artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor. - Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. 2.12.

En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, así: 2.13. En el Derecho Público, el profesor VEDEL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible”.

Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no ( ) separable de la actividad considerada y ( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración”. Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: “Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor Á de un automóvil, es un simple caso fortuito( )' no indemnizable, concluye el VA Tribunal.

A 2.14.La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( )". "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la É 10 8 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. Proceso 450-IP-2015 producción del daño no podía impedirse ( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir.”10 A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURIDÍCA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa así mismo: «..el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy.

Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder y hasta 'ocurrir casualmente". “La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad. Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar.” (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires-Argentina, pág. 958).

Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que “sucede inopinada y casualmente”. Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: “el caso fortuito sería el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana”, y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: “ “El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado ', mientras que, por fuerza mayor 'debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo O. negativo * ”.

Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrian que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina.

Caso contrario no sería procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso. El Artículo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. GEORGES VEDEL, Derecho Administrativo, Edit.

Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6* edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. 11 Proceso 450-1P-2015 De acuerdo con lo que la norma enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. 2.20. Por lo antes expuesto se deberá determinar si en el caso sometido al examen de la oficina nacional competente quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada. 3.

Cancelación parcial de una marca 3.1. Enel caso en concreto, de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda la lista de sus productos, se canceló parcialmente la marca figurativa eliminando de su listado los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos” manteniendo el registro vigente para los siguientes productos: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”. 3.2.

El Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 3.3.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. | (Resaltado agregado) > 3.4.

Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios é 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 450-1P-2015 para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 2009- 00555. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 13 Proceso 450-1P-2015 _ bo P Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros - PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 14